OP22-1988 26/01/2023

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société JURISYSTEM SAS (société par actions simplifiée) a déposé, le 14 février 2022, la demande d’enregistrement n° 4 843 550, portant sur le signe verbal ALEXIA.FR.

Le 11 mai 2022, le CABINET LEXIA (société civile professionnelle) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

— la marque française LEXIA, déposée le 10 juin 2013 et enregistrée sous le n° 4 010 966, sur le fondement du risque de confusion ;

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- la dénomination sociale CABINET LEXIA, immatriculée le 29 octobre 2002 sous le n° 781839279, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.

A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A) SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION La société déposante soutient que l’opposition serait irrecevable, au motif que la société opposante n’aurait pas fourni la « copie de la marque antérieure « LEXIA » sur laquelle elle fonde son opposition, [ni] les pièces de nature à établir l’existence de la dénomination sociale « CABINET LEXIA », de simples extraits de site internet étant insuffisants à ce titre à défaut de tout document officiel ». Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14. ». L’article R. 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits […] ».

L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ».

L’article 4 – II de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 a) si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure, une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent ; […] d) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition […] ». En l’espèce, le 11 mai 2022, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que l’opposition était notamment fondée sur la base de la marque intérieure n° 134010966.

A cet égard, force est de constater que la société opposante a fourni un extrait de la base Marques du site DATA INPI, lequel comporte bien toutes les indications propres à établir la nature, l’origine ainsi que la portée des droits de la société opposante sur la marque LEXIA.

Ainsi, la société opposante a bien fourni un document faisant état de la marque antérieure dans son dernier état au sens des articles précités.

En outre, dans la rubrique précitée du récapitulatif de l’opposition, la société opposante a indiqué que l’opposition était également fondée sur la base de la dénomination sociale antérieure CABINET LEXIA.

A cet égard, force est de constater que la société opposante a fourni :

— un extrait du site INFOGREFFE, un extrait du site DATA INPI ainsi que les statuts de la société CABINET LEXIA afin d’établir l’existence de la dénomination sociale invoquée à l’appui de l’opposition ;

— des pièces de nature à établir l’exploitation de la dénomination sociale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition (pièces 5 à 25).

Ainsi, les pièces communiquées par la société opposante apportent toutes les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits sur la dénomination sociale CABINET LEXIA.

En conséquence, l’opposition, présentée dans les délais, formes et conditions prescrits, est recevable.

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4 B) SUR LE FOND

1. Sur le fondement de la marque française LEXIA n° 4 010 966 Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits et/ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et/ou services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.

Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L’opposition est fondée contre les services suivants : « Services juridiques ; médiation ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ».

La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants: « Services juridiques et judiciaires ; conseil, représentation et assistance juridique ; négociations juridiques ; assistance et représentation judiciaire ».

La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée.

Les services précités apparaissent similaires et identiques à certains services de la marque antérieure.

A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « un examen des services effectivement dispensés par les deux sociétés conduit à constater que leurs activités n’ont en réalité rien de similaire : alors que le site internet www.alexia.fr exploité par JURISYSTEM propose uniquement la mise en relation d’internautes avec des avocats, la société CABINET LEXIA fournit des prestations d’avocat ». En effet, la comparaison des services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des activités réelles ou supposées des parties.

En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALEXIA.FR, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe verbal LEXIA, ci-dessous reproduit :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par un point alors que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal.

Visuellement, les signes en présence comportent des éléments verbaux de longueur proche, ALEXIA pour le signe contesté et LEXIA pour la marque antérieure, lesquels partagent cinq lettres identiques sur six placées dans le même ordre et suivant un même rang, formant la même longue séquence LEXIA, constitutive de la marque antérieure et qui forme la quasi- totalité du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie très proche.

A cet égard, il importe peu que la marque antérieure « « LEXIA » se présente en lettres majuscules, [alors que] la marque « Alexia.fr » est en minuscule, à l’exception de la première lettre », comme le soulève la société déposante, dès lors que cette différence échappera aux consommateurs habitués à voir des termes présentés dans des casses différentes.

Phonétiquement, ces éléments verbaux comportent la même succession de sonorités [léc-ssia], ce qui leur confère également une prononciation très proche.

La seule différence entre ces deux éléments verbaux tenant à la présence de la lettre A en attaque du signe contesté ne saurait écarter leur perception globale très proche dès lors que cette différence ne porte que sur une seule lettre et que les éléments verbaux restent dominés par la même séquence de lettres LEXIA et des sonorités correspondantes.

Intellectuellement, les différences d’évocation entre les signes, invoquées par la société déposante, à savoir que la marque antérieure « renvoie peut-être au terme « lex », la loi en latin » alors que « Alexia est un prénom féminin d’origine grecque (et non latine), pendant du prénom masculin Alexis, ayant notamment pour signification « celle qui protège » » risquent vraisemblablement d’échapper au consommateur d’attention et de culture moyennes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 auquel il convient seul de se référer et dont les connaissances en latin et en grec sont très limitées, l’enseignement de ces langues restant optionnel.

En tout état de cause, à les supposer perçues, ces différences d’évocation ne sauraient écarter, au point de les supplanter, les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées.

Les deux signes diffèrent par la présence de l’ensemble .FR au sein du signe contesté.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus.

En effet, les éléments verbaux LEXIA et ALEXIA des signes en présence présentent un caractère distinctif au regard des services en cause.

A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel, « 16 marques contenant ce vocable « LEXIA » sont enregistrées à l’INPI et près de 30 contenant les quatre premiers mots du vocable, « LEXI ». Ce vocable est donc relativement usité et peu distinctif » ; en effet, eu égard au nombre considérable de marques revendiquant des services liés au secteur juridique, l’existence alléguée de seize marques comportant le vocable LEXIA sans aucun document propre à démontrer leur existence et sans aucune information quant à leurs titulaires, date et portée, n’est pas de nature à en démontrer le caractère usuel.

En outre, au sein de la marque contestée, l’élément verbal ALEXIA présente un caractère manifestement dominant en raison de sa présentation en attaque et de sa longueur et en ce que l’ensemble .FR est usuel pour désigner une adresse internet et renvoie donc au mode de commercialisation des services en cause. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, en raison de son caractère faiblement distinctif, l’extension « .fr » n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur au sein du signe contesté.

Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

Par ailleurs, est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel « JURISYSTEM exploite au surplus depuis quasi sept années la marque verbale « ALEXIA », n°4202899, déposée le 11 août 2015 en classe 35 » ; en effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, indépendamment de droits antérieurs dont la déposante pourrait être titulaire et dont l’appréciation ne relève pas de la présente procédure.

Enfin, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société déposante tirés de décisions rendues par des Cours d’appel, dès lors que ces décisions, ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce.

Le signe verbal contesté ALEXIA.FR est donc similaire à la marque verbale antérieure LEXIA.

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7 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.

2. Sur le fondement de la dénomination sociale CABINET LEXIA Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

L’article L 712-4 3° de ce Code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : (…) 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou services contestés et les activités invoquées proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. Ce risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale invoquée, et ce au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010).

L’existence du risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des produits ou services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent.

a) Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale La société opposante fait valoir qu’elle exerce sous la dénomination sociale CABINET LEXIA des activités de : « Profession d’avocat ».

Aux fins de justifier de la réalisation effective de cette activité sous la dénomination sociale invoquée au jour du dépôt contesté, la société opposante a fourni les pièces suivantes, ainsi décrites par celle-ci :

« Pièce n°5 – extraits du site web https://www.cabinetlexia.com/ présentant le CABINET LEXIA et en particulier son historique, ses valeurs, son objet, ses associés et leurs spécialités juridiques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

8 Pour l’année 2021 : – Carte de vœux électronique 2021 du Cabinet LEXIA envoyé à 629 adresses mail valides, justifié par un courriel du prestataire du 28 janvier 2021 et les deux factures du prestataire. Ces factures sont adressées au Cabinet LEXIA (Pièce n°6) – 2 Publications de modifications dans les annonces légales en 2021 avec le logo du Cabinet LEXIA (Pièce n°7) – 3 factures fournisseur émises en janvier, avril et juillet 2021 pour commandes de 1000 chemises palais et de 5000 papiers à en-tête avec logo Cabinet LEXIA et spécimens chemises palais et papier à en-tête. Ces factures sont adressées au Cabinet LEXIA (Pièce n°8)

Pour l’année 2020 :

- Carte de vœux papier 2020 du Cabinet LEXIA avec facture d’acompte du 24/12/2019 pour l’impression de 2000 exemplaires et la fourniture de 2000 enveloppes. La facture est adressée au Cabinet LEXIA (Pièce n°9)
- 4 Publications de modifications dans les annonces légales en 2020 avec le logo du Cabinet LEXIA (Pièce n°10)
- Facture fournisseur du 28 octobre 2020 pour la fourniture de 250 chemises palais et de 2500 papiers à lettre. La facture est adressée au Cabinet LEXIA (Pièce n°11)
- Lettre d’information en droit social du 30 avril 2020 avec justificatif de l’envoi par courriel aux clients (Pièce n°12)
- Lettre d’information en droit social du 7 mai 2020 avec justificatif d’envoi par courriel aux clients (Pièce n°13)
- Support d’intervention faite par M^e J, du Cabinet LEXIA, le 25 février 2020 auprès de BIOLINE BY INVIVO avec courriel de remerciement du client et justificatif de déplacement à Paris (Pièce n°14)

Pour l’année 2019 :

- Carte de vœux papier 2019 avec factures fournisseur d’acompte et de solde pour l’impression de 2000 exemplaires et la fourniture de 2000 enveloppes. Ces factures sont adressées au Cabinet LEXIA (Pièce n°15)
- 3 Justificatifs de publications d’annonces légales en 2019 avec logo du Cabinet LEXIA (Pièce n°16) - Portait d’un avocat du Cabinet LEXIA en tant que cabinet d’avocats dans LES ECHOS du 29 octobre 2019 et mail de communication (Pièce n°17)

Pour l’année 2018 :

- Carte de vœux papier 2018 avec facture envoi postal en janvier 2018 pour un montant de 3.119,76 €uros et 844,92 €uros en décembre 2017. Ces factures sont adressées au Cabinet LEXIA (Pièce n°18)
- Justificatifs de publications d’annonces légales en 2018 avec logo du Cabinet LEXIA (Pièce n°19)
- Justificatif de commande de parapluies à marque LEXIA en avril 2018 (Pièce n°20) Pour l’année 2017 :

- Carte de vœux papier 2017 avec devis accepté pour l’impression de 2000 exemplaires. Ce devis est adressé au Cabinet LEXIA (Pièce n°21)
- 2 Justificatifs de publications d’annonces légales en 2017 avec logo du Cabinet LEXIA (Pièce n°22)
- Support d’intervention revêtu de la marque LEXIA d’un séminaire organisé conjointement par BPI/Kedge le 22 février 2017 et échanges de courriels justifiant l’intervention (Pièce n°23) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

9 - Commande de 1000 cartes de visite à marque LEXIA avec spécimens cartes, mail de validation du BAT et facture fournisseur au nom du Cabinet LEXIA (Pièce n°24)
- Partenariat compétition golf ACSO du 16 juin 2017 avec mails justificatifs du support publicitaire sur lequel figurait la marque LEXIA au départ du trou sponsorisé (Pièce n°25)

De plus du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021, le Cabinet LEXIA a été mentionné en tant que conseil dans 302 décisions de justice selon le site web de jurisprudence doctrine.fr (Pièce n°26) ».

Au regard des pièces fournies par la société opposante, la dénomination sociale CABINET LEXIA apparaît effectivement exploitée pour des prestations d’avocat, et ce depuis une date antérieure au dépôt contesté, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Ainsi, il convient de prendre en considération l’activité invoquée de « Profession d’avocat ».

b) Sur le risque de confusion Sur la comparaison des services et activités L’opposition fondée sur cette dénomination sociale antérieure porte sur les services suivants de la demande d’enregistrement : « Services juridiques ; médiation ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ».

Comme précédemment relevé, l’exploitation de la dénomination sociale invoquée a été démontrée pour l’activité suivante : « Profession d’avocat ».

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services contestés et des activités invoquées incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Les « Services juridiques ; médiation ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle » de la demande d’enregistrement présentent les mêmes nature, objet et destination que l’activité de « profession d’avocat » invoquée.

En outre, répondant aux mêmes besoins juridiques, ils sont susceptibles de s’adresser à la même clientèle.

A cet égard, il importe peu que les services de la demande d’enregistrement contestée ne relèvent pas du monopole de l’avocat, dès lors que ces derniers présentent les mêmes nature, objet, destination et clientèle que les activités de la dénomination sociale antérieure invoquée.

Dès lors, il s’agit de services et activités similaires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent similaires aux activités de la dénomination sociale antérieure invoquée.

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10 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALEXIA.FR.

La dénomination sociale antérieure invoquée porte sur le signe CABINET LEXIA.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par un point alors que la dénomination sociale antérieure est constituée de deux éléments verbaux.

Comme il l’a été précédemment relevé dans la comparaison avec la marque antérieure LEXIA, l’élément verbal d’attaque ALEXIA du signe contesté est visuellement et phonétiquement proche de l’élément verbal LEXIA, présent au sein de la dénomination sociale antérieure.

Il en résulte d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes en présence.

Les deux signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l’ensemble .FR et par la présence, au sein de la dénomination sociale antérieure, du terme CABINET.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus.

En effet, il n’est pas contesté que les éléments verbaux LEXIA et ALEXIA des signes en présence présentent un caractère distinctif au regard des services en cause.

En outre, au sein de la marque contestée, comme précédemment démontré, l’élément verbal ALEXIA présente un caractère manifestement dominant.

Il en va de même de l’élément verbal LEXIA de la dénomination sociale antérieure, dès lors que le terme CABINET, qui le précède, fait référence au lieu de prestation des services en cause, en sorte qu’il n’apparaît pas de nature à retenir l’attention du consommateur des services en cause et renvoie au terme LEXIA auquel il se rapporte.

Le signe verbal contesté ALEXIA.FR est donc similaire à la dénomination sociale antérieure.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits, services et activités désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services et des activités en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal contesté ALEXIA.FR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services juridiques ; médiation ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ».

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.

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