OP22-2036 18/11/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur E P a déposé le 21 février 2022, la demande d’enregistrement n° 4845826 portant sur le signe verbal OTT OTHER THE TOP. Le 13 mai 2022, la société DOMAINES OTT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- La marque verbale de l’Union Européenne DOMAINES OTT, déposée le 7 octobre 2005, enregistrée sous le n° 004687604 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;

- La marque complexe de l’Union Européenne DOMAINES OTT, déposée le 25 avril 2016, enregistrée sous le n° 015368079, sur le fondement du risque de 1

confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2

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II.- DÉCISION SUR LE RISQUE DE CONFUSION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1/ SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE DE L’UNION EUROPENNE N° 004687604 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières); vins ; vins d’appellation d’origine contrôlée ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objet de l’opposition, sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OTT OTHER THE TOP, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal DOMAINES OTT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 4

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Les signes présentent en commun le terme identique OTT, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Si les signes en cause diffèrent par la présence dans le signe contesté des termes OTHER THE TOP et par la présence dans la marque antérieure du terme DOMAINES, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, au sein du signe contesté, le terme OTT, distinctif au regard des produits en cause, revêt un caractère dominant étant placé en attaque et en ce que les termes OTHER THE TOP, qui le suivent seront perçus comme une expression se référant expressément au terme OTT d’attaque, qui est ainsi mis en exergue. En outre, et ainsi que le souligne la société opposante, le terme OTT est présenté en lettres majuscules, alors que les autres termes sont présentés en minuscules à l’exception de la première lettre de chaque terme également en majuscule. Ainsi, le terme OTT apparaît visuellement dominant dans le signe contesté de par sa présentation particulière. En outre, les termes OTHER THE TOP peuvent apparaitre le développé de l’élément OTT, dès lors que leurs initiales, en majuscules, correspondent aux trois lettres de l’élément d’attaque OTT et y font ainsi directement référence. Au sein de la marque antérieure, le terme OTT, distinctif au regard des produits en cause, présente également un caractère dominant en ce que le terme DOMAINES qui le précède, usuel dans le domaine vitivinicole pour désigner des exploitations produisant du vin et dont l’usage est réglementé, apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté OTT OTHER THE TOP est donc similaire à la marque verbale antérieure DOMAINES OTT, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des 5

services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. 2/ SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE DE L’UNION EUROPEENNE N° 015368079 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières); vins ; vins d’appellation d’origine contrôlée ». Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OTT OTHER THE TOP, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe DOMAINES OTT, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors qu’il n’en diffère que par la présence au sein de la marque antérieure d’un élément figuratif (une étoile) et d’une calligraphie particulière qui ne sont pas de nature à écarter la 6

similarité entre les signes résultant des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté OTT OTHER THE TOP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants « vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée » ; Article deux : La demande d’enregistrement n° 4845826 est partiellement rejetée, pour les produits précités. 7