OP22-3576 23/12/2022

DECISION D’IRRECEVABILITE

D’UNE OPPOSITION ****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4.

I.- FAITS ET PROCÉDURE

Le 31 août 2022, la société SHAMBHALA EUROPE GMBH (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 4 876 394 portant sur le signe verbal SHAMBALA, déposée le 12 juin 2022 et publiée au BOPI 22/26 du 1er juillet 2022, en se prévalant de ses droits sur :

- la marque internationale désignant la France n° 834509 portant sur le signe verbal SHAMBHALA ;

- la marque internationale désignant l’Union européenne n° 018271965 portant sur le signe verbal SHAMBHALA.

L’Institut a notifié le 25 octobre 2022 à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition, à laquelle elle a répondu. 1

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II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION L’article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement.

Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ».

L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ».

L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ».

A cet égard, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée ».

En l’espèce, la société opposante a fait valoir, en rubrique 6 « FONDEMENTS DE L’OPPOSITION » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et les marques antérieures invoquées portent sur des services similaires ainsi que sur des signes identiques.

Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis.

Dans ses observations à la notification d’irrecevabilité, la société opposante fait valoir qu’ « Etant donné que le masque de saisie du téléservice prévu à cet effet sur le site Internet de l’INPI ne comporte pas de champ obligatoire pour l’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition, [elle n’a] pas identifié l’exposé des moyens comme une obligation ».

Elle ajoute qu’elle « souhaite une décision de l’INPI sur la base du dossier, c’est-à-dire une décision de l’INPI sur la base des faits sans autre exposé ».

A cet égard, elle soutient que « Le contexte est que, dans ce cas, le bien-fondé de l’opposition est évident. Les signes sont identiques et désignent tous deux des services similaires dans la classe 41, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de fournir des explications supplémentaires. Nous l’avons d’ailleurs indiqué dans le masque de saisie ».

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Toutefois, si le masque de saisie du téléservice sur le site Internet de l’Institut ne comporte pas de champ obligatoire pour l’exposé des moyens, cette circonstance résulte des dispositions de l’article R 712-14 du Code de la propriété intellectuelle, lesquelles permettent à l’opposant de compléter son opposition, « l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° [pouvant] être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois ».

En outre, cette circonstance et le fait que le formulaire d’opposition contient un certain nombre d’informations ne saurait, hormis l’identité des signes et des produits ou services en cause qu’il aurait été possible de constater, dispenser l’opposant de l’obligation de fournir un exposé des moyens, conformément à l’article R 712-14 du Code susvisé et à l’article 4 – II 3° de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158, qui prévoient expressément la fourniture d’un tel document.

En l’espèce, l’exposé des moyens, défini comme les « […] faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée » (article 4 – II 3° de la décision susvisée) fait partie des documents devant être nécessairement fournis sous peine d’irrecevabilité de l’opposition en vertu des dispositions susvisées.

A cet égard, il convient de souligner que l’exposé des moyens est destiné à permettre à la partie adverse et à l’Institut de connaître précisément les arguments développés par l’opposant en vue de démontrer le risque de confusion. Il vise également à permettre à la partie adverse d’exercer utilement sa défense en connaissance des arguments présentés par l’opposant.

En outre, il convient de préciser que la société opposante a indiqué dans son récapitulatif de demande que l’opposition portait sur des services similaires. A cet égard, si l’identité peut se constater, la similarité quant à elle, nécessite une démonstration, laquelle doit être exposée dans l’exposé des moyens.

Par ailleurs, la société opposante fait valoir que dans la « lettre du 31 août 2022, vous avez simplement indiqué que nous avions la possibilité – et non l’obligation – de compléter notre opposition dans un délai d’un mois suivant l’expiration du délai de deux mois pour former opposition, en fournissant le cas échéant – pas dans tous les cas – les pièces et informations supplémentaires », qu’elle a « perçu la possibilité de compléter comme une formalité » et en déduit qu’ « II s’agit donc d’une formalité qui peut avoir un effet positif pour l’opposant, mais qui ne constitue pas une obligation ». A cet égard, si le courrier transmis le 31 août 2022, qui accuse réception de l’opposition, évoque la possibilité pour l’opposant de compléter son opposition dans un délai supplémentaire d’un mois, tel qu’il en ressort des dispositions de l’article R 712-14 du Code de la propriété intellectuelle, il doit être interprété comme un rappel des textes en vigueur. Certains opposants choisissant de fournir l’intégralité des moyens et pièces dès la formation de l’opposition, la formule « le cas échéant » fait allusion à la faculté de différer la fourniture de certaines pièces mais ne saurait, en tout état de cause être interprétée, comme le fait l’opposant, comme le dispensant de l’obligation de fournir un exposé des moyens, telle qu’elle ressort des textes précités.

Enfin, ne peut être prise en considération l’argumentation de la société opposante fondée sur « Les conditions de recevabilité absolues […] les conditions de recevabilité relatives […] Les 3

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indications facultatives » et sur le fait qu’elle a « considéré [la] communication du 31 août 2022 comme une indication de la possibilité de fournir des indications facultatives et non comme une invitation à remédier aux irrégularités ».

En effet, l’Institut n’a pas le pouvoir d’inviter l’opposant à régulariser son opposition (Cour de cassation, ch. com., 30 mai 2007, INPI c/ sté JM WESTON, A/2005/21134), cette possibilité n’étant pas prévue par les textes français.

En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : l’opposition numéro OP22-3576 est déclarée irrecevable.

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