OP22-3971 27/06/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur R K a déposé le 6 juillet 2022, la demande d’enregistrement n° 22 4 882 698 portant sur le signe verbal SO OBSESSED PARIS. Le 29 septembre 2022, la société portugaise DEBONAIR TRADING INTERNACIONAL LDA (personne morale de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne SO…?, déposée le 7 mars 1997, enregistrée sous le n° 000485078 et régulièrement renouvelée depuis. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement par courrier du 9 novembre 2022 sous le n° 22-3971. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une marque antérieure faisant l’objet d’une action en annulation devant l’EUIPO, la procédure a été suspendue dès l’origine. Par courrier en date du 28 janvier 2025, la procédure d’opposition a repris, à l’issue de cette action en annulation, à la requête de la société opposante. Ce courrier de reprise a été notifié au 1

titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2

II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ». Dans le récapitulatif de l’opposition, la société opposante invoque les produits suivants de la marque antérieure : « Produits de toilette; produits pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps; produits de bronzage; produits pour renforcer et durcir les ongles; produits pour le bain et la douche; savons de toilette; produits pour tonifier le corps; tous non médicinaux; parfums; fragrances; après- rasage, laits, huiles, crèmes, gels, poudres et lotions; mousses à raser; cosmétiques; eau de Cologne; eaux de toilette; huiles essentielles; shampooings; après-shampooings; lotions pour les cheveux; produits pour les cheveux; produits coiffants; produits de toilette contre la transpiration; déodorants à usage personnel; dentifrices ». Toutefois, suite à la décision R 2115/2022-4 rendue par la quatrième chambre de recours de l’EUIPO en date du 19 mars 2024, le libellé de la marque antérieure à prendre en compte dans la présente opposition est le suivant : « Produits de toilette; produits pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps; produits pour le bain et la douche; tous non médicinaux; parfums; fragrances; laits, crèmes, gels, et lotions pour le soin du corps; cosmétiques; eau de Cologne; eaux de toilette; shampooings; lotions pour les cheveux, à savoir shampooings secs; produits pour les cheveux, à savoir shampooings secs; produits coiffants, à savoir shampooings secs; produits de toilette contre la transpiration; déodorants à usage personnel ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Le titulaire de la demande d’enregistrement n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le titulaire de la demande d’enregistrement n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 3

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal SO OBSESSED PARIS. La marque antérieure porte sur la marque verbale SO…?. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal suivi d’éléments de ponctuation. Les signes en présence ont en commun la séquence SO en attaque. Toutefois, visuellement, le signe contesté SO OBSESSED PARIS et la marque antérieure SO…? présentent des physionomies et longueur distinctes (trois termes dans le signe contesté / un terme suivi de points de suspension et d’un point d’interrogation dans la marque antérieure). Phonétiquement, ces dénominations se distinguent tant par leur rythme (six temps pour le signe contesté / un temps pour la marque antérieure) que par leurs sonorités finales induites par les termes OBSESSED et PARIS. Intellectuellement, le signe verbal contesté SO OBSESSED PARIS, sera compris en français comme signifiant « TELLEMENT / SI OBSÉDÉ », faisant d’une part référence désignant « une personne en proie à une obsession » et d’autre part référence à la capitale française, évocations absentes de la marque antérieure SO… ? qui sera davantage perçue comme une interrogation signifiant « ALORS… ? » ou « DONC… ? », ce qui distingue nettement les signes en présence. Ainsi, l’impression d’ensemble produite par les signes est différente. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. A cet égard, la société opposante fait valoir que dans le signe contesté, « le mot d’attaque SO ne forme pas un tout indivisible avec les termes obsessed Paris avec lesquels il se fonderait et perdrait son individualité ou sa signification, dans la mesure où les mots so et obsessed, d’une part, sont redondants (so et obsessed évoqueront une, image, un mot qui s’impose à l’esprit), et Paris, d’autre part, la ville éponyme, et apparaissent par conséquent dépourvus de caractère distinctif ». Toutefois, l’élément verbal SO commun aux deux signes, s’il apparaît distinctif, n’est pas dominant au sein du signe contesté en ce que l’élément OBSESSED qui le suit, compris en français comme signifiant « OBSÉDÉ », est également distinctif, contrairement à ce que soutient la société opposante, au regard des produits en cause, dans la mesure où il ne présente pas de lien direct et concret avec eux, ni n’en désigne une caractéristique précise. 4

A cet égard, si comme le soutient la société opposante, les signes en présence partagent « une dénomination monosyllabique SO, placée en position d’attaque », il n’en reste pas moins qu’ils ne partagent que deux lettres d’attaques communes et que l’élément OBSESSED, comprenant huit lettres, est quatre fois plus long et occupe ainsi une place beaucoup plus importante, de sorte qu’il est immédiatement perceptible et qu’il est, à tout le moins, tout autant apte à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Par ailleurs, même si le terme PARIS, à supposer qu’il soit pris isolément, évoque une caractéristique des produits en cause, il a été constaté que le signe contesté forme une expression dont la perception visuelle, phonétique et conceptuelle est nécessairement globale, et ce indépendamment de la valeur de chacun des éléments qui la composent. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société opposante, la séquence SO n’est pas dominante, ni apte à retenir à elle seule l’attention des consommateurs au sein du signe contesté, lequel sera appréhendé et retenu dans sa globalité. Le consommateur de référence percevra donc les différences précitées entre les signes en présence et ce même si, comme le relève la société opposante, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Ainsi, compte tenu de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles, les signes en présence produisent une impression d’ensemble distincte excluant toute similitude entre eux. Le signe verbal contesté SO OBSESSED PARIS n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure SO… ?, dont il ne peut être perçu comme la déclinaison. Enfin, est sans portée sur la présente procédure l’argumentation de la société opposante fondée sur des décisions de l’Institut rendues dans des circonstances distinctes. En effet, dans les décisions invoquées, l’élément SO était accolé à un élément verbal dépourvu de caractère distinctif ou faiblement distinctif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce du terme OBSESSED, comme précédemment démontré. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante. En l’espèce, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des produits, tel n’est pas le cas en l’espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé lorsque la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. À l’appui de son opposition, la société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure dans le domaine des cosmétiques. 5

À cet égard, elle fait valoir que « Les cosmétiques de la marque SO…? sont destinés à une clientèle jeune, constituée d’adolescents » et que les produits cosmétiques SO… ? :  sont « vendus en France notamment sur Internet (Pièce n° 3 – Extrait du site Internet www.groupon.fr) »  « rencontrent un succès important auprès des adolescents, en raison du fait qu’ils apparaissent, notamment, dans la presse populaire destinée à des lecteurs adolescents (Pièce n° 4 – Extrait du magazine Series Zap daté de juillet/août 2007) »  « ont également remporté de nombreux prix internationaux (Pièce n° 5 – Extraits du site Internet www.sofragrance.com): – Les Pure Beauty Awards en 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 ; – Les Dolly Awards en 2006 » Elle ajoute que le Tribunal de l’Union européenne a retenu que « la marque de l’Union européenne SO… ? jouit d’une renommée dans une partie substantielle de l’Union Européenne (Pièces n° 6 – TUE décision T-341/13 du 8 juin 2017 confirmée par l’arrêt du 28 février 2019 C-505/17 P) ». Toutefois, les arguments et pièces précitées ne permettent pas d’établir la connaissance particulière de la marque antérieure dans le domaine des cosmétiques, de sorte que cet argument ne saurait être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion. A cet égard, la pièce n° 3, invoquant des ventes sur Internet en France via des plateformes telles que Groupon en 2018, ne démontre pas de manière probante une diffusion large et continue de la marque auprès d’un public suffisamment vaste et représentatif. En effet, les ventes sur un site Internet comme Groupon, bien que témoignant d’un certain usage de la marque antérieure, ne permettent pas d’établir l’étendue réelle de la rencontre avec le consommateur de la marque, surtout si l’on considère que la clientèle d’un tel site peut être très diverse et peu ciblée spécifiquement sur le domaine des cosmétiques. Par ailleurs, l’article du magazine Series Zap (pièce n° 4), bien qu’il mentionne un succès auprès des adolescents en 2007 est très ancien et ne fournit aucune donnée quantitative sur le nombre de lecteurs ou sur l’impact de l’apparition dans ce magazine. La mention de « presse populaire destinée à des lecteurs adolescents » ne permet pas non plus de caractériser une reconnaissance étendue sur le marché des cosmétiques. De plus, l’impact de cette presse est limité dans le temps et ne traduit pas nécessairement une notoriété pérenne au jour du dépôt de la demande d’enregistrement contestée. De même, les prix internationaux, tels que les Pure Beauty Awards et Dolly Awards dont le plus récent date de 2015, sont mentionnés (pièce n° 5), mais sans contexte sur leur étendue géographique et leur impact spécifique sur la reconnaissance de la marque. Une telle mention ne permet pas d’établir une notoriété généralisée ou significative de la marque antérieure auprès du public de référence. En outre, la société opposante fait valoir que le Tribunal de l’Union européenne a reconnu la renommée de la marque antérieure SO…? sur une partie substantielle de l’Union européenne dans une décision précédente (pièce n° 6). Toutefois, la communication d’une décision rendue antérieurement ne saurait apporter la preuve de la connaissance de la marque antérieure dans le cadre de la présente procédure. En effet, la connaissance est appréciée in concreto dans chaque décision au vu des éléments fournis et ne saurait être transposée la solution retenue dans d’autres cas d’espèce. En conséquence, si les documents fournis démontrent un certain usage de la marque SO…?, ils ne suffisent pas à établir la notoriété pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition pour le consommateur concerné. 6

A insi, en l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SO OBSESSED PARIS peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SO…?. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 7