OP22-3924 24/04/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur R J a déposé, le 07 juillet 2022, la demande d’enregistrement n° 4 883 014 portant sur le signe figuratif DAMIANO. Le 23 septembre 2022, la société DAMIANI INTERNATIONAL SA (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure de l’Union européenne DIAMINI déposée le 12 janvier 2021 et enregistrée sous le n°018 374 278, sur le fondement du risque de confusion et sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Toutefois, la protection sur le territoire de l’Union Européenne de la marque antérieure ayant été accordée depuis moins de cinq ans, l’Institut a informé les parties que son titulaire ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de cette marque.

A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

I I.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous- vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements en imitations du cuir; Tenues de soirée; Costumes de plage; Vêtements en cuir; Robes; Tenues de soirée; Peignoirs; Bandanas [foulards]; Bérets; Culottes; Chemises; Tee-shirts de sport; Tee-shirts; Chapeaux; Vestes décontractées; Manteaux de soirée; Ceintures [habillement]; Ceintures porte-monnaie [habillement]; Costumes de soirée; Chapellerie; Costumes de plage; Cravates [foulards noués]; Pochettes [habillement]; Foulards; Vestes; Smokings [vestons de cérémonie]; Coupe-vents; Jupes; Gants [habillement]; Manteaux de pluie; Jeans; Jambières; Jerseys [vêtements]; Bonneterie; Chandails; Pantalons; Pantalons de ville; Fourrures [vêtements]; Manchettes [habillement]; Châles; Protecteurs de col; Pardessus; Combinaisons [vêtements]; Uniformes; Tenues de soirée; Vêtements; Chapellerie. ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires ou identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, sont inopérants les arguments du déposant relatifs aux différences d’activités entre les parties en présence selon lesquels « la marque DAMIANI ne commercialise que des produits de Haute Joaillerie, ce qui la tient fort loin de ce que la marque DAMIANO entend commercialiser ». En effet, la comparaison des produits, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées.

D e plus, sont inopérants les arguments du déposant relatifs à l’absence de similarité au regard de produits couverts par la marque antérieure mais non invoqués dans la présente opposition. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires et identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif DIAMINO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination DAMIANI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Visuellement, les signes en présence sont de longueur identique et comportent six lettres identiques placées dans le même ordre formant la longue séquence d’attaque commune DAMIAN-, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme identique ainsi que les mêmes sonorités d’attaque [damian]. Les signes diffèrent par la substitution de la lettre O à la lettre I. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter la perception visuelle et phonétique très proche de ces signes en ce qu’elle porte sur seule lettre située à la fin de dénominations longues et que celles-ci restent dominés par une longue succession de lettres et de sonorités communes. Enfin, est inopérante l’argumentation du déposant selon laquelle, la dénomination DAMIANO correspondrait à son nom patronymique. En effet, si l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle autorise le titulaire d’un nom patronymique à en faire usage, nonobstant l’enregistrement d’une marque antérieure, un tel usage n’inclut pas son dépôt à titre de marque (si celui-ci porte atteinte, comme en l’espèce, à un droit antérieur déposé à titre de marque). Ainsi, il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes. La marque figurative DAMIANO est donc similaire à la marque verbale antérieure SOGIA.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.

C ONCLUSION En conséquence, le signe DAMIANO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous- vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.