NL20-0084 13/02/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020- 35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 23 octobre 2020, la société de droit chinois YADEA TECHNIC GROUP CO., LTD. (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 20-0084 contre la marque verbale n°16/4247022 déposée le 6 février 2016 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur P B (le titulaire de la marque contestée) est devenu titulaire par suite d’une transmission de propriété dument inscrite au registre, a été publié au BOPI n°16-26 du 1er juillet 2016. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 12 : Appareils de locomotion terrestres ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; roues de cycles ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». 3. Le demandeur invoque deux motifs relatifs de nullité et se fonde sur les atteintes suivantes :

- Une atteinte à l’enregistrement international n° 1102684 du 9 décembre 2011, régulièrement renouvelé en 2021, désignant la France, et portant sur le signe ci-dessous reproduit : Cet enregistrement a fait l’objet d’une invalidation partielle pour sa partie française, inscrite à la Gazette 2022/35 du 15 septembre 2022 ;

- Une atteinte au nom de domaine yadea.com, réservé le19 avril 2002. Il invoque également les motifs absolus suivants : «Le signe est de nature à tromper le public » et « La marque a été déposée de mauvaise foi ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur précise au préalable être le « leader mondial dans le domaine de la fabrication de scooters et vélos électriques, secteur naissant en France ». Il requiert la nullité totale de la marque contestée aux motifs que celle-ci:

- Serait de nature à tromper le public : les scooters vendus par le titulaire de la marque contestée sous la marque YADEA FRANCE sont fabriqués exclusivement et totalement en Chine et ne sont donc pas d’origine française, contrairement à ce qui est visé dans le libellé de la marque contestée, de sorte qu’il s’agit d’une tromperie effective du consommateur ; il fournit à cet égard les pièces 1 à 11 bis ;

- A été déposée de mauvaise foi : Le titulaire de la marque contestée a été l’agent en France de la société demanderesse de sorte qu’il avait bien connaissance de l’usage antérieur du signe YADEA pour désigner des scooters électriques ; en outre la marque

contestée, ainsi que plusieurs marques contenant le terme YADEA, ont été déposées sans l’autorisation du demandeur démontrant ainsi l’intention de nuire du titulaire ;

- Porterait atteinte à la partie française de la marque internationale antérieure YADEA : le demandeur soulève un risque de confusion entre la marque contestée et sa marque antérieure, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la quasi-identité des signes et de la distinctivité intrinsèque importante de la marque antérieure en France ;

- Porterait atteinte à son nom de domaine yadea.com : il fournit à cet égard les annexes 7, 13 et 14 aux fin de démontrer l’exploitation non seulement locale en France de ce nom de domaine pour la vente de scooters électriques et invoque un risque de confusion entre ce nom de domaine et la marque contestée. Le demandeur fournit les pièces suivantes à l’appui de sa demande : ANNEXE 1 = Extrait Kbis de la société YADEA France. ANNEXE 1bis = Historique des inscriptions modificatives sur la dénomination YADEA France. ANNEXE 2 = certificat d’incorporation de la société Wuxi Yadea Export-Import Co Ltd, (certificat original et traduction). ANNEXE 3 = contrat de distribution entre la société Wuxi Yadea Export-Import Co Ltd (filiale de la Demanderesse) et YADEA FRANCE (société du titulaire de la marque contestée). ANNEXES 4 (de l’Annexe 4-1 à 4-7bis) = échanges d’emails et factures entre les deux parties à l’action. ANNEXE 5 = documents officiels (déclarations de douanes, connaissements, factures) entre les deux parties à l’action. ANNEXE 6 = copie Whois du nom de domaine yadea.com et certificat d’enregistrement. ANNEXE 7 = présentation du scooter YADEA G5 sur le site Internet de la Demanderesse. ANNEXE 8 = Whois du nom de domaine yadea.fr de la Défenderesse. ANNEXE 9 = échanges de courriels entre les parties à l’action. ANNEXE 10 = présentation du scooter YADEA G5 sur le site Internet de la Défenderesse. ANNEXE 11 = article de ebikeGeneration. ANNEXE 11bis = article de Scootersélectriques.fr. ANNEXE 12 = copie de la marque internationale antérieure invoquée n° 1102684 (désignant la France) à partir des bases de l’OMPI. ANNEXE 12bis = copie de la marque antérieure invoquée à partir de la base de l’INPI. ANNEXE 13 = mention, sur le site Internet de la Demanderesse, du Distributeur en France. ANNEXE 14 = copie du site Internet de la Demanderesse. ANNEXE 16 = copie des marques que Mr B a déposé en violation des droits de la Demanderesse, et ce postérieurement à la marque antérieure invoquée par la Demanderesse. ANNEXE 17 = Courrier officiel de la Demanderesse remettant en cause le contrat de distribution ANNEXE 18 = Acte de fin du contrat de distribution. ANNEXE 19 = copie du site Internet de la Défenderesse. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du transfert de propriété. Un courrier simple et un courriel ont également été envoyés au mandataire le représentant devant l’Institut dans le cadre d’une autre procédure l’opposant au demandeur.

6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 2 décembre 2020, reçu le 4 décembre 2020. Cette notification l’informait également que la partie française de l’enregistrement international n°1102684 sur lequel est notamment fondée la demande en nullité faisait l’objet d’une demande en déchéance introduite devant l’Institut, de sorte que conformément à l’article

R. 716-9 2° du Code de la propriété intellectuelle, la phase d’instruction était suspendue. Le demandeur a quant à lui été informé de la suspension dès l’origine de la procédure en nullité par courrier recommandé en date du 2 décembre 2020, reçu le 7 décembre 2020. 7. Le 27 juillet 2021, l’Institut a rendu une décision statuant sur la demande en déchéance formée à l’encontre de l’enregistrement international n°1102684 et désignant la France, servant notamment de base à la présente demande en nullité. Par conséquent, suite à l’inscription de cette décision à la Gazette de l’OMPI, les parties ont été informées de la reprise de la présente procédure en nullité, par un courrier en date du 15 septembre 2022, reçu par les parties le 19 septembre 2022. La notification adressée au titulaire de la marque contestée l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 8. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti par le titulaire de la marque contestée, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 21 novembre 2022, les 19 et 20 novembre tombant un samedi et un dimanche. II.- DECISION A- S ur les motifs absolus de nullité 1. S ur le droit applicable 9. La marque contestée a été déposée le 6 février 2016, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019. 10. En conséquence, la validité du signe doit être appréciée au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle issues de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 11. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». 12. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». 13. En outre, conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit » ainsi qu’à la jurisprudence (notamment Cass. Com. 25 avril 2006, pourvoi n°04-15641), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque déposée de mauvaise foi.

14. A cet égard, la Cour de cassation, a pu préciser que, toute marque déposée en fraude des droits d’autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquelle l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné avec l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d’annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774). 15. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fond a) Sur le fondement du caractère trompeur du signe 16. En l’espèce, l’enregistrement contesté porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 17. Cet enregistrement désigne les produits suivants : « Classe 12 : Appareils de locomotion terrestres ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; roues de cycles ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». 18. Aux termes de l’article L.711-3 c) du code de la propriété intellectuelle précité, apparaît de nature à tromper le public, un signe qui induit en erreur le consommateur sur une caractéristique présentée des produits et services auxquels il s’applique. 19. Ce motif suppose que puisse être retenue l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (CJCE, 30 mars 2006, E E, C-259/04). 20. En outre, l’appréciation du motif de tromperie, ne peut être portée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception de la marque par le public pertinent. 21. Ainsi, le motif de tromperie implique une désignation suffisamment spécifique des caractéristiques potentielles des produits et services couverts par la marque. Ce n’est que dans l’hypothèse où le consommateur visé est amené à croire que les produits et les services possèdent certaines caractéristiques qu’ils ne possèdent pas en réalité, qu’il serait trompé par la marque. 22. Le demandeur estime que la marque contestée est trompeuse en ce que les produits du titulaire ne sont pas d’origine française ou fabriqués en France, contrairement à ce qui est mentionné dans le libellé. Il précise à cet égard que le titulaire de la marque litigieuse, par le biais de sa société YADEA FRANCE, est son distributeur en France, et commercialise ainsi les produits de la société demanderesse, lesquels sont fabriqués en Chine. Il présente les documents suivants à l’appui de sa démonstration :

- A nnexe 1 = Extrait Kbis de la société YADEA FRANCE : il ressort de ce document que la société dont le titulaire de la marque contestée est le gérant a été créée en décembre 2015 pour des activités d’« achat vente location de tous véhicules légers et électriques. Import- Export de toutes marchandises » ;

- A nnexe 1bis = Historique des inscriptions modificatives sur la dénomination YADEA FRANCE : ce document indique que la société du titulaire de la marque contestée a changé de dénomination sociale pour devenir YADEA FRANCE en juillet 2016 ;

- A nnexe 2 = certificat d’incorporation de la société Wuxi Yadea Export-Import Co Ltd, (certificat original et traduction) : ce document établit le lien entre le demandeur (société mère) et la société Wuxi Yadea Export-Import Co Ltd (société filiale) ;

- A nnexe 3 = contrat de distribution entre la société Wuxi Yadea Export-Import Co Ltd (filiale de la Demanderesse) et YADEA FRANCE (société du titulaire de la marque contestée) : contrat signé par les parties en décembre 2018, lequel mentionne la commande de scooters électriques par la société du titulaire de la marque contestée auprès de la société filiale du demandeur ; - A nnexes 4 (de l’Annexe 4-1 à 4-7bis) = échanges d’emails et factures entre les deux parties à l’action :  Annexe 4-1 : courriel du 16 février 2016 mentionnant notamment des achats de pièces détachées avec une facture datée du 16 février 2016 ;  Annexe 4-2 : courriel daté de décembre 2017 portant sur le prochain développement en France de la marque YADEA du demandeur ;  Annexe 4-3 : courriels datés de décembre 2017 portant sur une commande de produits ;  Annexe 4-4 : courriel daté de février 2018 mentionnant le contrat de distribution entre les parties, portant sur les scooters électriques du demandeur et leur diffusion en France ;  Annexe 4-5 : courriels datés de mars 2019 et portant sur un catalogue ;  Annexe 4-6 : courriels datés de novembre 2019 et portant sur la promotion d’un scooter électrique ;  Annexe 4-7 : courriel daté de février 2020 et portant sur la traduction en français d’un manuel utilisateur d’un scooter du demandeur ;  Annexe 4-7bis) : manuel d’utilisation d’un scooter électrique du demandeur rédigé en anglais ;

- A nnexe 5 = documents officiels (déclarations de douanes, connaissements, factures) entre les deux parties à l’action : ces documents datés de 2017 et 2019 portent sur l’achat et l’importation en France par la société du titulaire de la marque contestée de scooters électriques du demandeur ;

- A nnexe 6 = copie Whois du nom de domaine yadea.com et certificat d’enregistrement
- A nnexe 7 = présentation du scooter YADEA G5 sur le site Internet de la Demanderesse  ;

- A nnexe 8 = Whois du nom de domaine yadea.fr de la Défenderesse  ;

- A nnexe 9 = échanges de courriels entre les parties à l’action  : échange daté du 17 et 20 février 2016 dans lequel le titulaire originel de la marque contestée annonce notamment la création de la société YADEA FRANCE et d’un site Internet pour développer la marque YADEA du demandeur en France ;

- A nnexe 10 = présentation du scooter YADEA G5 sur le site Internet de la Défenderesse  : extrait du site Internet de la société du titulaire de la marque contestée daté d’octobre 2020 et portant sur un modèle de scooter électrique YADEA G5 ;

- A nnexe 11 = article de ebikeGeneration  : article daté de novembre 2019 et portant sur la présentation par le demandeur de deux nouveaux modèles de scooters YADEA et de sa possible commercialisation en France via un importateur ;

- A nnexe 11bis = article de Scootersélectriques.fr  : copie écran datée d’octobre 2020 d’un article portant sur un modèle de scooter YADEA « made in China » et dont il est indiqué que l’importateur français est la société YADEA FRANCE. 23. En l’espèce, il y a lieu de constater, que les produits en cause (supra point 17), s’adressent au grand public. 24. Il ressort de l’analyse des documents fournis par le demandeur, qu’ils sont tous datés postérieurement au dépôt de la marque contestée et portent sur des faits postérieurs, à savoir les conditions d’exploitation effectives de celle-ci, à l’exception de l’annexe 1.

25. Or, il est constant qu’ « une marque est nulle lorsqu’elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l’une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation, qui n’intéressent que la déchéance ultérieure des droits qui lui sont attachés » (Cour de cassation, le 15 mars 2017, POYFERRE, 15-19513 15-50.038). Le caractère déceptif de la marque en tant que motif de nullité doit ainsi être apprécié uniquement en considération du signe en lui-même, au regard des produits ou services tels que désignés, indépendamment du contexte et de l’usage qui en est fait (CA Paris 19 octobre 2005, VORTEX, n° 04/19319). 26. Ainsi, en présentant des arguments et documents qui ne portent que sur les conditions d’exploitation de la marque contestée, lesquelles relèvent en outre d’une période postérieure au dépôt de celle-ci, le demandeur n’établit pas que le signe YADEA FRANCE, appliqué à des « Appareils de locomotion terrestres ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; roues de cycles » dont il est précisé que « tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France », soit intrinsèquement de nature à induire le public en erreur sur une de leurs caractéristiques, notamment leur nature, leur qualité ou leur provenance géographique, et ce à la date du dépôt. 27. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur son caractère trompeur est rejeté. b) Sur le fondement de la mauvaise foi 28. En application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, le dépôt d’une marque est susceptible d’être qualifié de frauduleux dès lors qu’il porte atteinte aux intérêts d’un tiers, notamment lorsqu’il a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité, présente ou future et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue. 29. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. 30. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75). 31. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou

similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07). 32. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. 33. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité. 34. A titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : et que le demandeur invoque l’usage antérieur du signe YADEA, pour désigner des scooters électriques.  Connaissance de l’usage antérieur du signe litigieux 35. Le demandeur précise que le titulaire de la marque contestée, par le biais de sa société YADEA FRANCE, est devenu son agent en France dès 2015. Il se réfère à cet égard aux annexes 1 à 10 (décrites supra au point 22). Il en déduit qu’au jour du dépôt le titulaire connaissait l’usage du signe YADEA par le demandeur et l’existence de marques YADEA appartenant au demandeur. 36. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 6 février 2016 par le titulaire originel, agissant pour le compte de la société YADEA FRANCE en cours de formation. Elle a ensuite été cédée au titulaire actuel en juillet 2018. Il convient donc de rechercher si, à la date de dépôt, le titulaire originel de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe YADEA par le demandeur. 37. Il ressort notamment des documents suivants que le titulaire originel était en pourparlers avec la filiale du demandeur pour distribuer et promouvoir les produits YADEA en France :

- A nnexe 4-1 , à savoir un courriel du 16 février 2016 mentionnant des achats de pièces détachées avec une facture de la même date émanant du demandeur et sur laquelle figure le signe YADEA ;

- A nnexe 9 , à savoir un échange de courriels datés des 17 et 20 février 2016 dans lequel le titulaire originel de la marque contestée informe la société filiale du demandeur qu’il va changer de nom de société (pour devenir YADEA FRANCE) et procéder à la création d’un nom de domaine yadea.fr pour « développer [la] marque [du demandeur] ». 38. Ces documents, concomitants au dépôt de la marque contestée, démontrent les relations précontractuelles existantes entre le titulaire originel de la marque litigieuse et la société filiale du demandeur et la connaissance de l’usage du signe YADEA par le demandeur pour désigner des scooters au jour du dépôt de la marque litigieuse.

39. Cette connaissance de l’usage antérieur du signe litigieux n’est par ailleurs pas contestée par le titulaire de la marque contestée, lequel n’a présenté aucune observation en réponse. 40. Il en résulte que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée le 6 février 2016 de l’usage antérieur du signe YADEA pour désigner des scooters électriques.  L’intention du titulaire de la marque contestée 41. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité. 42. Le demandeur rappelle que le dépôt d’une « marque de l’ayant droit par son distributeur est une preuve de mauvaise foi de longue date reconnue par la jurisprudence ». Il souligne la relation d’affaires existant entre les parties et relève notamment :

- Le fait que le titulaire originel ne l’a pas informé du dépôt de la marque litigieuse alors qu’il lui a demandé l’autorisation d’exploiter le nom de domaine yadea.fr (annexe 9) ;

- L’existence d’un contrat de distribution entre les parties, daté de 2018, dans lequel la société du titulaire de la marque contestée s’était engagée à ne jamais déposer les marques du demandeur (annexe 3) ;

- Les autres dépôts effectués par le titulaire de la marque contestée correspondant aux signes exploités par le demandeur (annexe 16). Il ajoute que le titulaire de la marque contestée n’avait aucune raison légitime de déposer la marque litigieuse puisque cette marque était déjà protégée en France au titre d’un enregistrement international désignant la France dont le demandeur est titulaire. Il en déduit que la marque contestée ainsi que les autres marques détenues par le titulaire, ont été déposées « dans l’intention de priver [le demandeur] de continuer son activité sur le territoire français en cas de rupture des négociations », ce qui est corroboré par l’action en déchéance formée par le titulaire à l’encontre de la partie française de sa marque internationale YADEA. 43. En l’espèce, le dépôt litigieux porte sur un signe très proche de celui exploité par le demandeur et désigne les « Appareils de locomotion terrestres ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; roues de cycles ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France », lesquels relèvent du même domaine que celui dans lequel exerce le demandeur. 44. Il convient de relever que le dépôt de la marque contestée est concomitant aux relations précontractuelles existantes entre les parties, le titulaire de la marque contestée ayant commandé des produits YADEA auprès du demandeur seulement quelques jours après le dépôt de la marque litigieuse (annexe 4-1). Il y a lieu de tenir compte de ce contexte précontractuel afin d’apprécier l’intention du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt. 45. Il convient également de souligner la non exclusivité des relations d’affaire entre les parties, tel que cela ressort de l’aveu même du titulaire originel de la marque contestée qui précise, dans un échange de courriels produit au titre de l’annexe 9, avoir « bien compris que l’exclusivité était pour le moment difficile car nous sommes au début de la relation [commerciale] ».

46. Enfin, il ressort de cette même annexe 9 que la marque contestée a été déposée sans en informer le demandeur alors qu’il l’avait pourtant fait s’agissant du changement de la dénomination sociale de sa société et de la réservation de son nom de domaine, et que ce signe faisait en outre déjà l’objet d’une protection en France à titre de marque. 47. Ainsi, au vu de la chronologie des évènements, du contexte précontractuel et non exclusif existant entre les parties, et du fait que le dépôt ait eu lieu sans en informer le demandeur, le dépôt peut être considéré comme une violation des usages honnêtes dans le commerce et les affaires, et du devoir de loyauté du titulaire de la marque contestée envers son partenaire commercial.

En effet, si ce dépôt s’inscrit dans un contexte précontractuel entre les parties, le contrat de distribution mentionné par le demandeur n’ayant été signé qu’en 2018, il n’en demeure pas moins qu’il peut être considéré comme une violation des usages honnêtes dans le commerce et les affaires. 48. Il convient dès lors de considérer que la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée est caractérisée. 49. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits désignés dans son enregistrement. B- S ur les motifs relatifs de nullité 1. S ur le droit applicable 50. Le demandeur fonde sa demande sur l’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019. 51. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 6 février 2016, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019. 52. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 53. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». 54. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ». 55. L’article L.713-3 du code précité précise quant à lui que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

56. Par ailleurs, en application de l’article L.711-4 précité qui établit une liste non exhaustive des droits antérieurs et conformément à la jurisprudence (notamment CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque portant atteinte à un nom de domaine antérieur. 57. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fond a) Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure complexe YADEA et la marque contestée 58. En l’espèce, la demande en nullité de la marque n°16/4247022 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec l’enregistrement international n°1102684 désignant la France. 59. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 60. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.  Sur les produits 61. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 62. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits de la marque contestée, à savoir : « Appareils de locomotion terrestres ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; roues de cycles ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». 63. A l’appui de sa demande, le demandeur invoque les produits suivants : « Véhicules électriques; motocyclettes; bicyclettes électriques; tricycles électriques; mini-motocyclettes motocyclettes alimentées par batterie; cyclecars; vélomoteurs; mini-motocyclettes alimentées par batterie; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail ». Toutefois, par suite d’une décision de l’Institut rendu le 27 juillet 2021, devenue définitive, le demandeur a été déchu de ses droits sur la partie française de l’enregistrement international antérieur invoqué, à compter du 9 juin 2020 pour les produits suivants : « Véhicules électriques autres que les scooters ; motocyclettes autres que les scooters ; bicyclettes électriques; tricycles électriques; mini-motocyclettes ; motocyclettes alimentées par batterie autres que les scooters ; cyclecars ; vélomoteurs; mini-motocyclettes alimentées par batterie; véhicules à

locomotion par terre autre que les scooters ; véhicules à locomotion par air, par eau et sur rail ». Par conséquent, le libellé de la marque antérieure à prendre en compte est le suivant : « Véhicules électriques, à savoir scooters ; motocyclettes, à savoir scooters ; motocyclettes alimentées par batterie, à savoir scooters ; véhicules à locomotion par terre à savoir scooters ». 64. En l’espèce, les « Appareils de locomotion terrestres ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; cycles ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.

65. En revanche, les « cadres de cycles ; roues de cycles ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la marque contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « véhicules à locomotion par terre à savoir scooters » de la marque antérieure. En effet, les premiers, destinés à des appareils de locomotion mus par l’action des pieds sur des pédales, n’ont pas pour objet les seconds qui sont des scooters. Les produits précités ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.  Sur les signes 66. La marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : 67. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : 68. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 69. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 70. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux. La marque antérieure est quant à elle composée d’une dénomination présentée dans une police d’écriture particulière. 71. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun la même dénomination YADEA, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble. 72. Ils diffèrent par la police d’écriture particulière du signe antérieur ainsi que par la présence de l’élément verbal FRANCE dans le signe contesté. 73. Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra point 75 à 79). 74. Les signes en présence présentent ainsi de très grandes similitudes visuelles et phonétiques, générant des ressemblances d’ensemble.

Les éléments distinctifs et dominants des signes 75. La dénomination YADEA commune aux deux signes apparait distinctive au regard des produits en cause. 76. Cette dénomination présente en outre un caractère dominant dans la marque antérieure. En effet, la présentation adoptée, à savoir la police d’écriture particulière, n’altère pas la lisibilité de la dénomination YADEA et son caractère immédiatement perceptible. 77. La dénomination YADEA présente également un caractère dominant au sein du signe contesté, de par sa position d’attaque et dès lors que l’élément FRANCE qui la suit apparait accessoire en ce qu’il ne vient que désigner l’origine géographique et commerciale des produits en cause. 78. La dénomination YADEA retiendra donc l’attention du consommateur à titre de marque tant dans la marque antérieure que dans le signe contesté. 79. Par conséquent, les signes présentent de très grandes ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.  Autres facteurs pertinents 80. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 81. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal. 82. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 83. En l’espèce, le demandeur estime que la marque antérieure bénéficie d’une distinctivité intrinsèque importante dès lors qu’elle ne possède aucune signification et qu’elle est dotée d’une orthographe très particulière. 84. Toutefois, l’absence de lien conceptuel entre la marque et les produits ou les services couverts par celle-ci ne suffit pas à conférer automatiquement à ladite marque un caractère distinctif intrinsèque plus élevé de nature à la protéger de façon plus étendue. 85. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit donc être considéré comme normal.

 Appréciation globale du risque de confusion 86. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. 87. En l’espèce, en raison de la similarité des produits cités au point 64, des ressemblances d’ensemble entre les signes renforcés par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. 88. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les produits visés au point 65. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits en cause, lequel fait défaut en l’espèce. 89. En conséquence, la marque contestée doit être partiellement déclarée nulle pour les produits cités au point 64, à savoir les « Appareils de locomotion terrestres ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; cycles ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France », sur le fondement d’un risque de confusion avec l’enregistrement international antérieur n°1102684 désignant la France. b) Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre le nom de domaine yadea.com et la marque contestée 90. Le demandeur fait valoir que son nom de domaine antérieur yadea.com est exploité pour les activités suivantes : « promotion et vente de scooters électriques ; fourniture d’informations techniques sur les scooters électriques ». 91. Il précise au préalable que la page de présentation du site yadea.com, fait apparaitre un onglet « International », lequel propose un lien vers l’extension française https://fr.yadea.com. Il intègre à cet égard des copies d’écran non datées dans son exposé des moyens. Il ajoute que cette extension française du site yadea.com, est rédigé en français, présente les produits et services ainsi que l’histoire et l’évolution de la société demanderesse. Il joint à cet égard une copie écran non datée du site internet fr.yadea.com intitulée « Notre entreprise » indiquant que son « réseau de distribution global s’étend sur plus de 77 pays à travers le monde ». Il fournit également les annexes :

- Annexe 6 : copie Whois du nom de domaine yadea.com et certificat d’enregistrement démontrant que ce nom de domaine est enregistré depuis le 19 avril 2002 ;

- Annexe 7 : copie du site Internet fr.yadea.com décrivant les caractéristiques techniques de scooters électriques et datée du 21 octobre 2020 ;

- Annexe 13 : copie du site Internet fr.yadea.com, datée du 16 octobre 2020, listant les « revendeurs Yadea France » avec une adresse postale située à Paris et un numéro de

téléphone en France ;

- Annexe 14 : copie du site Internet fr.yadea.com présentant quatre modèles de scooters électriques et datée du 16 octobre 2020.

92. Il est de jurisprudence constante que le nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation effective sous la forme d’un site Internet antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (TGI Paris, 3e ch., 17 janvier 2014, n°11/03304) et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747). 93. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P). 94. La marque contestée a été déposée le 6 février 2016. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective du nom de domaine invoqué pour les activités mentionnées ci-dessus avant cette date. 95. En l’espèce, il ressort de l’argumentation et des documents fournis par le demandeur que le nom de domaine invoqué yadea.com renvoie au site Internet h ttp:// f r . yadea.com , lequel décrit techniquement et fait la promotion de scooters électriques. 96. Toutefois, l’ensemble des pièces apportées ne permet pas de justifier d’une exploitation effective du nom de domaine invoqué antérieurement au dépôt de la marque c ontestée . En effet, l’annexe 6 n’apporte que des indications sur la titularité et la réservation du nom de domaine yadea.com. Les annexes 7, 13 et 14 quant à elles, sont datées postérieurement au dépôt de la marque contestée, et ne portent pas sur des faits qui seraient antérieurs. 97. Au surplus, il ne peut être tiré de ces documents aucune informations précises et tangibles permettant par exemple de jauger la fréquentation effective du site par des clients potentiels, partenaires et/ou concurrents, et la situation géographique des internautes intéressés. 98. Ainsi, le demandeur n’ayant pas démontré qu’il exploitait effectivement le nom de domaine antérieur yadea.com pour des activités de « promotion et vente de scooters électriques ; fourniture d’informations techniques sur les scooters électriques » au jour du dépôt de la marque contestée soit le 6 février 2016, la connaissance de ce nom de domaine invoqué sur le territoire national ne saurait, en conséquence, être davantage établie. 99. Il n’y a pas lieu de statuer sur l’existence du risque de confusion entre la marque contestée et le nom de domaine antérieur yadea.com, le demandeur n’ayant pas démontré que celui-ci était effectivement exploité pour les activités revendiquées au jour du dépôt de la marque contestée et bénéficiait d’une connaissance sur le territoire national. 100. En conséquence, la demande en nullité fondée sur le nom de domaine antérieur yadea.com est rejetée.

C- Conclusion 101. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle au regard de :

- L’ensemble des produits désignés en ce qu’elle a été déposée de mauvaise foi (point 49) ;

- Des « Appareils de locomotion terrestres ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; cycles ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France », en ce qu’elle porte atteinte à la marque antérieure invoquée (point 89). 102. L’atteinte à la marque antérieure n’est en revanche pas démontrée pour les produits suivants : « cadres de cycles ; roues de cycles ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » (point 88). 103. Sont rejetés les autres motifs de nullité invoqués à savoir :

- Le signe est de nature à tromper le public (point 27) ;

- L’atteinte au nom de domaine antérieur (point 100). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL20-0084 est justifiée. Article 2 : La marque n°16/4247022 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement.