OPP 23-1251 18/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R T a déposé le 24 janvier 2023, la demande d’enregistrement n° 4 931 099 portant sur le signe verbal NESS EDUCATION. Le 13 avril 2023, le département de la Savoie a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne INES EDUCATION déposée le 6 septembre 2006 et dûment renouvelée sous le n° 005212436, dont il est devenu titulaire à la suite d’une transmission de propriété. Le 23 mai 2023, l’Institut a informé les parties que l’opposition encourait l’irrecevabilité au motif qu’aucune copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent, n’avait été fournie à l’appui de l’opposition dans le délai requis. Cette notification invitait l’opposant à présenter de nouveaux éléments dans un délai d’un mois.

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Le 13 juin 2023, l’opposant a fourni une copie de la marque antérieure dans son dernier état. Par conséquent, l’Institut a levé l’irrecevabilité ce dont elle a informé le déposant par notification en date du 16 août 2023. Cette notification l’invitait également à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « appareils cinématographiques ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de reproduction d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils pour la reproduction du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils pour l’enregistrement du son ; articles de lunetterie ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; caisses enregistreuses ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; casques de réalité virtuelle détecteurs ; équipements de traitement de données ; étuis à lunettes ; extincteurs ; fils électriques ; gants de plongée ; instruments et appareils de mesure ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; lunettes 3d ; lunettes (optique) ; machines à calculer ; masques de plongée ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; montres intelligentes ; ordinateurs ; ordiphones [smartphones] ; périphériques d’ordinateurs ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; relais électriques ; supports d’enregistrement numériques ; tablettes électroniques ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; albums ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boîtes en papier ou en carton ; brochures ; calendriers ; caractères d’imprimerie ; cartes ; carton ; dessins ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; journaux ; linge de table en papier ; livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; mouchoirs de poche en papier ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; papier ; papier hygiénique ; patrons pour la couture ; photographies ;

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pinceaux ; Produits de l’imprimerie ; prospectus ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; serviettes de toilette en papier ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels relatifs au domaine de l’énergie solaire et, plus généralement, des énergies renouvelables. Formation, démonstration, enseignement, publication sous forme électronique et papier de livres et de périodiques, organisation et conduite de colloques, de congrès, d’expositions, de conférences à but éducatif et démonstratif dans le domaine de l’énergie solaire et plus généralement, des énergies renouvelables. Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs dans le domaine de l’énergie solaire et des énergies renouvelables, services de recherche et de développement de nouveaux produits dans le domaine de l’énergie solaire et des énergies renouvelables, recherche scientifique et étude de projets et analyse de produits techniques dans le domaine de l’énergie solaire, architecture bioclimatique, élaboration (conception), installation, maintenance de logiciels dans le domaine de l’énergie solaire et, plus largement, des énergies renouvelables ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « appareils et instruments pour l’enseignement ; Appareils et instruments scientifiques ; équipements de traitement de données ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; montres intelligentes ; ordinateurs ; ordiphones [smartphones] ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; tablettes électroniques ; journaux ; livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation); organisation d’expositions à éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, notamment à l’évidence, aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant qui n’a pas présenté d’observations en réponse aux arguments de l’opposant. A l’égard de ces produits et services, il est donc expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. En revanche, les services suivants : « activités sportives et culturelles ; divertissement ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent

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respectivement des services consistant à proposer la pratique d’un sport, des prestations d’ordre intellectuel proposant des activités dans les domaines des arts et de la culture, des prestations visant à distraire et à amuser le public, ainsi que les informations y afférant, des prestations de mise à disposition pour un temps déterminé et contre paiement de décors de spectacles, de films, des prestations rendues par des bibliothèques visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits, des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, des services de réservation de places de spectacles et des prestations rendues par des photographes consistant à prendre des photographies ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « Formation, démonstration, enseignement, publication sous forme électronique et papier de livres et de périodiques, organisation et conduite de colloques, de congrès, d’expositions, de conférences à but éducatif et démonstratif dans le domaine de l’énergie solaire et plus généralement, des énergies renouvelables » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de prestations visant à acquérir des connaissances théoriques et pratiques, rendues par des professionnels de l’enseignement et de la formation, de prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions organisées entre spécialistes sur des questions diverses, et de prestations de mise à la disposition des tiers d‘ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs. Ces services interviennent dans des domaines bien différents, ne répondent pas aux mêmes besoins et ne s’adressent pas à la même clientèle. Ces services ne sont donc pas similaires. Les « appareils cinématographiques ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de reproduction d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils pour la reproduction du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils pour l’enregistrement du son ; caisses enregistreuses ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; casques de réalité virtuelle ; détecteurs ; instruments et appareils de mesure ; lunettes 3d ; machines à calculer ; mécanismes pour appareils à prépaiement » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels relatifs au domaine de l’énergie solaire et, plus généralement, des énergies renouvelables » de la marque antérieure invoquée dès lors que, contrairement à ce que soutient l’opposant, les premiers n’ont pas nécessairement recours aux seconds pour fonctionner. En outre, les « Logiciels relatifs au domaine de l’énergie solaire et, plus généralement, des énergies renouvelables » de la marque antérieure invoquée sont distribués par des éditeurs de logiciels contrairement aux premiers. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni partant, similaires. Les « batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; extincteurs ; fils électriques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels relatifs au domaine de l’énergie solaire et, plus généralement, des énergies renouvelables » de la marque antérieure invoquée dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement utilisés en association avec les seconds. Est inopérant l’argument de l’opposant selon lequel « il apparaît que très souvent les produits [précités] de la marque contestée et les produis [précités] de la marque antérieure sont utilisés ensemble au sein de produits finis » ; en effet, cette circonstance est trop générale, une multitude de produits utilisent à la fois des batteries et peuvent être associés à des logiciels mais présentent pour autant des caractéristiques propres à les distinguer nettement, comme c’est le cas en l’espèce.

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A cet égard, le fait que « l’énergie générée par les éoliennes est souvent stockée dans des batteries de stockage qui sont gérées pour la redistribution par des logiciels » n’est nullement suffisant pour conclure à l’existence d’un lien étroit et obligatoire entre ces produits. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni partant, similaires. Les « articles de lunetterie; étuis à lunettes; gants de plongée; lunettes (optique); masques de plongée » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « Formation, démonstration, enseignement, publication sous forme électronique et papier de livres et de périodiques, organisation et conduite de colloques, de congrès, d’expositions, de conférences à but éducatif et démonstratif dans le domaine de l’énergie solaire et plus généralement, des énergies renouvelables » de la marque antérieure invoquée dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement utilisés dans le cadre des seconds. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni partant, similaires, contrairement à ce que soutient l’opposant. Les « périphériques d’ordinateurs ; relais électriques ; supports d’enregistrement numériques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels relatifs au domaine de l’énergie solaire et, plus généralement, des énergies renouvelables » de la marque antérieure invoquée dès lors que les premiers peuvent être utilisés sans le recours aux seconds, de même que les seconds peuvent fonctionner sans le recours aux premiers. Répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution, les seconds étant distribués par des éditeurs de logiciels contrairement aux premiers. Ne saurait être retenu l’argument de l’opposant selon lequel « les produits précités de la marque contestée sont des composants matériels qui sont conçus pour aller de pair avec les logiciels » ; en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires tous produits utilisant même accessoirement des logiciels, ce qui reviendrait à étendre excessivement le champ de la similarité. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni partant, similaires. Enfin, les produits suivants : « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; albums ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boîtes en papier ou en carton ; brochures ; calendriers ; caractères d’imprimerie ; cartes ; carton ; dessins ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; linge de table en papier ; matériel pour artistes ; mouchoirs de poche en papier ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; papier ; papier hygiénique ; patrons pour la couture ; photographies ; pinceaux ; Produits de l’imprimerie ; prospectus ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; serviettes de toilette en papier ; tableaux (peintures) encadrés ou non » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « Formation, démonstration, enseignement, publication sous forme électronique et papier de livres et de périodiques, organisation et conduite de colloques, de congrès, d’expositions, de conférences à but éducatif et démonstratif dans le domaine de l’énergie solaire et plus généralement, des énergies renouvelables » de la marque antérieure invoquée dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement utilisés dans le cadre des seconds, contrairement à ce que soutient l’opposant. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni partant, similaires.

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Ainsi, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NESS EDUCATION, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal INES EDUCATION. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux tout comme la marque antérieure. Les signes en présence ont en commun le terme EDUCATION ainsi qu’une dénomination de quatre lettres comportant la séquence commune –NES. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre ces signes, tant ces derniers produisent, pris dans leur ensemble, une impression différente. En effet, visuellement, les éléments verbaux NESS du signe contesté et INES de la marque antérieure se distinguent par leur lettre d’attaque (N/I) ainsi que par le doublement de la lettre S dans le signe contesté, lequel est rare en langue française et retiendra particulièrement l’attention du consommateur. Phonétiquement, ces éléments verbaux se distinguent nettement par leur rythme (un temps pour le signe contesté / deux temps pour la marque antérieure) ainsi que leur sonorité d’attaque ([nè] / [i]). Ces différences sont d’autant plus importantes que, d’une part, ces éléments verbaux sont courts et dès lors facilement mémorisables et, d’autre part, que ces différences affectent leur syllabe d’attaque, de sorte que le consommateur d’attention moyenne est parfaitement à même de les retenir. Enfin, intellectuellement, la marque antérieure évoque immédiatement un prénom féminin du fait de la présence de la dénomination INES, évocation totalement absente du signe contesté. A cet égard, l’opposant affirme que la dénomination NESS est « aussi un prénom féminin d’origine irlandaise » mais sans apporter aucun document de nature à prouver que ce prénom serait

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particulièrement répandu ou connu sur le territoire français. Or, cette évocation n’apparaît nullement évidente pour le consommateur français d’attention et de culture moyennes pour qui la dénomination NESS n’aura aucune signification particulière. Il en résulte que cette différence conceptuelle entre les éléments verbaux NESS et INES est de nature à neutraliser leurs ressemblances visuelles et phonétiques relevées par l’opposant, dès lors que l’élément verbal INES de la marque antérieure a une signification claire et déterminée pour le public pertinent tandis que la dénomination NESS du signe contesté n’a quant à lui aucune signification. Ainsi, si ces éléments verbaux comptent trois lettres communes, il n’en demeure pas moins que le consommateur n’appréhendera pas la dénomination NESS du signe contesté comme comportant un certain nombre de lettres identiques avec la dénomination INES de la marque antérieure, mais comme une dénomination formant un tout, dont les différences précitées avec la dénomination INES sont suffisantes pour conférer à ces éléments verbaux une impression d’ensemble visuelle, phonétique et intellectuelle différente et écarter tout risque de confusion. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, le terme EDUCATION, commun aux deux signes est dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits et services en cause en ce qu’il en désigne leur destination. Ce terme n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque dans chacun des signes en présence. Il convient en outre de préciser qu’en présence de marques composées d’éléments dépourvus de caractère distinctif, le consommateur s’attache davantage aux autres éléments composant ces marques. Ainsi, tant en raison des différences d’ensemble entre les éléments verbaux NESS et INES que de l’absence de caractère distinctif de leur élément commun EDUCATION, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Le signe verbal contesté NESS EDUCATION n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure INES EDUCATION. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause.

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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NESS EDUCATION peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.