OPP 23-1246 08/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M S Let L Z ont déposé le 29 janvier 2023 la demande d’enregistrement n°23 4932396 portant sur le signe verbal STATE OF BLISS. Le 13 avril 2023, la société DAMIANI INTERNATIONAL SA (Société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne BLISS GIOIELLI, déposée le 17 décembre 2020 sous le n°018356822. 1

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les co-déposantes ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « bijouterie ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; coffrets à bijoux ; écrins pour l’horlogerie ; étuis pour l’horlogerie ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; horlogerie et instruments chronométriques ; Joaillerie ; médailles ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; pierres précieuses ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; ressorts de montres ; statues en métaux précieux ; verres de montres ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Articles de bijouterie- joaillerie; Articles d’horlogerie; Horlogerie et instruments chronométriques; Pierres précieuses et semi-précieuses; Alliages de métaux précieux; Métaux précieux; Métaux précieux et leurs alliages; Pierres précieuses et semi-précieuses ; Objets décoratifs fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci; Montres-bracelets; Montres de poche; Étuis pour l’horlogerie; Porte-clés en métaux précieux; Figurines en argent; Ecrins en métaux précieux pour articles d’horlogerie; Boîtes à bijoux en métaux précieux; Objets d’art en métaux précieux; Porte-clés plaqués en métaux précieux [anneaux] ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Par ailleurs, est inopérant l’argument des co-déposantes selon lequel la demande d’enregistrement contestée « est avant tout créée pour des produits de la classe 25, [que leur activité] se concentre ainsi principalement sur la vente de vêtements, alors que les bijoux ne sont pas prévus dans [l’] offre actuelle ». En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 3

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal STATE OF BLISS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe complexe BLISS GIOIELLI, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Les co-déposantes contestent la comparaison des signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, dans une police de caractères et une présentation particulières, en couleur. Les signes en présence ont en commun l’élément BLISS, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Ils diffèrent par la présence des termes STATE OF dans le signe contesté, ainsi que par celle du terme GIOIELLI et d’une mise en forme particulière au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme BLISS apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. En outre, il revêt un caractère essentiel dans le signe contesté en raison du caractère accessoire de l’expression anglaise STATE OF qui le précède et qui, selon la société opposante, sera « aisément comprise comme signifiant « état de » », se rapportant ainsi directement au terme BLISS et le mettant ainsi en exergue. Il en va de même au sein de la marque antérieure où le terme GIOIELLI, inscrit en très petits et fins caractères sur une ligne en dessous, apparaît comme secondaire, et n’est pas apte à retenir l’attention

du consommateur des produits en cause. Enfin, la mise en forme particulière en couleur du signe contesté de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible du terme BLISS. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté STATE OF BLISS est donc similaire à la marque complexe antérieure BLISS GIOIELLI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté STATE OF BLISS ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe BLISS GIOIELLI. 5

PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « « bijouterie ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; coffrets à bijoux ; écrins pour l’horlogerie ; étuis pour l’horlogerie ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; horlogerie et instruments chronométriques ; Joaillerie ; médailles ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; pierres précieuses ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; ressorts de montres ; statues en métaux précieux ; verres de montres ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.