OP23-2268 07/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société LE QUERE (société par actions simplifiée) a déposé, le 1er avril 2023, la demande d’enregistrement n° 4 950 474 portant sur le signe verbal BLUE TERRITORY. Le 15 juin 2023, la société TERRITORY GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque verbale internationale TERRITORY désignant la France, déposée le 7 octobre 2016 et enregistrée sous le n° 1 351 285. 1

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2

II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location d’appareils de télécommunication ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion ; activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et 3

conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de publicité, de marketing et de promotion; relations publiques; mise au point de campagnes publicitaires; conception et création de matériels publicitaires; conception et production de messages publicitaires; rédaction de textes publicitaires; publication et édition de matériels publicitaires imprimés et/ou électroniques; publication et édition de revues promotionnelles imprimées et/ou électroniques à des fins publicitaires; publication et diffusion de supports publicitaires; mise à disposition et location d’espaces publicitaires; services de conseillers et assistance de sociétés en rapport avec l’image et/ou l’identité d’entreprise; services d’assistance commerciale, de gestion et administratifs; travaux de bureau; gestion des ressources humaines, services de recrutement et placement de personnel; services d’appariement d’offres et de demandes d’emploi; établissement de plans de carrière et services de conseillers en promotion professionnelle; services de recherche, d’information et d’analyse commerciale professionnelle; services de marketing de recommandation, en particulier mise à disposition de produits/services pour des tiers pour l’essai, l’obtention d’avis sur des produits/services ainsi que pour la récapitulation des avis et l’invitation à recommander des produits et services; opérations commerciales et services d’information aux consommateurs, à savoir services de vente aux enchères, location de distributeurs automatiques, services d’intermédiaires, organisation de contacts commerciaux, achats collectifs, estimations en affaires commerciales, organisation de concours à des fins publicitaires, agences commerciales, services d’importation et d’exportation, services de négociation et d’intermédiaires, services de commande, services de comparaison de prix, services d’approvisionnement pour des tiers et services d’abonnement; services de vente au détail, par correspondance et en gros de supports imprimés et/ou numériques, y compris revues, livres, logiciels et applis; présentation de produits et de services; services d’intermédiaires, pour des tiers, en matière de contrats portant sur l’achat et la vente ainsi que sur le troc de produits et sur la prestation de services; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; compilation, systématisation, mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; services d’agences d’images, à savoir collecte d’images dans des bases de données informatiques; mise en place et animation d’expositions et de salons professionnels à des fins commerciales et/ou publicitaires, également dans les domaines de l’éducation, de la formation, du divertissement et/ou de la culture; location, services de location et location avec option d’achat en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; services de conseillers, y compris mise à disposition d’informations concernant les services précités; tous les services précités également par le biais de médias tels que la télévision, la radio et Internet ; Télécommunications, en particulier mise à disposition de sites de dialogue sur Internet et de forums sur Internet, ainsi que fourniture d’accès à des plates-formes, portails, carnets Web (blogs), salons de dialogue, communautés et réseaux sociaux sur Internet et d’autres réseaux de données; services d’agences de presse, à savoir recueil et livraison de contenus d’actualités et d’informations; agences d’images, à savoir recueil et diffusion d’images par le biais de communications électroniques; services de données de prestataires en ligne, à savoir transmission électronique de textes, images et autres données; fourniture d’accès à des textes, images et autres données; fourniture d’accès à des logiciels, applis, produits multimédias, bases de données et sites Web; fourniture d’accès à et télécommunication par le biais de portails sur Internet et d’autres réseaux de données; services de télécommunication; services de locations de tous types portant sur 4

des objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; services de conseillers, y compris mise à disposition d’informations concernant les services précités; tous les services précités également par le biais de médias tels que la télévision, la radio et Internet ; Éducation; formations; divertissements; activités sportives; activités culturelles; services de publication et de reportage; rédaction de textes [à l’exception de textes publicitaires]; édition et publication de publications imprimées et/ou électroniques [à l’exception de celles à des fins publicitaires], y compris publications multimédias; édition et publication de livres audio et autres publications audio [à l’exception de ceux à des fins publicitaires]; édition et publication de publications électroniques et/ou imprimées se composant de textes [autres que publicitaires] et/ou d’images, y compris avec des images animées et/ou du son, y compris sous forme de travaux combinés; mise à disposition de publications électroniques en ligne [non téléchargeables], y compris publications multimédias; mise à disposition en ligne de textes, images, photographies, séquences vidéo et fichiers audio [non téléchargeables]; services d’agences d’images, à savoir services de photographie, services de reportages photographiques et fourniture [location] de matériel lié aux images et aux films; divertissements radiophoniques, télévisés et sur Internet; production cinématographique et audio; production d’enregistrements vidéo ainsi que programmes et émissions de télévision; orientation professionnelle; organisation et animation d’expositions à des fins culturelles, éducatives et/ou récréatives; organisation et animation de conférences, congrès, cours, séminaires, formations, symposiums et conventions; services d’organisation et d’animation de concours [éducation, formation, divertissement]; mise en place et animation d’activités de jeux d’argent, loteries et jeux de questions-réponses; coordination et animation de tests des connaissances [éducation, formation, divertissement]; mise à disposition de jeux [non téléchargeables], par le biais d’Internet et d’autres réseaux de données; services de locations de tous types portant sur des objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; services de conseillers, y compris mise à disposition d’informations concernant les services précités; tous les services précités également par le biais de médias tels que la télévision, la radio et Internet ». Les services suivants de la demande d’enregistrement : « administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location d’appareils de télécommunication ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion ; activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, 5

non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie » apparaissent identiques et similaires, notamment à l’évidence, aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, contrairement aux affirmations de la société opposante, les « services de bureaux de placement » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations qui visent le recrutement de personnel pour le compte de tiers, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « compilation, systématisation, mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; services d’agences d’images, à savoir collecte d’images dans des bases de données informatiques » de la marque antérieure qui s’entendent respectivement de la saisie, de l’organisation, de l’actualisation de données informatiques et de la collecte d’images dans des bases de données. Ces services ne sont donc pas similaires. La société opposante ne saurait établir de liens entre les services suivants : « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement contestée et les « services d’approvisionnement pour des tiers et services d’abonnement » de la marque antérieure, l’imprécision de ce libellé ne permettant pas d’identifier précisément l’objet des services qu’il recouvre. Il n’est donc pas possible d’apprécier l’identité ou la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et ceux précités de la marque antérieure. Enfin, en l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les services de « portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée et les « Services de publicité, de marketing et de promotion; relations publiques; mise au point de campagnes publicitaires; conception et création de matériels publicitaires; conception et production de messages publicitaires; rédaction de textes publicitaires; publication et édition de matériels publicitaires imprimés et/ou électroniques; publication et édition de revues promotionnelles imprimées et/ou électroniques à des fins publicitaires; publication et diffusion de supports publicitaires; mise à disposition et location d’espaces publicitaires; services de conseillers et assistance de sociétés en rapport avec l’image et/ou l’identité d’entreprise; services administratifs, de gestion et d’aide en affaires, non destinés aux autorités locales; travaux de bureau, non destinés aux autorités locales; services de gestion des ressources humaines, services de recrutement et placement de personnel, les services précités n’étant pas destinés aux autorités locales; services de mise en relation en matière d’emploi, non destinés aux autorités locales; services de planification de carrière et services de conseillers pour le développement de carrière, les services précités n’étant pas destinés aux autorités locales; services de recherche, d’information et d’analyse d’affaires professionnelles, 6

non destinés aux autorités locales; services de marketing de recommandation, en particulier mise à disposition de produits/services pour des tiers pour l’essai, l’obtention d’avis sur des produits/services ainsi que le résumé d’avis et l’invitation à des recommandations de produits et services, non destinés aux autorités locales; services d’informations aux consommateurs et d’opérations commerciales, à savoir services de vente aux enchères, services de location de distributeurs automatiques, services d’intermédiaires, organisation de contacts d’affaires, services d’achats collectifs, services d’estimations commerciales, coordination de concours à des fins publicitaires, services d’agences commerciales, services d’importation et d’exportation, services de négociation et d’intermédiaires, services de commande, services de comparaison de prix, services d’approvisionnement pour des tiers et services d’abonnement, les services précités n’étant pas destinés aux autorités locales; services de vente au détail, par correspondance et de vente en gros de supports imprimés et/où numériques, y compris revues, livres, logiciels et applis, non destinés aux autorités locales; services de présentation de produits et services, non destinés aux autorités locales; services d’intermédiaires en matière de contrats pour des tiers portant sur l’achat et la vente ainsi que sur le troc de produits et pour la mise à disposition de services, les services précités n’étant pas destinés aux autorités locales; services de négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers, non destinés aux autorités locales; services de compilation, systématisation, mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques, non destinés aux autorités locales; services d’agences d’images, à savoir recueil d’images dans des bases de données informatiques, non destinés aux autorités locales; coordination et animation d’expositions et salons professionnels à des fins commerciales et/ou publicitaires, également en matière d’éducation, de formation, de divertissement et/ou de culture, non destinés aux autorités locales; location, services de location et location avec option d’achat en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; services de conseillers, y compris mise à disposition d’informations concernant les services précités; tous les services précités également par le biais de médias tels que la télévision, la radio et Internet » de la marque antérieure, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, il n’est pas permis à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des services qui sont, pour partie, identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BLUE TERRITORY. La marque antérieure porte sur le signe verbal TERRITORY, ci-dessous reproduite : Territory. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 7

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, tandis que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal unique. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les deux signes ont en commun l’élément verbal TERRITORY, placé en seconde position de la demande d’enregistrement contestée et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble. Les signes diffèrent par la présence du terme BLUE au sein de la demande d’enregistrement. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, l’élément commun TERRITORY présente un caractère intrinsèquement distinctif au regard des services en présence. En outre, ce terme TERRITORY, seul élément constitutif de la marque antérieure, revêt un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que l’adjectif BLUE qui le précède, terme anglais compris en France comme signifiant « bleu » apparaît secondaire, et ce malgré sa position d’attaque, dès lors qu’il sera perçu comme qualifiant simplement le terme TERRITORY, le mettant ainsi en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BLUE TERRITORY est donc similaire à la marque verbale antérieure TERRITORY, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. 8

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires aux services invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. 9

CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BLUE TERRITORY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : «  administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location d’appareils de télécommunication ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services

de

visioconférence

;

Télécommunications ; télédiffusion ; activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; 10

organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 11