OP23-2316 19/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur F B a déposé le 27 mars 2023 la demande d’enregistrement n°4949272 portant sur le signe verbal FATHN. Le 20 juin 2023, la société FIDRA S.A. (société de droit luxembourgeois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union

européenne JACQUES FATH déposée le 4 août 2015 et enregistrée sous le n°014434047, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A cet égard, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’« usage sérieux » de la marque antérieure. En effet, si dans ses observations, le déposant affirme qu’ « il est bon de rappeler qu’un usage sérieux est exigé par l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, et signifie qu’il doit être « réel, non-sporadique, effectif et d’ordre commercial ». Or il apparaît que sur ce point, la marque antérieure n’ai rien produit depuis près de 10 ans », il n’a pas formulé de demande explicite et sans équivoque invitant la société opposante à fournir des éléments de preuve de l’usage sérieux de cette marque. En effet, il convient de rappeler qu’une demande de preuve de l’usage a d’importantes conséquences procédurales, l’opposition devant être rejetée si l’opposant ne produit pas une telle preuve. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures

(vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir. Articles décoratifs pour la chevelure ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements de dessus et de dessous pour hommes, femmes, enfants et bébés ; articles d’habillement ; vêtements en cuir et en imitations du cuir ; vêtements en fourrure ; vêtements de sport (autres que de plongée) ; blousons ; cabans ; gabardines (vêtements) ; imperméables ; manteaux ; mantilles ; mitaines ; pardessus ; trench-coats ; parkas ; pèlerines ; pelisses ; saris ; vareuses ; costumes ; costumes de mascarade ; déguisements ; vestes ; blouses ; tabliers (vêtements) ; grenouillères, brassières, layettes ; bavoirs et bavettes ; langes en matières textiles ; vêtements pour femmes enceintes ; combinaisons (vêtements et sous-vêtements) ; cache-cœurs ;

cardigans ; chasubles ; pull-overs ; chandails ; tricots (vêtements) ; débardeurs ; gilets ; jambières ; jupes ; jupes-short ; jupons ; guimpes (vêtements) ; leggins ; pantalons ; robes ; robes de mariée ; articles de chemiserie ; chemises ; chemisettes ; chemisiers ; tee-shirts ; polos

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sweat-shirts ; tuniques ; shorts ; bermudas ; paletots ; vêtements de pluie ; coupe-vent ; ponchos ; vêtements confectionnés ; vêtements en papier ; manchons ; manchettes ; bonneterie ; chancelières non chauffées électriquement ; vêtements de nuit ; masques pour dormir ; pyjamas ; robes de chambre ; peignoirs ; caleçons, y compris les caleçons de bain ; costumes de bain et de plage ; maillots, y compris les maillots de bain et de sport ; lingerie de corps ; bodies (justaucorps) ; bustiers ; sous-vêtements ; caleçons ; culottes ; culottes pour bébés ; slips ; soutien-gorge ; corsets ; cache-corsets ; gaines (sous-vêtements) ; jodhpurs ; corsages ; jarretelles ; jarretières ; chaussettes ; fixe-chaussettes ; bas ; collants ; bandanas ; foulards ; châles ; tours de cou ; écharpes ; étoles (fourrures) ; gants (habillement) ; ceintures

(habillement) ; bretelles ; cravates ; lavallières ; nœuds papillon ; pochettes (habillement) ; cache-col ; souliers ; chaussures, y compris les chaussures de plage ; chaussures de sport ; bottes ; souliers ; bottines ; brodequins ; escarpins ; ballerines ; mocassins ; baskets et tennis (chaussures) ; tongs ; sabots (chaussures) ; espadrilles ; sandales ; pantoufles ; chaussons ; antidérapants pour chaussures ; semelles ; guêtres ; articles de chapellerie ; chapeaux ; voilettes ; casquettes ; visières (chapellerie) ; bérets ; cagoules ; bonnets, y compris les bonnets de bain ; bandeaux pour la tête (habillement) ; turbans ; couvre-oreilles (habillement). Articles décoratifs pour la chevelure ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Il convient de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure. A cet égard, il importe peu que « la marque contestée s’engage à ne pas produire ou à vendre » les produits contestés et que la cible des produits soit distincte car « la marque FATHN est destinée à un public jeune et de confession musulmane ». En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des activités réellement exercées par les parties en présence et de leurs conditions effectives d’exploitation.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FATHN, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal JACQUES FATH, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une unique dénomination et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun les dénominations proches FATHN et FATH (longueur proche, quatre lettres identiques sur cinq placées dans le même ordre, même rythme en un temps ainsi que même sonorités d’attaque [fate]), ce qui leur confère une physionomie et une prononciation proches. Ces signes diffèrent par la présence du prénom JACQUES au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, dans les signes en cause, les dénominations FATHN / FATH, apparaissent distinctives au regard des produits en cause. En outre, le terme FATH apparaît dominant dans la marque antérieure en ce qu’il constitue un nom de famille permettant à lui seul d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famille, au contraire du prénom JACQUES qui le précède, qui ne sert qu’à identifier un membre de cette famille Par ailleurs, l’argument du déposant relatif au logo et au slogan qui vont « accompagner la marque FATHN » ne peut être pris en compte dans la présente procédure. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.

En conséquence, le signe verbal contesté FATHN est similaire à la marque verbale antérieure JACQUES FATH. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En conséquence, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal FATHN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.