OP23-2329 08/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur J G a déposé le 5 avril 2023, la demande d’enregistrement n° 4951728 portant sur le signe verbal THE APP CROCODILE. Le 21 juin 2023, Monsieur J T a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative CROCODILEYE OPTICIEN DIGITAL, déposée le 20 janvier 2021 et enregistrée sous le n° 4723617, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre une partie de la demande d’enregistrement contestée. 1

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Logiciels pour réseaux sociaux et interaction avec une communauté en ligne ; logiciels permettant l’accès à des informations sur un réseau informatique mondial ; logiciels d’interface de programmation (API) permettant la récupération, le téléchargement vers le serveur, l’accès et la gestion de données ; logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile pour la collecte, la création, la modification, le stockage, le partage et l’envoi de données, informations, textes, audios, photographies, vidéos, images et autres contenus multimédias à des fins de réseautage social, personnel et professionnel ; logiciels téléchargeables sous forme d’une application mobile ; logiciels pour ordinateurs, y compris les applications pour téléphones mobiles, tablettes, montres connectées ; logiciels de publicité et de promotion de produits et services basés sur la géolocalisation ; logiciels d’applications pour traitement de paiements électroniques de et à des tiers ; logiciels téléchargeables dans le domaine du réseautage social ; logiciels en ligne non téléchargeables ; logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile pour l’affichage et le partage de la localisation d’un utilisateur et pour la recherche, la localisation, et l’interaction avec d’autres utilisateurs et endroits. Publicité ; services de publicité et de marketing en ligne ; gestion des affaires commerciales ; 2

administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; location d’espaces publicitaires sur un réseau informatique mondial ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires sur un réseau informatique mondial ; production de films publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; collecte de données ; traitement de données ; services d’intermédiation commerciale ; services en ligne pour la mise en relation d’utilisateurs de réseaux sociaux avec des entreprises ; services d’analyse de données commerciales ; services de publicité et de marketing, notamment la promotion de produits et services à travers des applications pour ordinateurs, téléphones mobiles, tablettes, montres connectées. conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; services de conception et de développement de logiciels, notamment les applications pour ordinateurs, téléphones mobiles, tablettes, montres connectées ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Articles de lunetterie; lunettes [optique]; lunettes de soleil; montures de lunettes; lentilles de contact / verres de contact; verres de lunettes; lunettes 3D ; étuis de lunettes ; appareils et instruments optiques ; logiciels dans le domaine de l’optique ; applications logicielles informatiques (programmes informatiques) dans le domaine de l’optique. Promotion des ventes pour des tiers; Services de vente au détail, en gros, de vente par correspondance et de vente en utilisant des moyens de télécommunication des produits suivants: préparations pour le nettoyage des verres de contact (lunettes [optiques] et lentilles de contact), solutions pour verres de contact, articles de lunetterie, lunettes [optique], lunettes de soleil, montures de lunettes, lentilles de contact / verres de contact, lentilles optiques, verres correcteurs [optiques], étuis pour verres de contact, verres de lunettes, verres de contact, maquillage pour les yeux, étuis de lunettes, appareils et instruments optiques, vidéo-loupes ; services et prestations de service liés à l’optique à l’attention des professionnels et des particulier à savoir vente, importation, exportation en gros, demi gros de produits d’optique (montures, verres correcteurs, lunettes de soleil, lentilles de contact, produits d’entretien et de nettoyage) ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « Logiciels pour réseaux sociaux et interaction avec une communauté en ligne ; logiciels permettant l’accès à des informations sur un réseau informatique mondial ; logiciels d’interface de programmation (API) permettant la récupération, le téléchargement vers le serveur, l’accès et la gestion de données ; logiciels téléchargeables sous la forme d’une 3

application mobile pour la collecte, la création, la modification, le stockage, le partage et l’envoi de données, informations, textes, audios, photographies, vidéos, images et autres contenus multimédias à des fins de réseautage social, personnel et professionnel ; logiciels téléchargeables sous forme d’une application mobile ; logiciels pour ordinateurs, y compris les applications pour téléphones mobiles, tablettes, montres connectées ; logiciels de publicité et de promotion de produits et services basés sur la géolocalisation ; logiciels d’applications pour traitement de paiements électroniques de et à des tiers ; logiciels téléchargeables dans le domaine du réseautage social ; logiciels en ligne non téléchargeables ; logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile pour l’affichage et le partage de la localisation d’un utilisateur et pour la recherche, la localisation, et l’interaction avec d’autres utilisateurs et endroits. Publicité ; services de publicité et de marketing en ligne ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; location d’espaces publicitaires sur un réseau informatique mondial ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires sur un réseau informatique mondial ; production de films publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services de publicité et de marketing, notamment la promotion de produits et services à travers des applications pour ordinateurs, téléphones mobiles, tablettes, montres connectées. conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; services de conception et de développement de logiciels, notamment les applications pour ordinateurs, téléphones mobiles, tablettes, montres connectées » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, la déposante n’ayant pas présenté de contestations, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. En revanche, les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services d’intermédiation commerciale ; services en ligne pour la mise en relation d’utilisateurs de réseaux sociaux avec des entreprises ; services d’analyse de données commerciales » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de liens étroit et obligatoire avec le service de « Promotion des ventes pour des tiers » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas nécessaires à la réalisation du second, comme le soutient l’opposant. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les services « portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; collecte de données ; traitement de données » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services invoqués de la marque antérieure, l’opposant ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposant pour mettre les produits et 4

services en relation les uns avec les autres ; ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. 5

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal THE APP CROCODILE. La marque antérieure porte sur le signe figuratif CROCODILEYE OPTICIEN DIGITAL : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure de trois éléments verbaux stylisés présentés sur deux lignes distinctes. Les dénominations CROCODILE du signe contesté et CROCODILEYE de la marque antérieure ont en commun la longue séquence de lettres CROCODILE-, ce qui leur confère de grandes ressemblance visuelles et phonétiques. Conceptuellement, ces dénominations évoquent le même animal, à savoir un crocodile, ce qui leur confère de grandes ressemblances conceptuelles. La différence entre ces dénominations réside dans la séquence finale –YE de la dénomination CROCODILEYE de la marque antérieure. Toutefois, cette différence se situant en position finale d’une longue dénomination, elle sera faiblement perceptible pour le consommateur d’attention moyenne. En outre, la séquence finale –EYE de la dénomination CROCODILEYE retiendra moins l’attention du consommateur, en raison de son caractère descriptif de la nature ou la destination des produits et services de la marque antérieure. Ainsi, le consommateur d’attention moyenne gardera en mémoire des signes composés d’une longue séquence commune CROCODILE- et évoquant ledit animal. 6

Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté des termes THE APP et, dans la marque antérieure, par la présence des termes OPTICIEN DIGITAL et d’une présentation particulière du signe. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations CROCODILE / CROCODILEYE apparaissent distinctives au regard des produits et services en cause. La dénomination CROCODILE du signe contesté apparaît également dominante, les termes THE APP qui le précèdent apparaissant faiblement distinctifs, en ce qu’ils évoquent une caractéristique des produits et services visés, à savoir leur nature ou leur mode de distribution (application mobile). Dans la marque antérieure, le terme CROCODILEYE apparaît également dominant, en raison de sa présentation en gros caractère sur une ligne supérieure, les termes OPTICIEN DIGITAL apparaissant secondaires de par leur présentation en plus petits caractères sur une ligne inférieure. En outre, les termes OPTICIEN DIGITAL apparaissent descriptifs des produits et services en cause, en ce qu’ils décrivent une de leur caractéristique, à savoir leur nature ou leur destination (produits ou services dans le domaine de l’optique destinés à être proposés en ligne). Ainsi, de par leur caractère descriptif, ces termes ne retiendront pas l’attention du consommateur d’attention moyenne. En conséquence, le signe verbal contesté THE APP CROCODILE est donc similaire à la marque antérieure figurative CROCODILEYE OPTICIEN DIGITAL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenues ou démontrées. CONCLUSION 7

En conséquence, le signe verbal contesté THE APP CROCODILE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. 8

PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Logiciels pour réseaux sociaux et interaction avec une communauté en ligne ; logiciels permettant l’accès à des informations sur un réseau informatique mondial ; logiciels d’interface de programmation (API) permettant la récupération, le téléchargement vers le serveur, l’accès et la gestion de données ; logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile pour la collecte, la création, la modification, le stockage, le partage et l’envoi de données, informations, textes, audios, photographies, vidéos, images et autres contenus multimédias à des fins de réseautage social, personnel et professionnel ; logiciels téléchargeables sous forme d’une application mobile ; logiciels pour ordinateurs, y compris les applications pour téléphones mobiles, tablettes, montres connectées ; logiciels de publicité et de promotion de produits et services basés sur la géolocalisation ; logiciels d’applications pour traitement de paiements électroniques de et à des tiers ; logiciels téléchargeables dans le domaine du réseautage social ; logiciels en ligne non téléchargeables ; logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile pour l’affichage et le partage de la localisation d’un utilisateur et pour la recherche, la localisation, et l’interaction avec d’autres utilisateurs et endroits. Publicité ; services de publicité et de marketing en ligne ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; location d’espaces publicitaires sur un réseau informatique mondial ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires sur un réseau informatique mondial ; production de films publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services de publicité et de marketing, notamment la promotion de produits et services à travers des applications pour ordinateurs, téléphones mobiles, tablettes, montres connectées. conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; services de conception et de développement de logiciels, notamment les applications pour ordinateurs, téléphones mobiles, tablettes, montres connectées . Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 9