OP23-2373 14/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société TILIT (société par actions simplifiée) a déposé le 3 avril 2023, la demande d’enregistrement n° 4 950 990 portant sur le signe complexe TICAF. Le 26 juin 2023, la société TOSCAF, S.A. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant la France portant sur le signe verbal TOSCAF déposée le 18 novembre 1971, enregistrée sous le n° 382809 et régulièrement renouvelée, sur le risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « boissons à base de café ; Café ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Toutes sortes de café rôti et au naturel ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens, et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe TICAF, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal TOSCAF. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal stylisé et d’un élément figuratif et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations TICAF du signe contesté et TOSCAF de la marque antérieure ont quatre lettres identiques placées dans le même ordre et formant les séquences communes T-CAF, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces dénominations présentent un même rythme dissyllabique avec des sonorités d’attaque proches, marquées par le son [t] ([ti] pour le signe contesté / [tos] pour la marque antérieure) et finales identiques [caf], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. La seule différence entre ces dénominations, qui réside dans la substitution de la voyelle I à la séquence OS dans le signe contesté, n’est pas de nature à écarter une perception proche des dénominations dès lors que cette différente porte sur une séquence placée en position centrale de dénominations visuellement et phonétiquement très proches. Il en résulte des ressemblances entre les signes. Si les signes diffèrent par la présence d’une typographie particulière et d’un élément figuratif au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément TICAF du signe contesté apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté, le terme TICAF a en outre une position dominante, dès lors que la typographie particulière n’altère pas la perception de ce terme. En outre, l’élément figuratif, évoquant avec le terme C une tasse de café, sera compris comme un simple élément de présentation par le consommateur qui y verra une référence aux produits en cause et dès lors ne le retiendra pas. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté TICAF est donc similaire à la marque verbale antérieure TOSCAF. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. A cet égard, le risque de confusion est encore accentué par l’identité et la grande proximité des produits en présence. CONCLUSION En conséquence, que le signe complexe TICAF ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI