OP23-2753 18/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Madame J H a déposé le 1er mai 2023 la demande d’enregistrement n°23 4 958 291 portant sur le signe verbal PKFW. Le 20 juillet 2023, la société PKF Trade Mark Limited (société organisée selon les lois du Royaume-Uni) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative internationale PKF, enregistrée le 6 juin 2016 sous le n° 1 313 909 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « activités sportives et culturelles ; divertissement ; éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « services d’éducation et de formation dans les domaines des finances, de la vérification de comptes, de la comptabilité, des affaires et de la gestion; services d’encadrement sportif pour le personnel d’entreprises, services pédagogiques pour la gestion d’équipes; formations en informatique ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « activités sportives et culturelles ; Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation); organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; recyclage professionnel » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. 2

E n revanche, les services de « divertissement, mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; location de décors de spectacles ; mise à disposition d’installations de loisirs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie » de la demande d’enregistrement, lesquels s’entendent respectivement de prestations consistant à créer du contenu pour divertir et à amuser le public ainsi que les informations y afférant, de prestations de mise à disposition pour un temps déterminé et contre paiement de décors permettant la réalisation de spectacles ainsi que d’installations permettant de pratiquer les activités de loisirs, de prestations généralement assurées par un service de billetterie, consistant à retenir une ou plusieurs places de spectacles pour le compte de tiers souhaitant y assister, de prestations visant à mettre à la disposition du public de jeux d’argent ou non, accessibles en ligne ou non, et de prestations assurées par des photographes professionnels en vue de capturer, retoucher et imprimer des images photographiques, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services d’éducation et de formation dans les domaines des finances, de la vérification de comptes, de la comptabilité, des affaires et de la gestion; services d’encadrement sportif pour le personnel d’entreprises, services pédagogiques pour la gestion d’équipes; formations en informatique » de la marque antérieure, qui désignent des prestations destinées à former et instruire ou encore visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier. Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle, contrairement à ce qui est avancé par la société opposante, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (professionnels du divertissement et des loisirs pour les premiers / corps enseignant, formateurs spécialisés pour les seconds). A cet égard, la société opposante ne démontre pas en quoi les services de la demande contestée sont « susceptibles d’être proposés au public des services de la marque antérieure, qu’il s’agisse de formateurs, d’encadrants ou des personnels cibles, permettant d’organiser au mieux les sessions de formation et les sessions sportives ». En effet, cette simple affirmation ne saurait à elle seule suffire à les déclarer similaires, compte tenu du fait qu’ils présentent les caractéristiques précitées, propres à les distinguer nettement. Ces services ne sont donc pas similaires. De même, les services suivants : « prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » de la demande contestée, qui s’entendent respectivement de prestation visant à mettre à la disposition de tiers des livres pour un temps donné, de prestation visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, de spectacles, de prestation de mise à la disposition des tiers d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs rendue notamment par un serveur télématique pour les utilisateurs du réseau Internet, et de prestations techniques visant à mettre des films à disposition du public moyennant rémunération et pour un temps donné, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « … services inclus dans les services de formation et d’éducation…  » lesquels sont aisément identifiables comme étant les « services d’éducation et de formation dans les domaines des finances, de la vérification de comptes, de la comptabilité, des affaires et de la gestion ; services pédagogiques pour la gestion d’équipes; formations en informatique » de la marque antérieure. Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle, contrairement à ce qui est avancé par la société opposante, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (producteurs de films et éditeurs notamment pour les premiers / corps enseignant, formateurs spécialisés pour les seconds). A cet égard, ne saurait être retenue l’argumentation de la société opposante selon laquelle les services en cause « permettent de proposer au public, qu’il s’agisse de formateurs ou de stagiaires, des supports de formation : vidéo, ouvrages, manuels, conférences, etc. » dès lors que retenir un critère 3

a ussi large, reviendrait à considérer comme similaires, tous services pour lesquels un support est nécessaire, lesquels revêtent une infinie variété, alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces services ne sont donc pas similaires. Enfin, le service d’ « organisation de concours (divertissement) » de la demande contestée, lequel s’entend de prestations visant à préparer et à mettre en place des compétitions à visée divertissante, n’est pas uni par un lien étroit et obligatoire aux « services d’éducation et de formation dans les domaines des finances, de la vérification de comptes, de la comptabilité, des affaires et de la gestion; services pédagogiques pour la gestion d’équipes; formations en informatique » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante en considérant que les services de la demande contestée « permettent l’exercice » des services de la marque antérieure, les seconds ne sont pas nécessairement ni exclusivement rendus en ayant recours aux premiers. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des services qui sont, pour partie, identiques et similaires, à certains des services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PKFW. La marque antérieure porte sur le signe figuratif PKF, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un sigle de quatre lettres et la marque antérieure d’un sigle de trois lettres présenté en couleurs dans une calligraphie particulière. Visuellement et phonétiquement, les sigles PKFW du signe contesté et PKF de la marque antérieure ont en commun les trois lettres P, K et F placées dans le même ordre et selon le même rang, dont la 4

p rononciation s’effectue en épelant chacune d’elles, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. La présence de la lettre W en position finale du signe contesté n’apparaît pas de nature à exclure la perception globale proche de ces sigles, en ce qu’elle ne porte que sur une seule lettre, située en fin de signe, les deux sigles restant dominés par la même séquence de lettres PKF et de sonorités correspondantes. Enfin, la présentation en couleurs et dans une calligraphie particulière de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible du sigle PKF. Ainsi, il résulte des ressemblances d’ensemble précitées, une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté PKFW est donc similaire à la marque figurative antérieure PKF, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PKFW ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « activités sportives et culturelles ; éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; recyclage professionnel ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 5

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