NL23-0003 20/07/2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714- 3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. . I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 6 janvier 2023, la COMMUNE DE MIRAMONT DE GUYENNE (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0003 contre la marque n° 20/ 4690701 déposée le 12 octobre 2020, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont l’association BASTID’ART, est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2021-05 du 5 février 2021. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

«Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles » 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque française antérieure portant sur le signe verbal n°16/4302984, déposée le 28 septembre 2016, dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2017-08 du 24 février 2017, ci-dessous reproduit : 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi qu’à l’adresse indiquée par le demandeur dans le formulaire de demande en nullité. 6. La demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée à la suite de son rattachement au dossier électronique par courrier recommandé en date du 22 février 2023, reçu le 2 mars 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée, a présenté un jeu d’observations en réponse. 8. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le demandeur en réponse aux observations du titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 22 mai 2023. Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur :

- fait valoir l’identité et/ ou la forte similarité entre les services en cause ;

- soutient que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure en relevant que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes partagent l’élément commun « BASTID’ART », distinctif et dominant au sein des deux signes;

- sollicite la prise en charge des frais de procédure par le titulaire de la marque contestée en application de l’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle. Prétentions du titulaire de la marque contestée 10. Dans ses uniques observations, le titulaire de la marque contestée :

- Soutient qu’il est fondé à utiliser le nom BASTID’Art, qui constitue le nom de son association, créée en 2012;

- Demande à titre reconventionnel de prononcer la nullité de la marque antérieure invoquée FESTIVAL BASTID’ART n°16/4302984, au motif que « Cette usurpation de marque et de nom, constitue sans ambiguïté, un préjudice grave pour notre association ainsi qu’une violation manifeste de cette loi par la municipalité de Miramont de Guyenne (47800) . »

II.- DECISION A- S ur la demande reconventionnelle du titulaire de la marque contestée 11. Le titulaire de la marque contestée sollicite, à titre reconventionnel, la nullité de la marque antérieure FESTIVAL BASTID’ART. 12. Toutefois, il ressort des articles L.716-1, L.716-2 et L.716-5 du code de la propriété intellectuelle que seules les actions en nullité exercées à titre principal peuvent être formées devant l’Institut, celles-ci devant être faites « sous forme électronique sur le site Internet de l’INPI via le portail électronique dédié » en application de l’article 1er de la décision n°2020-35 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. En revanche, aucune des dispositions relatives à la procédure de nullité et de déchéance devant l’Institut ne prévoient la possibilité pour le titulaire de la marque contestée de former, à titre de moyen de défense dans le cadre d’une procédure de nullité, une demande reconventionnelle en nullité devant l’Institut. 13. Dès lors, si le titulaire de la marque contestée souhaitait demander la nullité de la marque antérieure invoquée, il lui appartenait de présenter une demande en nullité dans les formes et conditions requises précitées, cette demande étant alors de nature à suspendre la présente procédure conformément à l’article R.716-9 2° du code précité. 14. En l’espèce, il convient de relever qu’aucune demande en nullité à l’encontre de la marque antérieure FESTIVAL BASTID’ART n’a été formée devant l’Institut par le titulaire de la marque contestée dans les conditions précitées. 15. En conséquence, la demande reconventionnelle formée par le titulaire de la marque contestée doit être rejetée. B- S ur le droit applicable 16. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 applicable au jour du dépôt de la marque contestée, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 17. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 18. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

C- S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 19. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure verbale n°16/4302984 FESTIVAL BASTID’ART. 20. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 21. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1- S ur les services 22. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 23. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de tous les services pour lesquels la marque a été enregistrée, à savoir : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ». 24. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée pour les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations

de

loisirs ; production de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». 25. Les services d’« Éducation ; Formation ; Divertissement ; Activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ; Location de décors de spectacles ; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la marque contestée, se retrouvent dans des termes identiques dans le libellé de la marque antérieure. 26. Le services d’«organisation de concours (éducation ou divertissement) », appartiennent à la catégorie plus générale des services d’ « éducation ; formation ; divertissement » de la marque antérieure. Ces services ont la même nature et répondent à la même finalité, à savoir distraire ou d’éduquer, en sorte qu’ils sont similaires. 27. Les services de « réservation de places de spectacles », qui relèvent avec les services d’« activités culturelles ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la marque antérieure invoquée, du domaine du divertissement, partagent également la même nature.

Ces services sont donc similaires. 28. Ainsi, les services de la marque contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. 2- S ur les signes 29. La marque contestée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : 30. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 31. Le demandeur soutient que les signes en cause sont similaires. 32. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 33. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes 34. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence que la marque antérieure est composée de deux termes, et la marque contestée de douze termes et d’éléments figuratifs. 35. Ces signes ont en commun les séquences « FESTIVAL » et « BASTID’ART », ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques, et conceptuelles . 36. Si les signes se distinguent par la présence au sein de la marque contestée des termes « THEATRE, CIRQUE, DANSE, MUSIQUE, INTERNATIONAL DES ARTS DE LA RUE » et d’éléments figuratifs , la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 38 à 40).

37. Par conséquent, les signes en cause présentent de fortes similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles générant des ressemblances d’ensemble.

 Les éléments distinctifs et dominants des signes 38. Au sein de la marque contestée, la séquence « BASTID’ART » présente un caractère dominant dès lors qu’elle est d’une part mise en exergue de par sa présentation dans une position centrale, et dans une police de caractère de grande taille et, d’autre part, que les termes « THEATRE, CIRQUE, DANSE, MUSIQUE, FESTIVAL INTERNATIONAL DES ARTS DE LA RUE » qui l’entourent apparaissent très faiblement distinctifs au regard des services visés par l’enregistrement en ce qu’ils peuvent en décrire une caractéristique telle que la nature ou l’objet, et ne retiendront dès lors pas l’attention du consommateur. 39. Au sein de la marque antérieure, la séquence « BASTID’ART » apparait également distinctive et dominante, l’expression « FESTIVAL » venant l’introduire se contentant de la mettre en exergue, apparaissant en outre faiblement distinctive au regard des services protégés. 40. Par conséquent, les signes présentent de grandes ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 3- S ur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce  L e public pertinent 41. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 42. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 43. En l’espèce, les services des marques en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal.  L e caractère distinctif de la marque antérieure 44. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 45. En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure, non discuté, doit être considéré comme normal. 4- S ur l’appréciation globale du risque de confusion 46. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 47. En l’espèce, compte tenu de l’identité et des similarités des services en cause, des grandes ressemblances d’ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments

distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion entre les marques en présence. 48. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour tous les services visés dans son enregistrement. D- S ur la répartition des frais 49. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 50. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 51. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des services visés initialement dans la demande en nullité. 52. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse à la demande en nullité. Le demandeur, représenté par un mandataire, et qui n’a pas présenté d’observations en réponse à celles du titulaire de la marque contestée, n’a exposé que les seuls frais nécessaires à la présentation de sa demande. 53. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL23-0003 est justifiée. Article 2 : La marque n° 20/ 4690701 est déclarée nulle pour l’ensemble des services désignés dans son enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de l’association BASTID’ART au titre des frais exposés.