NL 23-0051 23/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 13 mars 2023, la société par actions simplifiée LUTESSA (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0051 contre la marque verbale n°19/4600841 déposée le 21 novembre 2019, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur J D est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2020-11 du 13 mars 2020.

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2. La demande en nullité porte sur la totalité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques ; développement de logiciels ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ». 3. Le demandeur invoque le motif absolu suivant : « la marque a été déposée de mauvaise foi ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple ainsi que par courriel. 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 28 mars 2023, reçu le 31 mars 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auquel le demandeur a répondu une fois. 8. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le demandeur en réponse aux deuxièmes observations du titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 25 septembre 2023. 9. Par courriers du 16 novembre 2023, l’Institut a informé les parties que la procédure était suspendue à son initiative, conformément à l’article R. 716-9 5° du Code de la propriété intellectuelle, dans l’attente d’informations et d’éléments susceptibles d’avoir une incidence sur le présent litige ou la situation des parties, eu égard à l’existence d’un litige judiciaire alors pendant entre les parties devant la Cour d’appel de Paris suite au recours contre un jugement du Tribunal de Commerce du 29 septembre 2022. Ce litige mettant en cause les mêmes parties et le tribunal ayant jugé que le titulaire de la marque contestée avait commis une faute en s’appropriant le nom FIVE NINES qui appartenait au demandeur. 10. Par courriers en date du 27 novembre 2023 et du 18 décembre 2023, les parties ont présenté des observations et des pièces en vue de la reprise de la procédure, auxquelles l’Institut a répondu le 15 janvier 2024 par un refus de reprise anticipée de la procédure, et ce afin d’écarter une éventuelle contrariété de décision. En effet, la Cour d’appel de Paris était susceptible de se prononcer sur la qualification d’un fait ayant une incidence directe sur la présente procédure – à savoir le respect des engagements contractuels du titulaire de la marque contestée à l’égard du demandeur, notamment de loyauté, par la création d’une société concurrente FIVE NINES, nom constituant la marque contestée 3

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11. Suite à la fourniture le 10 juin 2025, par le titulaire de la marque contestée, de l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 2 mai 2025, ainsi qu’à la réponse du demandeur en date du 11 juillet 2025, l’Institut a informé les parties, par courriers émis le 3 septembre 2025, que la procédure reprenait à cette date, au stade où elle se trouvait au jour de la suspension. Prétentions du demandeur 12. D ans son exposé des moyens , le demandeur fait valoir les prétentions et arguments suivants :

- Spécialisé dans le conseil et les prestations en systèmes et logiciels informatiques, il a débuté le 28 avril 2014, une collaboration avec le titulaire de la marque contestée, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance jusqu’à novembre 2014. Puis ce dernier a exercé son activité en qualité d’apporteur d’affaires entre 2016 et 2019.

- En 2018, le signe FIVE NINES a été créé pour le compte du demandeur, notamment dans la perspective d’un salon commercial. Le titulaire de la marque contestée lui a alors soumis, pour validation, des cartes de visite, dépliants et kakémonos. Le signe était apposé aux côtés de la mention « LUTESSA GROUP » (pièce n°3.1). Le signe FIVE NINES est depuis lors systématiquement présenté comme faisant partie du groupe du demandeur auprès des clients, des partenaires, des collaborateurs et des associés.

- Entre octobre 2018 et mars 2019, les relations se sont détériorées suite à l’échec de la vente d’un projet initié par le titulaire de la marque contestée. Ce dernier a proposé le rachat du projet : aucun accord n’a pas être trouvé. Le 25 avril 2019, il informait le demandeur de son souhait de constituer sa propre société et ne s’interdisait pas de récupérer les clients et ressources du projet précité. Le demandeur l’a informé de son désaccord. Leurs relations ont pris fin le 19 décembre 2019.

- Avant la fin de leurs relations contractuelles, le demandeur a découvert la constitution, par le titulaire de la marque contestée, d’une société dénommée FIVE NINES le 23 mai 2019 pour une activité concurrente, l’exploitation de la dénomination FIVE NINES, des nom et adresse du demandeur, le débauchage d’au moins deux de ses salariés et le dépôt de la marque contestée. Par courriel du 18 novembre 2019, le demandeur s’est opposé à l’exploitation du signe FIVE NINES.

- Le Tribunal de commerce de Paris, saisi par le titulaire de la marque contestée, qui a rendu son jugement du 29 septembre 2022 (jugement objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris) a reconnu que le titulaire de la marque contestée avait commis une faute en s’appropriant la dénomination FIVE NINES.

- Il doit être considéré comme l’unique titulaire de la marque contestée, le signe FIVE NINES (ou FIVE9S) ayant été créé dans le cadre de ses activités en 2018.

- Le titulaire était conscient de l’exclusivité des droits du demandeur sur le signe FIVE NINES : le 30 octobre 2019, il a imposé la facturation en la passant à la société FIVE NINES. Face au refus du demandeur le 18 novembre 2019, la facturation a été faite de nouveau au nom propre du titulaire. Malgré ces refus, il a déposé trois jours plus tard la marque contestée, signe de sa mauvaise foi.

- Le titulaire vise uniquement à se placer dans le sillage du demandeur. Il a notamment exploité le matériel commercial du demandeur, ses noms et adresses dans le but de détourner sa clientèle. En outre, il a débauché deux de ses salariés, alors qu’une obligation 4

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de non-sollicitation du personnel était expressément prévue par le contrat régissant la relation initiale entre les parties.

- Le demandeur doit à tout le moins être co-titulaire des droits sur le signe FIVE NINES dans le cadre d’une indivision. Le dépôt d’une marque étant un acte de disposition, l’unanimité des co-indivisaires était requise. Le jugement précité du Tribunal de Commerce de Paris a explicitement admis que la dénomination FIVE NINES est un « projet commun » avec le président de la société demanderesse. La marque contestée doit donc être annulée, l’accord du demandeur n’ayant pas été obtenu.

- Le demandeur sollicite la prise en charge de ses frais engagés dans le cadre de la procédure conformément à l’article L.716-1-1 du CPI. 13. Dans ses premières et dernières observations, le demandeur réitère son argumentation, répond aux arguments du titulaire de la marque contestée et notamment :

- Rappelle qu’aucune obligation n’impose au demandeur d’agir en revendication de propriété. En outre, la propriété de la marque ne peut être revendiquée dans le cadre d’une action devant l’INPI.

- Fait valoir que les raisonnements tenus dans le jugement du Tribunal précité peuvent être invoqués et notamment en ce qu’il a retenu que l’appropriation du signe FIVE NINES est de nature à caractériser une faute. Il ne peut en être que de même pour le dépôt à titre de marque sans l’autorisation du demandeur.

- Le titulaire de la maque contestée ne prouve pas que le nom a été proposé par lui au demandeur dans l’hypothèse d’un futur partenariat, finalement abandonné. Il fournit, pour la première fois, un contrat de cession de droits d’auteur. Cette communication tardive ne peut que jeter de grand doute sur l’authenticité de ce contrat, manifestement rédigé pour les seuls besoins de la présente procédure. En tout état de cause, les droits d’auteur seraient sans incidence sur les droits du demandeur sur le signe FIVE NINES.

- La réservation d’un nom de domaine, l’exploitation d’un site Internet ou de réseaux sociaux, par le titulaire de la marque contestée, n’a pas réellement de portée juridique, les réseaux sociaux ayant en outre été créés après le litige entre les parties. 14. Dans son courrier sollicitant la reprise de la procédure suite à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris, le demandeur souligne que celui-ci ne contient aucun développement sur le parasitisme, et ne semble donc pas être de nature à influe de quelque manière que ce soit la décision rendue par l’INPI. 15. A l’appui de son exposé des moyens et de ses observations en réponse, le demandeur a fourni des pièces suivantes :

- Pièce n° 1 : Copie de la marque française N° 4600841.

- Pièce n° 2 : Extrait du registre national des entreprises – SAS LUTESSA.

- Pièce n° 3 : 1. Courriel entre Monsieur D et Monsieur M du 1er mars 2018 sur la validation des cartes de visites, dépliants et kakemonos utilisés par LUTESSA. 2. Courriel de Monsieur M du 16 mars 2018 annonçant le lancement du site Five9s pour l’offre Cloud.

- Pièce n° 4 : Courriel de Monsieur D à Monsieur M du 25 avril 2019.

- Pièce n° 5 : Extrait du registre national des entreprises – SAS FIVE NINES.

- Pièce n° 6 : Courriel de Monsieur D du 30 octobre 2019. 5

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— Pièce n° 7 : Reproductions et liens non autorisés sur les sites de Madame C D – Copie écran du 22 mai 2020.

- Pièce n° 8 : Liste des salariés débauchés et leurs profils Linkedin.

- Pièce n° 9 : Courriel en réponse de Monsieur M du 18 novembre 2019.

- Pièce n° 10 : Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 29 septembre 2022, RG n° J2021000540.

- Pièce n° 11 : Dernières conclusions de Monsieur D et la société FIVE NINES devant le Tribunal de commerce de Paris.

- Pièce n° 12 : 1. CJUE, affaire LINDT, C-529/07, 11 juin 2009. 2. CA Paris, 25 mars 2016. 3. TGI Paris, 11 février 2016. 4. Com., 25 avr. 2006, Pourvoi n° 04-15.641. 5. CA Nancy, 15 avril 2014. 6. Com. 2 février 2016, Pourvoi n° 14-21-338. 7. CA Paris, 27 octobre 2020, n° 18/15742. 8. Civ. 1, 26 mai 1999, Pourvoi n° 97-16.147.

- Pièce n° 13 : Contrat de sous-traitance du 28 avril 2014 entre LUTESSA et Monsieur D
- Pièce n° 14 : Courriel de Monsieur D du 25 novembre 2019.

- Pièce n° 15 : 1. Com. 1er juin 1999, n° 97-13.392. 2. CA Nîmes, 21 mars 2013, n° 12/00606. Prétentions du titulaire de la marque contestée 16. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée fait valoir les arguments suivants :

- Il a collaboré avec le demandeur au moyen d’un contrat de sous-traitance d’avril 2014 à novembre 2014, collaboration qui s’est poursuivie de 2016 à 2019, sans contrat, sur la base d’une relation requalifiée en contrat d’agent commercial par le Tribunal de Commerce de Paris. En 2018, sa femme a réalisé pour le compte de son mari des ébauches de cartes de visites, dépliants et kakémonos sous le nom FIVE NINES, nom proposé par lui-même au demandeur dans l’hypothèse d’un futur partenariat, finalement abandonné. Elle a cédé ses droits au titulaire. La même année, il a procédé à la réservation d’un nom de domaine FIVE9S.FR, en son nom personnel. En 2019, leurs relations d’affaires se sont dégradées. Par courriel du 25 avril 2019, le titulaire de la marque contestée a informé le demandeur de son projet de poursuivre son activité, seul, avec la marque contestée et a créé sa société. Il a procédé au dépôt de la marque contestée le 21 novembre 2019, qu’il exploite depuis son enregistrement.

- Le jugement du Tribunal de Commerce de Paris précité n’avait pas à trancher la question du dépôt de la marque contestée.

- Les prétendus actes de parasitisme invoqués par le demandeur n’ont aucun rapport avec l’objet de la présente procédure et ne sont pas de la compétence de l’INPI.

- Les cartes de visite, dépliants et kakémonos créés en 2018 étaient des ébauches créées par sa femme pour son propre compte. Le demandeur ne fournit aucun document témoignant de la matérialisation et de l’usage effectif de ces supports ni de leur communication au public. En outre, aucun contrat de licence ou de cession de droit d’auteur n’a été conclu avec le demandeur. 6

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— L’intention de priver illégitimement le demandeur d’un signe nécessaire à son activité n’est pas prouvé, de même que l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant de la fonction de la marque.

- Le demandeur ne s’est pas immédiatement opposé à la création de la société FIVE NINES par le titulaire de la marque contestée, n’a formé aucune opposition ou observation à l’encontre du dépôt de la marque contestée, et a introduit une action en nullité en lieu et place d’une action en revendication de propriété.

- Le dépôt de la marque s’inscrit dans un processus consistant à développer et protéger le signe FIVE NINES, ce dernier ayant fait l’objet d’investissements personnels de la part du titulaire depuis sa création.

- Le contrat de sous-traitance conclu en 2014 ne peut être invoqué dès lors qu’il a été conclu pour une durée de 36 mois renouvelable par tacite reconduction par période d’un an. Au jour de la création de la dénomination FIVE NINES en 2018 et du dépôt de marque, les parties n’étaient plus liées par ce contrat.

- Le titulaire de la marque contestée a procédé à la réservation du nom de domaine five9s.fr le 27 févier 2018, à ses frais. Cette exploitation est effective. Il a également créé sa société en en informant préalablement le demandeur. Le seul fait que les sociétés soient concurrentes n’est pas condamnable. En outre, les obligations de loyauté et de non-concurrence sont limitées dans le temps. Par ailleurs, le demandeur ne s’est pas opposé tout de suite à la création de la société.

- Au jour du dépôt de la marque, le titulaire était seul titulaire de différents droits sur la dénomination FIVE NINES. Il n’avait donc pas à solliciter l’accord du demandeur. Ce dépôt constitue donc l’étape supplémentaire et logique d’un processus et d’une stratégie consistant à développer et protéger le signe FIVE NINES. Il n’y a donc pas détournement du droit des marques.

- Postérieurement au dépôt de la marque, le titulaire a créé un compte Linkedin sous l’usename FIVE NINES, compte toujours entretenu. 17. Dans ses deuxièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée fait valoir les arguments suivants :

- Le demandeur ne démontre pas un usage antérieur du signe FIVE NINES, dès lors que seul un usage public permettait au titulaire d’avoir connaissance de cet usage. Le demandeur ne prouve pas que le signe FIVE NINES était connu de ses clients, partenaires, collaborateurs et salariés.

- Le contrat de cession de droit d’auteur entre le titulaire et sa femme est tout à fait authentique et valide. Il n’a pas été fourni lors du jugement du Tribunal de Commerce car cette procédure ne portait pas sur la validité du dépôt de la marque contestée. Il ne saurait être considéré comme nul dès lors qu’il n’y avait pas de contrepartie financière : en effet, la cession peut être faite à titre gratuit.

- Le fait que le titulaire ait proposé au demandeur le nom FIVE NINES dans l’hypothèse d’un futur partenariat, ne donne pas de droit indivis au demandeur sur ce signe.

- Les faits et preuves postérieurs à l’acte de dépôt peuvent contribuer à établir l’intention du titulaire au jour du dépôt. Ainsi, l’existence des réseaux sociaux postérieurs au dépôt de la marque contestée, la création des logotypes, l’immatriculation de la société, du nom de domaine, le dépôt de marque sont à prendre en considération quant à l’intention du titulaire de la marque contestée. 7

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18. Dans son courrier informant l’Institut de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris, et sollicitant la reprise de la procédure, le titulaire de la marque contestée considère que celui-ci exclue toute faute de sa part. 19. A l’appui de ses observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a joint les pièces suivantes, ainsi nommées par l’Institut :

- Pièce n°1 : Immatriculation au RCS de la société Lutessa
- Pièce n°2 : Contrat de sous-traitance
- Pièce n° 3 : Jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 septembre 2022
- Pièce n° 4 : Extrait d’e-mail
- Pièce n°5 : réservation du nom de domaine five9s.fr le 27 février 2018
- Pièce n°6 : e-mail du titulaire de la marque contestée en date du 25 avril 2019
- Pièce n°7 : extrait de l’immatriculation au RCS de la société FIVE NINES le 18 mai 2019
- Pièce n°8 : dépôt de la marque contestée le 21 novembre 2019
- Pièce n°9 : e-mail de Monsieur M en date du 16 mars 2018
- Pièce n°10 : cession de droits d’auteur
- Pièce n°11 : captures d’écran du compte Linkedkn sous l’username Five Nines
- Pièce n°12 : Décision NL22-0026
- Pièce n°13 : Décision NL22-0103. II.- DECISION 1. S ur le droit applicable 20. La marque a été déposée le 21 novembre 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019. 21. En conséquence, la validité du signe contesté doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992, dans sa version applicable au jour du dépôt de la marque contestée. 22. Conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit » ainsi qu’à la jurisprudence (notamment Cass. Com. du 25 avril 2006, EMMA SHAPPLIN, pourvoi n°04-15.641), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque déposée de mauvaise foi. 23. A cet égard, la Cour de cassation a pu préciser que toute marque déposée en fraude des droits d’autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquelle l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné avec l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d’annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774). 24. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fondement de la mauvaise foi 25. En application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, le dépôt d’une marque est susceptible d’être qualifié de frauduleux dès lors qu’il porte atteinte aux intérêts d’un 8

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tiers, notamment lorsqu’il a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité, présente ou future et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue. 26. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, point 73 ; CJUE, 27 juin 2013, MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. 27. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, point 75). 28. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07). 29. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. 30. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour de son dépôt de l’usage antérieur qui était fait du signe, et d’autre part, que ce dépôt a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.  Sur la connaissance de l’usage antérieur du signe FIVE NINES 31. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 21 novembre 2019. Il convient donc de rechercher si à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe FIVE NINES. 32. Le demandeur soutient qu’en 2018, le signe FIVE NINES a été créé pour son compte, notamment dans la perspective d’un salon commercial. Le titulaire de la marque contestée lui a alors soumis, pour validation, des cartes de visite, dépliants et kakémonos. Le signe était apposé aux côtés de la mention « LUTESSA GROUP » (pièce n°3.1). Le signe FIVE NINES est depuis lors systématiquement présenté comme faisant partie du groupe du demandeur auprès des clients, des partenaires, des collaborateurs et des associés. 33. Le titulaire de la marque contestée considère quant à lui que les cartes de visite, dépliants et kakémonos créés en 2018 étaient des ébauches créées par sa femme pour son propre compte, et que le demandeur ne fournit aucun document témoignant de la matérialisation et de l’usage effectif de ces supports ni de leur communication au public. Il souligne qu’aucun contrat de licence ou de cession de droit d’auteur n’a été conclu avec le demandeur. Il considère en outre que le demandeur ne démontre pas un usage antérieur du signe FIVE NINES, dès lors que seul un usage public permettait au titulaire d’avoir connaissance de cet 9

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usage. Or celui-ci ne prouve pas que le signe FIVE NINES était connu de ses clients, partenaires, collaborateurs et salariés. 34. En l’espèce, il résulte des observations et des pièces suivantes du demandeur, que le nom FIVE NINES a été initié dans le cadre des activités de la société LUTESSA, et son lancement annoncé à ses équipes en mars 2018: – Pièce n°3.1 : un mail da té du 1 er mars 2018 entre le titulaire de la marque contestée et son épouse, avec la mention « pour relecture et vérifications », puis quelques minutes plus tard, entre le titulaire de la marque contestée et le demandeur, qui concerne des cartes de visite, dépliants et kakémonos Five Nines ; la plupart des cartes de visite comprenant l’adresse du demandeur (cf. pages 6, 7 et 8), le dépliant comprenant la mention « LUTESSA GROUP » et l’adresse du demandeur (cf. page 9), et les kakémonos comprenant la mention « LUTESSA GROUP » (cf. pages 11 et 12) ; – Pièce n°3.2 : un mail du demandeur daté du 16 mars 2018 annonçant à ses collaborateurs que « Le site Five9s pour l’offre Cloud est en ligne ; Attention les yeux :-) et Go pour les rdvs !!! »° précisant notamment que « Five Nines est une société de Lutessa Group » (cf. page 16). Il ressort en outre du courriel du 18 novembre 2019 (Pièce n°9), soit 3 jours seulement avant le dépôt de la marque contestée, que le demandeur s’est clairement opposé à l’exploitation du signe FIVE NINES par le titulaire de la marque contesté, lui précisant notamment « (…) nous avons un litige avec le nom FiveNines que tu t’es approprié et sur lequel je réserve mes droits sur les suites judiciaires à donner(…) ». 35. Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la titularité éventuelle d’un droit d’auteur sur le signe FIVE NINES, il résulte des pièces transmises que le titulaire de la marque contestée avait nécessairement connaissance au jour du dépôt de la marque contestée, à savoir le 21 novembre 2019, du lancement du signe FIVE NINES initié dans le cadre des activités du demandeur en mars 2018, pour une offre précise.  Sur l’intention du titulaire de la marque contestée 36. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué afin de détourner la finalité du droit des marques ou dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité. 37. En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36). 38. Le demandeur soutient que le « … Titulaire de la Marque Litigieuse était incontestablement de mauvaise foi au moment du dépôt », qu’il « … a ainsi volontairement choisi un signe connu par les clients, partenaires, collaborateurs et salariés de la Demanderesse depuis 2018 pour désigner (et exploiter) des services identiques par une société qu’il qualifie lui-même de concurrente » et « … a notamment exploité le matériel commercial créé pour la Demanderesse ainsi que ses nom et adresse dans le but de détourner sa clientèle ». Il avait parfaitement conscience que « … la Demanderesse est l’unique titulaire des droits sur le signe « FIVE NINES » et qu’elle seule était donc autorisée à procéder à un tel dépôt ». 10

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39. En l’espèce, la collaboration entre le demandeur (le client) et le titulaire de la marque contestée (le prestataire) avait débuté en 2014, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, qui prévoyait dans son article 10, « Le prestataire s’engage expressément à ne pas utiliser pour ses propres besoins, ni à commercialiser les produits créés dans le cadre du présent contrat tels que programmes, données, plans, informations et autres documents liés à des programmes, dont les droits seront de pleins droits cédés à LUTESSA au titre de la rémunération globale convenue entre les parties. Par conséquence, le Prestataire renonce à revendiquer tout droit de propriété intellectuelle ainsi qu’à déposer toute demande de propriété industrielle sur le fondement des produits précédemment cités » (pièce n° 13). A cet égard, si le contrat se terminait en novembre 2014, il peut néanmoins être pris en compte et analysé en combinaison avec les autres éléments, dans le cadre d’une appréciation globale, la collaboration entre les parties ayant perduré de 2016 à 2019. S’il est vrai que cet article ne portait pas expressément sur l’usage du signe FIVE NINES, il n’en demeure pas moins qu’il vise tout droit de propriété intellectuelle et toute demande de propriété industrielle. 40. En outre, comme il a été indiqué précédemment, il ressort de la pièce n° 3.1 du demandeur, datée du 1er mars 2018, constituée d’échange de courriels débutant par un message envoyé par la femme du titulaire au titulaire de la marque contestée puis au demandeur, que les propositions de cartes de visites, dépliants et kakemonos comportant le signe FIVE9S ou FIVE NINES associent dans leurs contenus les noms LUTESSA GROUP, et notamment une présentation de ce groupe (chiffre d’affaires, années de création, nombre de salariés, objet). Par ailleurs, la pièce n° 3.2 du demandeur constituée d’un courrier comportant une adresse se terminant par « @lutessa.com », du 16 mars 2018, indique : « Hello à tous, Le site Five9s pour l’offre Cloud est en ligne … ». Le 30 octobre 2019, dans un courriel adressé au demandeur, le titulaire de la marque contestée indique que la facturation « … passe maintenant sur la société FIVE NINES … ». Le demandeur lui ayant refusé cette modification par un courriel du 18 novembre 2019, le titulaire prend bonne note de ce refus, par un courriel 25 novembre 2019 (pièce n° 4 du demandeur). Dans le courriel du 18 novembre 2019 précité, le demandeur indique également clairement avoir un litige avec le nom FiveNines que le titulaire de la marque contestée se serait approprié. Le 21 novembre 2019, le titulaire procède au dépôt de la marque contestée. 41. Il ressort ainsi des éléments précités, et de la chronologie des faits :

- que la marque contestée a été créée dans le cadre de l’activité du demandeur, le signe FIVE NINES étant présenté comme un signe exploité au nom du GROUPE LUTESSA, et ce dès mars 2018 ;

- que le titulaire de la marque contestée a procédé au dépôt de la marque contestée seulement 3 jours après le refus clairement exprimé par le demandeur qu’il fasse usage du nom FIVE NINES, tout en laissant paraitre dans les jours suivants qu’il renonçait effectivement à l’usage de ce nom (pièce n°4 précitée). 42. Ainsi, au vu de la chronologie des faits et des éléments précités pris dans leur ensemble, la marque contestée peut être considérée comme une violation des usages honnêtes dans le commerce et les affaires, et du devoir de loyauté du titulaire de la marque contestée envers son partenaire commercial. 11

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43. A cet égard, le fait que le demandeur ne se soit pas opposé tout de suite à la création, en mai 2019, de la société FIVE NINES ne saurait valoir comme sa reconnaissance du droit du titulaire sur le nom FIVE NINES, le demandeur ayant marqué son désaccord tel que précédemment indiqué quelques mois plus tard, avant le dépôt de la marque contestée (pièce n° 4 précitée du demandeur). 44. Il en résulte que la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée lors du dépôt de celle-ci apparaît caractérisée. 45. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour tous les services désignés dans son enregistrement. 3. Sur la répartition des frais 46. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 47. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 48. En l’espèce, le demandeur a sollicité la prise en charge des frais exposés par la partie adverse.

49. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue justifiée pour l’intégralité des services initialement visés. 50. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges écrits entre les parties, le demandeur ayant présenté un jeu d’observations. De surcroît, la mauvaise foi lors du dépôt de la marque litigieuse par le titulaire de la marque contestée, personne physique, a été caractérisée. 51. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 1100 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros). 12

NL23-0051 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL23-0051 est reconnue totalement justifiée. Article 2 : L’enregistrement de la marque n°19/4600841 est déclaré nul pour tous les services visés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 1100 euros est mise à la charge de Monsieur J D au titre des frais exposés. 13