DC 23-0089 03/01/2024

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE

**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 16 juin 2023, la société WTM ESTABLISHMENT, Anstalt (institution), société organisée selon les lois du Liechtenstein, (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 23-0089 contre la partie française de l’enregistrement international n° 207976, portant sur le signe ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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Cet enregistrement international désignant la France, dont la société F.LLI GANCIA & C. S.p.A, société de droit italien est titulaire (le titulaire de la marque contestée), daté du 5 mars 1958, a fait l’objet d’une notification à l’Institut de l’extension à la France le 31 mars 1978 et a été régulièrement renouvelé.

2. La demande porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 33 : Vodka ».

3. Le demandeur a invoqué le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».

Il a versé un exposé des moyens à l’appui de cette demande en déchéance dans lequel il demande notamment :

- que la déchéance prenne effet le 2 septembre 1983, et de manière subsidiaire au 1er janvier 2023;

- que les frais exposés soient pris en charge par le titulaire de la marque contestée selon le maximum du barème.

4. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriers simples envoyés à l’adresse du titulaire ainsi qu’à l’adresse du mandataire relatif à l’enregistrement international contesté indiquée sur la base de données de l’OMPI.

5. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 21 août 2023, reçu le 24 août 2023. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

6. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 24 octobre 2023.

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3 II.- DECISION A. Sur le fond

7. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.

8. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance».

9. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.

10. Enfin, l’article R.716-6 du code précité prévoit dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».

11. L’article R.712-23 du code de la propriété intellectuelle précise : « […] La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l’application des articles L. 712-4 et L. 714-5, est : […]2° Pour les marques internationales n’ayant pas fait l’objet d’une notification d’irrégularité fondée sur le 2° de l’article R. 712-11 ou d’une opposition, celle de l’expiration du délai prévu à l’article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l’expiration du délai pour former opposition ; […] ».

12. L’article R.717-4 du code précité, dans son deuxième alinéa, prévoit ainsi que : « Le délai de quatre mois dans lequel doivent être émises les notifications d’irrégularité, conformément à l’article R. 712-11 (2°), court à compter de la notification à l’Institut national de la propriété industrielle de l’extension à la France de l’enregistrement international ».

13. Par ailleurs, selon l’article R.717-5 du code précité : « Le délai pour former opposition, conformément à l’article L. 712-4, court à compter de la publication du bulletin La gazette par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. […] ».

14. En l’espèce, l’enregistrement international contesté a été notifié aux offices nationaux concernés dont l’Institut, le 31 mars 1978. Aucune notification de refus provisoire ni d’opposition n’ayant été communiquée par l’Institut pour la partie française, la marque contestée est réputée enregistrée pour la France à l’expiration du délai de 4 mois visé à l’article R.717-4 précité soit le 31 juillet 1978. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 16 juin 2023.

15. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.

16. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 16 juin 2018 au 16 juin 2023 inclus, pour l’ensemble des produits désignés dans l’enregistrement.

17. En l’absence de toute réponse du titulaire de de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits contestés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage.

18. Le demandeur a sollicité « que la déchéance prenne effet « à compter d’un délai de 5 années suivant l’enregistrement de la marque », soit le 2 septembre 1983, et de manière subsidiaire au 1er janvier 2023» ; DC23-0089 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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19. Le point de départ de la période ininterrompue de cinq ans visée à l’article L.714-5 du code précité est fixé « au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque ».

20. En l’espèce, la marque contestée étant réputée enregistrée pour la France le 31 juillet 1978 (cf. supra point 14), le délai de cinq années suivant la date de l’enregistrement de la marque contestée expirait le 31 juillet 1983.

Ainsi, il y a lieu de faire droit à la requête du demandeur visant à faire rétroagir la date d’effet de la déchéance au 2 septembre 1983, cette date étant postérieure à la survenance du motif de déchéance.

21. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 2 septembre 1983 pour tous les produits visés dans l’enregistrement.

B. Sur la répartition des frais

22. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

23. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de l’article L.716-1-1 précité, prévoit dans son article 2.II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

24. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en déchéance.

25. En outre, le titulaire de la marque contestée n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande.

26. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).

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5 PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en déchéance DC23-0089 est justifiée.

Article 2 : La société de droit italien F.LLI GANCIA & C. S.p.A, est déclarée déchue de ses droits sur la protection pour la France de l’enregistrement international n° 207976 à compter du 2 septembre 1983 pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement.

Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société de droit italien F.LLI GANCIA & C. S.p.A au titre des frais exposés.

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