OPP 16-0063 Courbevoie, le 5 décembre 2023 Projet valant décision le 9 janvier 2024 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE LA BANQUE POSTALE (société anonyme) a déposé, le 13 octobre 2015 la demande d’enregistrement n°15 4 217 314 portant sur le signe verbal PACTE GÉNÉRATION DE LA BANQUE POSTALE. Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « affaires financières ; affaires bancaires ; assurances ; assurance-vie ; information en matière d’assurances, courtage en assurances, conseil en matière d’assurances, services de conseils, d’informations, de renseignements concernant les produits d’assurances ; Caisses de prévoyance ; conseil fiscal ; estimations et expertises fiscales ; Services de

2 consultation en matière fiscale ; Services d’assistance, de conseils et d’information liés à la fiscalité, à l’avis d’imposition et à la planification fiscale ; Conseil et consultation en matière financière, budgétaire et fiscale ; tous ces services pouvant également être fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris le réseau mondial de communication ». Le 6 janvier 2016, la société GENERATION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe française GENERATION déposée le 21 février 2000, enregistrée sous le n°3009622 et régulièrement renouvelée ; Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Services de conseil en assurances, courtage en assurances, services financiers, compagnie d’assurances, institutions de prévoyance, caisses de prévoyance, mutuelles, prestations de remboursement de frais de santé, prestations de remboursement de garanties, prestations de prévoyance, prestations de remboursement de garanties hospitalisation, prestations de remboursement de frais de santé, de capitaux décès ; préconisation de toutes mesures de prévention. Service d’arbitrage juridique ; expertises en matière d’assurance ». L’opposition a été notifiée le 13 janvier 2016 à la société déposante sous le n°16-0063 et réceptionnée le 14 janvier 2016. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa date de réception. La société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition et invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. La société opposante a fourni des pièces visant à établir l’exploitation de sa marque dans le délai imparti. Ces pièces ont été transmises à l’opposant le 26 avril 2016. Le 28 avril 2016, l’Institut a informé les parties que la procédure était suspendue suite à une action judiciaire à l’encontre de la marque antérieure invoquée et ce conformément à l’article L.712-4 du code de la propriété intellectuelle. Le 4 octobre 2022, l’opposant sollicitait la reprise de la présente procédure en opposition suite au rejet de la demande en nullité à l’encontre de la marque antérieure. Le 1er décembre 2022, l’Institut informait les deux parties que la reprise ne pouvait avoir lieu en raison de l’action judiciaire à son encontre et dont l’issue restait inconnue. Le 14 décembre 2022, l’opposant informait l’Institut que l’action judiciaire à l’encontre de la marque antérieure était éteinte. Le 9 janvier 2023, une notification de reprise de procédure a été adressée par l’Institut aux deux parties et suite à ce courrier la société déposante a fourni de nouvelles observations. Toutefois, cette reprise de procédure a été annulée par l’Institut, par courrier du 1er décembre 2023, car celle- ci faisait reprendre la procédure à un stade différent de celui du jour de la suspension. Un nouveau courrier de reprise a ainsi été notifié aux parties et il convient de statuer sur l’opposition au regard des pièces fournies antérieurement à la suspension initiale (observations en réponse à l’opposition du 16 mars 2016 et fourniture des preuves d’usage par l’opposant du 12 avril 2016).

3 Ainsi, les observations en réponse de la société déposante déposée le 22 mars 2023, n’ont pu être prises en considération à ce stade de la procédure, ce dont les parties ont été informées. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT La société GENERATION fait valoir, à l’appui de son opposition les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. III.- DECISION Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « affaires financières ; affaires bancaires ; assurances ; assurance-vie ; information en matière d’assurances, courtage en assurances, conseil en matière d’assurances, services de conseils, d’informations, de renseignements concernant les produits d’assurances ; Caisses de prévoyance ; conseil fiscal ; estimations et expertises fiscales ; Services de consultation en matière fiscale ; Services d’assistance, de conseils et d’information liés à la fiscalité, à l’avis d’imposition et à la planification fiscale ; Conseil et consultation en matière financière, budgétaire et fiscale ; tous ces services pouvant également être fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris le réseau mondial de communication ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de conseil en assurances, courtage en assurances, services financiers, compagnie d’assurances, institutions de prévoyance, caisses de prévoyance, mutuelles, prestations de remboursement de frais de santé, prestations de remboursement de garanties, prestations de prévoyance, prestations de remboursement de garanties hospitalisation, prestations de remboursement de frais de santé, de capitaux décès ;

4 préconisation de toutes mesures de prévention. Service d’arbitrage juridique ; expertises en matière d’assurance ». CONSIDERANT que les « affaires financières ; affaires bancaires ; assurances ; assurance-vie ; information en matière d’assurances, courtage en assurances, conseil en matière d’assurances, services de conseils, d’informations, de renseignements concernant les produits d’assurances ; Caisses de prévoyance ; conseil fiscal ; estimations et expertises fiscales ; Services de consultation en matière fiscale ; Services d’assistance, de conseils et d’information liés à la fiscalité, à l’avis d’imposition et à la planification fiscale ; Conseil et consultation en matière financière, budgétaire et fiscale ; tous ces services pouvant également être fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris le réseau mondial de communication » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante ; A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En outre, il convient de relever que la société déposante indique expressément dans ses observations du 11 mars 2016 qu’ « …il n’est pas contesté que les services… sont identiques ou similaires… » CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la

comparaison

des

signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal PACTE GENERATION DE LA BANQUE POSTALE reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe GENERATION, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté se compose de six lettres et la marque antérieure d’une seule dénomination écrite en vert et soulignée d’un trait vert.

5 Que les signes ont en commun le terme GENERATION ; que toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à créer une similarité entre les signes. Qu’en effet, visuellement, les signes en présence se distinguent par leur présentation et leur structure, le signe contesté se composant de six éléments verbaux écrits en noir et la marque antérieure d’une seule dénomination écrite en vert et soulignée par un trait vert, dont il ressort également une différence de longueur. Qu’ainsi ces deux signes présentent des physionomies très distinctes. Que phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme (dix temps pour le signe contesté et quatre pour la marque antérieure) et par leurs sonorités d’attaque et finale, du fait de la présence des termes PACTE et DE LA BANQUE POSTALE dans le signe contesté. Qu’intellectuellement, la société opposante estime que « les connotations intellectuelles des deux signes seront par conséquent similaires pour faire référence au terme arbitraire et distinctif GENERATION ». Toutefois, le signe contesté pris dans son ensemble fait référence à un contrat intergénérationnel évoquant la solidarité entre les différentes générations, cette évocation particulière étant absente de la marque antérieure GENERATION, qui désigne de manière générale l’ensemble des personnes vivant dans le même temps et étant à peu près du même âge. Qu’en conséquence, le fait que « le terme GENERATION soit repris dans son intégralité dans les deux signes » n’est pas suffisant pour créer un risque de confusion entre les signes. Qu’en outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente ; Qu’en effet, le terme GENERATION, distinctif au regard des services en présence, n’apparaît pas dominant dans le signe contesté dès lors qu’il est précédé du terme PACTE et fait partie d’un ensemble, dotée de la signification précitée, qui sera ainsi appréhendé dans sa globalité par le consommateur. Que de surcroît les autres éléments verbaux du signe contesté sont tout aussi perceptibles en ce qu’ils sont placés sur la même ligne que le terme GENERATION et écrits en caractères de même taille, de sorte que contrairement aux affirmations de la société opposante, le mot GENERATION n’est pas l’élément dominant du signe contesté. Qu’à cet égard, les termes DE LA BANQUE POSTALE du signe contesté, apparaissent parfaitement distinctifs et seront ainsi de nature à retenir également l’attention du consommateur et ce même s’ils évoquent l’origine des services en cause. Que les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion ou d’association. Qu’à cet égard, rien ne permet d’affirmer que le consommateur percevra le signe contesté comme indiquant « une collaboration entre la banque Postale et le titulaire de la marque antérieure GENERATION ». Qu’ainsi le signe verbal contesté PACTE GENERATION DE LA BANQUE POSTALE n’apparaît pas similaire à la marque antérieure GENERATION.

6 Sur l’appréciation globale du risque de confusion CONSIDERANT que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Qu’en l’espèce, malgré l’identité et la similarité des services en cause, en l’absence de similitude entre les signes, il n’existe globalement pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION Qu’en conséquence, le signe verbal contesté PACTE GENERATION DE LA BANQUE POSTALE peut être adopté comme marque pour les services qu’il désigne sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante sur la marque antérieure GENERATION. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.