OPP 18-1902 / PVA Le 25/10/2018

DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Matthieu C a déposé, le 15 février 2018, la demande d’enregistrement n°4 429 093 portant sur le signe complexe MARIN DE ST TROPEZ.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Bijouterie ; coffrets à bijoux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; porte-clefs de fantaisie ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Photographies ; articles de papeterie ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; stylos ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; Malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; étuis pour clés ; sacs ; sacs à main ; sacs à dos ; sacs de plage ; sacs fourre-tout [tote bags] ; sacs de sport ; porte-documents de type serviette, serviettes ; trousses de toilette ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; Articles de vaisselle ; tasses, mugs ; verres (récipients), chopes ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en faïence ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; Vêtements ; tee-shirts ; polos ; short ; sweat-shirts ; pulls ; maillots de bain ; peignoirs de bain ; vêtements de plage ; vestes ; manteaux ; pyjamas ; pantalons ; chapeaux ; casquettes ; bonnets ; ceintures ; gants ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures ; chaussures de plage ; sous-vêtements ».

Le 7 mai 2018, la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ (collectivité territoriale organisée par la Loi du 2 mars 1982) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale SAINT-TROPEZ, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 11 janvier 2012 sous le n° 92 408 122.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux ; dentifrices, à l’exception des préparations et produits bronzants / de bronzage artificiel, des produits pour le corps et le visage, des cosmétiques, des produits de protection solaire, des produits hydratants, des exfoliants et des produits de soin de la peau. Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. Papier, carton et produits en ces matières, produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage ; cartes à jouer ; caractères d’imprimerie ; clichés. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut et mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence à l’exception des accessoires de beauté tels qu’applicateurs. Vêtements, chaussures, chapellerie à l’exception des vêtements et gants destinés à être utilisés dans le secteur des soins de beauté, y compris dans le secteur du bronzage artificiel. ».

L’opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 15 mai 2018 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition.

Dans ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement a invité l’opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été transmise le 25 juil et 2018, des pièces ont été fournies par l’opposante dans le délai imparti.

Le 3 septembre 2018, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.

L’opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision. Et le déposant a présenté des observations en réponse à la contestation.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L’OPPOSANT

La COMMUNE DE SAINT-TROPEZ fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure. Elle invoque par ailleurs, l’interdépendance des critères sur l’appréciation du risque de confusion.

Dans ses observations faisant suite au projet de décision, l’opposante conteste la comparaison faite par l’Institut en ce qu’el e n’a pas reconnu l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTÉE

Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes en présence.

Dans ses observations en réponse au projet de décision, le déposant répond à la contestation de la société opposante.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Bijouterie ; coffrets à bijoux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; porte-clefs de fantaisie ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Photographies ; articles de papeterie ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; stylos ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; Malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; étuis pour clés ; sacs ; sacs à main ; sacs à dos ; sacs de plage ; sacs fourre-tout [tote bags] ; sacs de sport ; porte-documents de type serviette, serviettes ; trousses de toilette ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; Articles de vaisselle ; tasses, mugs ; verres (récipients), chopes ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en faïence ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; Vêtements ; tee-shirts ; polos ; short ; sweat-shirts ; pulls ; maillots de bain ; peignoirs de bain ; vêtements de plage ; vestes ; manteaux ; pyjamas ; pantalons ; chapeaux ; casquettes ; bonnets ; ceintures ; gants ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures ; chaussures de plage ; sous-vêtements » ;

Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux ; dentifrices, à l’exception des préparations et produits bronzants / de bronzage artificiel, des produits pour le corps et le visage, des cosmétiques, des produits de protection solaire, des produits hydratants, des exfoliants et des produits de soin de la peau. Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. Papier, carton et produits en ces matières, produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage ; cartes à jouer ; caractères d’imprimerie ; clichés. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut et mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence à l’exception des accessoires de beauté tels qu’applicateurs. Vêtements, chaussures, chapellerie à l’exception des vêtements et gants destinés à être utilisés dans le secteur des soins de beauté, y compris dans le secteur du bronzage artificiel ».

CONSIDERANT que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ;

Qu’à cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs aux produits qu’il commercialise (« en coton 100 % bio et fabriqués de manière éthique et biologique ») dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence indépendamment de leurs conditions d’exploitation et des activités réellement exercées ;

CONSIDERANT que, si comme le relève le déposant, l’imprécision de certains libellés de la marque antérieure (« Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; cuir et imitations du cuir, produits en ces matières ») ne permet pas d’identifier avec précision les nature, fonction, destination et origine des produits qu’ils couvrent, il n’en demeure pas moins que l’opposante a établi d’autres liens précis avec des produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition et a permis à l’Institut de procéder à leur comparaison.

CONSIDERANT en conséquence que la demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous:

Que ce signe a été déposée en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal SAINT-TROPEZ.

CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’éléments graphiques et de couleurs et la marque antérieure de deux termes séparés par un tiret ;

Que les signes ont en commun les termes ST / SAINT et TROPEZ ;

Que toutefois, visuellement, les éléments verbaux MARIN DE ST TROPEZ et SAINT-TROPEZ diffèrent par leur longueur (quatre termes pour le signe contesté / deux termes reliés par un trait d’union pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente ;

Que phonétiquement, ils se distinguent radicalement par leur rythme (prononciation en six temps pour le signe contesté contre trois temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités d’attaque ;

Qu’intellectuellement, si les éléments verbaux font pareillement référence à la ville de SAINT TROPEZ, il n’en demeure pas moins que le signe contesté désigne un marin, auquel les termes ST / SAINT TROPEZ viennent seulement se rapporter ;

Que les signes produisent ainsi une impression d’ensemble distincte que tend à renforcer la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ;

Qu’en effet, les éléments verbaux ST / SAINT TROPEZ, certes distinctifs au regard des produits en cause, viennent seulement préciser le terme MARIN dans une expression construite selon les règles grammaticales usuel es et possédant une signification propre, à savoir celle d’un marin provenant de Saint-Tropez ;

Qu’à cet égard, cette perception de l’expression MARIN DE ST TROPEZ est renforcée dans le signe contesté par la présence d’éléments figuratifs représentant une ancre ;

Qu’en outre, loin d’être négligeable, le terme MARIN apparaît immédiatement perceptible en raison de sa position d’attaque, et distinctif au regard des produits en cause ;

Qu’à cet égard est sans incidence, l’argument de l’opposante selon lequel « MARIN est un nom commun, générique » ; qu’en effet, une marque peut être valablement formée d’un terme faisant partie de la langue française, dès lors que ce terme présente un caractère arbitraire et s’avère apte à distinguer les produits et services qu’il désigne, ce qui est le cas en l’espèce ;

Qu’en effet, cet élément ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et services en cause pas plus qu’il ne renvoie à une de leur caractéristique ;

Qu’il en résulte que les éléments verbaux ST TROPEZ ne présentent pas un caractère dominant au sein du signe contesté, ni ne sont aptes à retenir à eux seuls l’attention du consommateur ;

Qu’ainsi, les signes pris dans leur ensemble ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit des consommateurs, le signe contesté ne risquant pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.

CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure ;

Qu'à cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services, encore faut-il qu’il existe un degré de similitude suffisant entre les signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

CONSIDERANT enfin, qu’est extérieur à la procédure l’argument de l’opposante selon lequel « Saint- Tropez est notoirement connu pour sa célèbre course de bateaux « LES VOILES DE SAINT TROPEZ », l’ajout de l’expression MARIN DE vient faire qu’écho à cette manifestation » ; qu’en effet, à supposer même que la renommée d’un tel évènement soit démontrée, seule la marque antérieure invoquée à l’appui de la présente opposition doit être prise en compte, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition portant uniquement sur les signes tels que déposés ;

Qu’à cet égard, si la collectivité estime que le dépôt litigieux porte atteinte à son nom, son image ou à sa renommée, il lui appartenait de former une opposition sur le fondement de l’article L. 711-4 h) du code de la propriété intellectuelle (la présente opposition étant fondée sur une marque).

CONSIDERANT enfin, que ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions, rendues par l’Institut citées par l’opposante à l’appui de son argumentation ; qu’en effet les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce ; qu’en outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.

CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce nonobstant l’identité et la similarité des produits en cause ;

Qu'à cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services, encore faut-il qu’il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

Qu’ainsi, le signe complexe contesté MARIN DE ST TROPEZ peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SAINT-TROPEZ.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L’opposition est rejetée.

Pauline VALERO, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Christine B Responsable de Pôle