OP23-1511 18/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SONAFI (Société par actions simplifiée), a déposé le 10 février 2023, la demande d’enregistrement n°4936125 portant sur le signe verbal L’ANGELITE. Le 28 avril 2023, la société L’ANGELYS (Société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- La marque figurative L’ANGELYS MAITRE ARTISAN GLACIER BAR, enregistrée le 2 décembre 2010 sous le n°3789228 sur le fondement du risque de confusion ;

- la dénomination sociale L’ANGELYS, immatriculée le 9 avril 1996 sous le numéro 404 701 989, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure précitée pour les produits invoqués. A l’issue des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque antérieure n°3789228 Preuve de l’usage de la marque antérieure n°3789228 Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique

c oncerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, en premier lieu, il convient de souligner que dans l’acte d’opposition, la société opposante revendique les produits suivants : « Poudres pour glaces alimentaires, pâte d’amande, biscuits, boissons et aromates à base de café, cacao ou chocolat, confiserie, crèmes glacées, gâteaux, glaces alimentaires, liaisons pour glaces alimentaires, miel, pâtisserie. Tous ces produits étant fabriqués par un maître artisan ». En revanche, dans l’exposé des moyens fourni la société opposante n’effectue des comparaisons que sur la base des « boissons et aromates à base de cacao ou chocolat, confiserie » de la marque antérieure. En conséquence, la preuve de l’usage sérieux n’a à être rapportée que pour ces derniers produits. En second lieu la date de dépôt de la demande contestée est le 10 février 2023. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 10 février 2018 au 10 février 2023 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : «boissons et aromates à base de cacao ou chocolat , confiserie» Afin d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, la société opposante a produit les preuves d’usage suivantes :

- Pièce 1 : Un Bon à tirer datant du 21 février de 2018 faisait apparaitre le packaging d’une crème glacée au chocolat sur lequel est inscrit la marque L’ANGELYS MAITRE ARTISAN GLACIER ;

- Pièce 2 : Un Bon à tirer datant du 5 février de 202 faisait apparaitre le packaging d’une crème glacée au chocolat sur lequel est inscrit la marque L’ANGELYS MAITRE ARTISAN GLACIER ;

- Pièce 3 : Un document intitulé historique de la marque sur lequel figure une capture d’écran d’un site internet avec une article « Une buche L’Angelys en édition limitée », une photo d’une affiche promotionnelle du magasin NETTO pour une période du 13 au 25 juillet 2021 faisant apparaitre une promotion pour des glaces et une capture d’écran du 19/20 Poitou Charente sur L’angelys buche pour noël ;

- Pièce 4 : Une capture d’écran du site internet www.langelys.com datée du 20 septembre 2023 faisant apparaître des crèmes glacées et des cônes glacés;

- Pièce 5 : Une photo d’une boite de crème glacée L’ANGELYS MAITRE ARTISAN GLACIER avec la vignette « reconnu saveur de l’année 2020 ».

T outefois, si les pièces produites portent sur des crèmes glacées, elles ne portent pas sur les produits de la marque antérieure avec lesquels la société opposante a effectué des liens dans le cadre comparaison des produits, à savoir les : «boissons et aromates à base de cacao ou chocolat , confiserie» Il convient en effet de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits invoqués par l’opposant, la similarité entre des produits ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux désignés par la marque invoquée étant inopérante. Ainsi, les crèmes glacées qui s’entendent de crème congelée contenant du lait, du sucre, du chocolat ou des arômes ne permettent pas de retenir un usage pour des «boissons et aromates à base de cacao ou chocolat « ou pour de la « confiserie », qui désigne des friandises élaborées à partir de sucre cuit, travaillé et aromatisé . Ainsi, un usage pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition n’est pas établi. En conséquence, à défaut de preuves de nature à établir l’usage sérieux de la marque antérieure n° 3789228 pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, l’opposition doit être rejetée sur ce fondement conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle. B. Sur le fondement de la dénomination sociale L’ANGELYS La société opposante invoque la dénomination sociale suivante : L’ANGELYS. En l’espèce, en rubrique 6 – 2 du récapitulatif d’opposition à enregistrement, intitulé « FONDEMENTS DE L’OPPOSITION – Dénomination ou raison sociale », la société L’ANGELYS a notamment renseigné les informations suivantes :

- Type de fondement : Dénomination ou raison sociale
- Désignation de la dénomination ou raison sociale : L’ANGELYS
- Activités qui servent de base à l’opposition : Fabrication et vente de confiseries Aux termes de l’article L. 711-3 3° du Code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L. 712-4 du même code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Enfin, l’article L. 712-4-1 dispose, quant à lui, que « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : […] 3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° de l’article L. 712-4 ». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019- 158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits :

[ …]d) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». A cet égard, lorsqu’une opposition est fondée sur une dénomination sociale, il appartient à l’opposant de démontrer l’exploitation effective de la dénomination sociale pour les activités revendiquées La société opposante, qui fait valoir qu’elle exerce notamment sous la dénomination L’ANGELYS, les activités suivantes : « Fabrication et vente de glaces, pâtisseries, confiseries» fournit, à l’appui de cette affirmation, un extrait Kbis. Toutefois, l’article 4-II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque (pris en application des articles R. 712-14 et R. 712-26 du Code de la propriété intellectuelle) précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] d) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Par conséquent, la société opposante doit non seulement démontrer l’existence de sa dénomination sociale mais également son exploitation réelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée. En l’espèce, si la société opposante a établi l’existence de sa dénomination, elle n’a fourni dans le délai imparti par l’article R712-14 du code la propriété intellectuelle aucun document de nature à démontrer son exploitation à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée, ainsi qu’il l’est soulevé par la société déposante. En effet, à l’appui de son opposition la société opposante fournit un document intitulé « existence de la dénomination sociale » qui consiste en un extrait Kbis, ainsi qu’un autre document qui consiste également en la copie du même extrait Kbis.

Toutefois, si l’extrait KBIS fourni à l’appui de l’opposition prouve bien l’existence de la dénomination sociale, il n’est toutefois pas de nature à établir son exploitation effective pour les activités revendiquées. L’absence de pièces de nature démontrer l’activité effectivement exercée sous la dénomination sociale L’ANGELYS a été soulevée par la société déposante dans ses observations en réponse à l’opposition. Toutefois, la société opposante ne présente pas de nouvelles observations en réponse à celles de la société déposante concernant ce point. Ainsi, l’opposition doit également être rejetée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.