OPP 23-2206 10/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur W S est titulaire de l’enregistrement international n°1723996 du 7 février 2023 portant sur le signe complexe MJBAD et désignant la France. Le 13 juin 2023, la société TRIUMPH INTERNATIONAL INC. (Société organisée selon le droit californien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :

- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque internationale complexe BAD 1

25, enregistrée le 22 novembre 2012 sous le n°1135299 et désignant l’Union Européenne ;

- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque portant sur le signe complexe BAD, non déposée, que la société opposante invoque en tant que marque notoire au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris ;

- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque portant sur le signe complexe MICHAEL JACKSON BAD, non déposée, que la société opposante invoque en tant que marque notoire au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris. L’opposition a été notifiée à l’OMPI le 27 juillet 2023 sous le n°23-2206, pour qu’elle la transmette à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international. Cette notification invitait ce dernier à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque n°1135299 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; pantalons; chaussures; articles de bonneterie; écharpes; vêtements de prêt-à-porter; hauts [vêtements]; chapeaux; gants [vêtements]; ceintures en cuir [vêtements] ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, à savoir chemises, vestes, chandails, pantalons, ceintures, chaussettes, sweat-shirts, maillots, shorts, vêtements de jogging, pantalons de survêtement; articles de chapellerie; foulards, gants, manteaux, articles de bonneterie, cravates, vêtements de pluie, maillots de bain, vêtements de nuit, robes de chambre, sous- vêtements thermiques, bandeaux et poignets; articles chaussants; déguisements pour enfants; déguisements pour jeux de rôle; chaussures de danse; costumes de danse; costumes de déguisement et couvre-chefs de fantaisie avec perruque attachée; vêtements pour enfants en bas âge; chaussures et bottes pour enfants en bas âge ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MJBAD, ci-dessous reproduit : 3

La marque antérieure porte sur le signe complexe BAD 25, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal, dans une police de caractères particulières ; la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et d’un nombre, ainsi que d’un élément figuratif, dans une mise en forme et une police de caractères particulières, en noir bordée de gris. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun la dénomination BAD, précédée d’un élément d’aspect très similaire, à savoir la composition des lettres MJ dans le signe contesté et une couronne à trois branches au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, ainsi que phonétiques et intellectuelles. A cet égard, cette forte proximité visuelle est renforcée par les « polices d’écriture, ainsi que [le] style employé (graffitis), combinés à leur identité chromatique », comme le souligne la société opposante. Enfin, la présence du nombre 25 dans la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination BAD, en raison de son caractère accessoire, car susceptible d’indiquer un référencement de gamme ; ce nombre 25 ne retiendra donc pas l’attention du consommateur. Ainsi, il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Le signe complexe contesté MJBAD est donc similaire à la marque complexe antérieure BAD 25. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services

désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque notoire BAD au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la recevabilité de ce droit invoqué, le signe contesté doit être considéré comme similaire à cet autre droit. C. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque notoire MICHAEL JACKSON BAD au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion avec la marque notoire MICHAEL JACKSON BAD, dès lors que la présente opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du risque de confusion avec la marque BAD 25 n°1135299 et la marque notoire BAD. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté MJBAD ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 5

PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.