OPP 23-2943 18/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur J B a déposé, le 15 mai 2023, la demande d’enregistrement n° 4 961 980 portant sur le signe verbal GS DO BRASIL. Le 8 août 2023, la société BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union 1

européenne portant sur le signe verbal GS, déposée le 1er avril 1996, enregistrée sous le n° 82495 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Véhicules ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Motocyclettes et leurs composantes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes 2

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GS DO BRASIL, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal GS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal. Les signes ont en commun la séquence GS, située en attaque du signe contesté et constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Ils diffèrent par la présence des termes DO BRASIL dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la séquence GS apparaît distinctive au sein des signes en cause. En outre, cette séquence présente un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors que l’expression DO BRASIL, aisément compris par le consommateur français comme signifiant « du Brésil », sa traduction française étant très proche tant phonétiquement que visuellement, est faiblement distinctif au sein du signe contesté puisqu’il peut indiquer l’origine des produits visés. Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté GS DO BRASIL est donc similaire à la marque verbale antérieure GS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 3

En l’espèce, le risque de confusion est renforcé du fait de l’identité, à tout le moins de la similarité, des produits en cause. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, la société opposante invoque la connaissance particulière de la marque antérieure sur le « marché des motocyclettes » et fournit divers documents à l’appui de son argumentation, relatifs à sa « moto emblématique ». En l’espèce, il ressort de l’argumentation de la société opposante et des pièces produites que la marque antérieure jouit d’un certain degré de connaissance au sein du consommateur de référence sur le marché des motocyclettes, ce que ne conteste pas le déposant. Il convient donc de prendre en compte cette connaissance particulière de la marque antérieure pour apprécier globalement le risque de confusion. Ainsi, en raison de l’identité, à tout le moins de la similarité, des produits en cause, de la similarité des signes, et d’une certaine connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal GS DO BRASIL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, à tout le moins similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale GS. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. 4

Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5