OP23-3073 16/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société GLOBAL DECISION CONSULTING (société par actions simplifiée) a déposé le 23 mai 2023, la demande d’enregistrement n° 4963605 portant sur le signe complexe PRIVAWISE. Le 16 août 2023, la société PRIVA HOLDING B.V (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne PRIVA enregistrée le 25 juillet 2019 sous le n° 1506238, sur le fondement du risque de confusion. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « services de gestion informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; conseils en organisation et direction des affaires ; con seils en communication (publicité) ; gestion des affaires commerciales ; conseils en technologie de l’information ; logiciels en tant que service (SaaS) ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Recueil et systématisation de données dans un fichier central; services de compilation d’informations statistiques; analyse et synthèse de statistiques; gestion de processus opérationnels et services de conseillers en matière de gestion de processus opérationnels; assistance et conseil en lien avec la gestion et l’organisation commerciales; vente en gros et au détail, également en ligne, de systèmes, équipements, dispositifs et instruments pour la gestion et l’optimisation de conditions environnementales, du traitement d’air, d’éclairages et du climat intérieur ainsi que pour la gestion de l’utilisation d’eau et de l’utilisation d’énergie dans des bâtiments et environnements, y compris des bâtiments et environnements pour la culture en intérieur et des serres ainsi que pour la gestion d’eau et d’énergie dans l’agriculture et l’horticulture et de leurs composants; vente en gros et au détail, également en ligne, d’équipements, matériel et logiciels informatiques destinés à des systèmes de gestion de processus, des systèmes de gestion d’informations et d’enregistrement; vente en gros et au détail d’équipements agricoles et horticoles, y compris de systèmes pour la gestion et l’optimisation de conditions environnementales, du traitement d’air, d’éclairages et du climat intérieur ainsi que pour la gestion de l’utilisation d’eau et de l’utilisation d’énergie dans des bâtiments et environnements, y compris des bâtiments et environnements pour la culture en intérieur et des serres, ainsi que pour la gestion d’eau et d’énergie dans l’agriculture et l’horticulture et de leurs composants; vente en gros et au détail de machines destinées à l’agriculture, à la sylviculture et à l’horticulture, y compris de machines et équipements robotisés pour l’ensemencement, la mise en terre, l’alimentation, la fertilisation, le liage, l’élagage, la découpe, le traitement, la transformation et l’entretien de cultures ainsi pour le moissonnage et la récolte de cultures et de parties pour ces produits ; Services de conseillers, recherche, conception, développement et analyse en matière de systèmes, de matériel et de logiciels informatiques, également pour la gestion et l’optimisation de conditions environnementales, du traitement d’air, d’éclairages et du climat intérieur ainsi que pour la gestion de l’utilisation 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

d’eau et de l’utilisation d’énergie dans des bâtiments et environnements, y compris des bâtiments et environnements pour la culture en intérieur et des serres ainsi que pour la gestion d’eau et d’énergie dans l’agriculture et l’horticulture et de leurs composants; services de conseillers, recherche, conception, développement et analyse en matière de systèmes immotiques et de systèmes pour la commande de bâtiments; services de conseillers, recherche, conception, développement et analyse en matière d’équipements, de matériel et de logiciels informatiques pour l’éclairage, le chauffage, le refroidissement, la sécurité et la sûreté, l’humidification, la déshumidification, le dosage de CO2, la désinfection d’eau et le traitement d’air; services de conseillers, recherche, conception, développement et analyse en matière d’équipements, de matériel et de logiciels informatiques destinés à des systèmes de gestion d’informations et d’enregistrement ainsi que pour l’enregistrement et l’optimisation de la productivité du travail et pour le contrôle de la qualité de moissons; services de conseillers, recherche, conception, développement et analyse en matière d’équipements, de matériel et de logiciels informatiques pour le mesurage, la surveillance, le dosage, le mélange et le contrôle d’eau et de fertilisants; services de conseillers, recherche, conception et planification dans le domaine de l’urbanisme, de l’approvisionnement en nourriture, des installations et infrastructures, des installations d’information et de transport; installation et réparation de logiciels informatiques, y compris pour la gestion et l’optimisation de conditions environnementales, du traitement d’air, d’éclairages et du climat intérieur ainsi que pour la gestion de l’utilisation d’eau et de l’utilisation d’énergie dans des bâtiments et environnements, y compris des bâtiments et environnements pour la culture en intérieur et des serres ainsi que pour la gestion d’eau et d’énergie dans l’agriculture et l’horticulture, pour des systèmes immotiques, destinés à des systèmes de gestion d’informations et d’enregistrement ainsi que pour l’enregistrement et l’optimisation de la productivité du travail et de la qualité de moissons, et pour le mesurage, la surveillance, le dosage, le mélange et le contrôle d’eau et de fertilisants; location d’équipements, de matériel et de logiciels informatiques, ainsi que services de logiciels en tant que service [SaaS] et de plates-formes en tant que service [PaaS], également dans le cadre de systèmes pour la gestion et l’optimisation de conditions environnementales, du traitement d’air, d’éclairages et du climat intérieur ainsi que pour la gestion de l’utilisation d’eau et de l’utilisation d’énergie dans des bâtiments et environnements, y compris des bâtiments et environnements pour la culture en intérieur et des serres ainsi que pour la gestion d’eau et d’énergie dans l’agriculture et l’horticulture, dans le cadre de systèmes immotiques, dans le cadre de systèmes de gestion d’informations et d’enregistrement et de systèmes pour l’enregistrement et l’optimisation de la productivité du travail et de la qualité de moissons et de systèmes pour le mesurage, la surveillance, le dosage, le mélange et le contrôle d’eau et de fertilisants, fournis ou non avec des plans de sols ou des dispositifs d’aide à la navigation; conseil technique dans le domaine de la gestion et de l’optimisation de conditions environnementales, du traitement d’air, d’éclairages et du climat intérieur ainsi que pour la gestion de l’utilisation d’eau et de l’utilisation d’énergie dans des bâtiments et environnements, y compris des bâtiments et environnements pour la culture en intérieur et des serres, ainsi que pour la gestion d’eau et d’énergie dans l’agriculture et l’horticulture, des systèmes immotiques, des systèmes de gestion d’informations et d’enregistrement; services de conseillers techniques dans le domaine de l’enregistrement et de l’optimisation de la productivité du travail et de la qualité de moissons ainsi que dans le domaine du mesurage, de la surveillance, du dosage, du mélange et du contrôle d’eau et de fertilisants; services d’informatique en nuage; services d’informatique en nuage avec des logiciels pour la gestion de bases de données et services d’hébergement Web pour l’informatique en nuage; services de conseillers dans le domaine 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

des applications et réseaux informatiques en nuage; service de recueil et d’automatisation de données au moyen de logiciels propriétaires pour l’analyse de mégadonnées ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contesté sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Ainsi, en ce qui concerne les « services de gestion informatisée de fichiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion des affaires commerciales ; conseils en technologie de l’information ; logiciels en tant que service (SaaS) ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique » de la demande d’enregistrement contestée , il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Ces services apparaissent donc pour les uns identiques, pour les autres similaires, aux services invoqués de la marque antérieure. En revanche, les services suivants « publicité en ligne sur un réseau informatique ; conseils en communication (publicité) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes natures, objets et destination que les services « Recueil et systématisation de données dans un fichier central; services de compilation d’informations statistiques; analyse et synthèse de statistiques; gestion de processus opérationnels et services de conseillers en matière de gestion de processus opérationnels; assistance et conseil en lien avec la gestion et l’organisation commerciales ; vente en gros et au détail, également en ligne, de systèmes, équipements, dispositifs et instruments pour la gestion et l’optimisation de conditions environnementales, du traitement d’air, d’éclairages et du climat intérieur ainsi que pour la gestion de l’utilisation d’eau et de l’utilisation d’énergie dans des bâtiments et environnements, y compris des bâtiments et environnements pour la culture en intérieur et des serres ainsi que pour la gestion d’eau et d’énergie dans l’agriculture et l’horticulture et de leurs composants » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou utiliser les services d’une entreprise, tandis que les seconds désignent des prestations consistant à manipuler et analyser les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, ainsi que des prestations visant à la mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales à destination des entreprises et des activités de commerce visant à proposer à la clientèle des produits liés aux performances énergétiques dans le domaine foncier et agricole. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités de la demande d’enregistrement contestée n’appartiennent pas à la catégorie générale « de la gestion et l’organisation commerciales ». Ils répondent à des besoins distincts, ils ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (entreprises spécialisées dans la publicité pour les premiers), ce qui n’est pas le cas des seconds. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Ils ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire, les seconds pouvant être rendus sans avoir recours aux services de publicité de la demande d’enregistrement contestée. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « les sociétés proposant des services de publicité font forcément appel aux services liées à la compilation d’informations et statistiques afin de mieux adapter leurs résultats », ce critère étant trop général pour permettre de justifier d’une similarité et d’une complémentarité entre ces services. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Enfin, ne saurait être retenue l’argumentation de la société opposante fondée sur une décision du Directeur de l’INPI statuant sur une opposition, datant du 20 juin 2023, dès lors que cette décision a été rendue dans des circonstances différentes de la présente opposition, et qu’elle a par ailleurs reconnu une similarité entre des services « conseils en organisation et direction des affaires » du signe contesté et « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure, et non pas avec les services de publicité, comme en l’espèce. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe PRIVAWISE, déposé en couleur, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe verbal PRIVA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et d’une présentation particulière, et la marque antérieure d’une dénomination unique. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Les signes présentent en commun la séquence identique PRIVA, en attaque dans le signe contesté et présentée en caractères gras et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. A cet égard, si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de la séquence WISE, en seconde position, et par sa présentation particulière, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, la séquence PRIVA, distinctive au regard des services en cause, présente également un caractère dominant de par sa présentation (en attaque et en caractère gras), tandis que la séquence WISE est placée en seconde position et en caractères plus fins, et apparait ainsi accessoire. En outre, l’élément verbal WISE signifie « sage », ainsi que le souligne la société opposante et pourra donc, s’il est compris du public, évoquer une caractéristique des services en cause. Ainsi, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services. En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées Le signe complexe contesté PRIVAWISE est donc similaire à la marque verbale antérieure PRIVA, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté PRIVAWISE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « services de gestion informatisée de fichiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion des affaires commerciales ; conseils en technologie de l’information ; logiciels en tant que service (SaaS) ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI