PR4_DMA_OPP_3RECO OP23-2994 Le 14/02/2024

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur S B , agissant au nom et pour le compte de la société « Le gros Mr » en cours de formation, a déposé, le 26 mai 2023 la demande d’enregistrement de marque n°4964763 portant sur le signe figuratif LE GROS MR CHASSEUR DE SNEAKERS.

Le 10 août 2023, la société NIKE Innovate C.V. (société en commandite de droit néerlandais), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

— la marque figurative de l’Union européenne déposée le 12 mars 2005, enregistrée sous le n°4288486 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;

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- la marque figurative de l’Union européenne déposée le 12 mars 2005, enregistrée sous le n°4288486 et régulièrement renouvelée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée ;

— la marque figurative de l’Union européenne déposée le 8 juillet 1996, enregistrée sous le n°277913 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;

— la marque figurative de l’Union européenne AIRJORDAN déposée le 8 juin 2009, enregistrée sous le n° 8346512 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A. Sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n°4288486

Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.

Sur la renommée de la marque antérieure

La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

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3 Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque n° 4288486 portant sur le signe figuratif .

La renommée est invoquée au regard des produits suivants « Vêtements, chaussures ».

A cet égard, la société opposante fournit de nombreuses pièces, parmi lesquelles :

• Annexe 2 : Classements Interbrand années 2011 à 2021 ;

• Annexe 3 : Classements BrandFinance, « Global 500 » de 2011 à 2022;

• Annexe 4 : Classements Brandz de 2011 à 2021;

• Annexe 5 : Classements du magazine Fortune de 2011 à 2022 ;

• Annexe 6: Classements FastCompany de 2008 à 2021 ;

• Annexe 7 : Classements European Brand Institute de 2011 à 2021 ;

• Annexe 8 : Classements divers ;

• Annexe 9 : Résultat des Emmy Awards ;

• Annexe 10: Formulaires 10-K ;

• Annexe 11 : Photos des magasins ;

• Annexe 12: Photos des athlètes Nike ;

• Annexe 13 : Maillots de football ;

• Annexe 14 : Articles de presse Swoosh logo.

Il ressort des pièces transmises par la société opposante une grande renommée de la marque antérieure dans le domaine des chaussures et des vêtements ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif LE GROS MR CHASSEUR DE SNEAKERS, ci-dessous reproduit :

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La marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté se compose de six éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs, et la marque antérieure d’un élément figuratif.

Il n’est pas contesté que les signes ont en commun la représentation d’une forme géométrique incurvée, représentée par un trait large, dont les extrémités sont de plus en plus effilées et se terminent en pointe, ce qui leur confère des ressemblances visuelles.

Ils diffèrent par la présence des termes LE GROS MR CHASSEUR DE SNEAKERS et d’éléments figuratifs au sein du signe contesté.

En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes que le signe contesté, apparaît similaire, à un faible degré, à la marque figurative antérieure.

Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public

Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.

Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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L’opposition, fondée sur l’atteinte à la marque de renommée , est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir « Lessives ; dentifrices ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; Produits de l’imprimerie ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; articles pour reliures ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; photographies ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; articles de papeterie ; matériel pour artistes ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Vêtements ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ».

Afin de démontrer le lien entre les produits précités, la société opposante invoque la renommée de la marque antérieure et précise que « compte tenu de son fort pouvoir d’attraction et de son prestige, la marque antérieure peut tout à fait être exploitée pour des produits des classes 3 et 16, qui sont en outre, comme cela a été démontré plus haut, traditionnellement vendus par les marques de mode ou de sport dans le cadre de la diversification de leur activité, ou utilisés pour la diffusion promotionnelle des marques », ce qui n’est pas contesté par le déposant.

De plus, le marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par leur renommée auprès du grand public dans le domaine considéré.

A cet égard, il convient de souligner que le déposant n’a présenté aucune observation de nature à contester les liens précités.

Ainsi, il est établi que les consommateurs concernés associeront vraisemblablement le signe contesté à la marque de renommée , c’est-à-dire établiront un lien mental entre les signes.

Sur le risque de préjudice

Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.

La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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La société opposante soutient qu’« il ne fait aucun doute que l’usage du signe est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée exceptionnelle de la marque antérieure, mais également de lui porter préjudice.».

En effet, il existe un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit. Compte tenu de l’ensemble des facteurs pertinents, le signe contesté est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure , ce qui n’est pas contesté par le déposant.

En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure

.

B. Sur le fondement de la marque n° 4288486 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion de la marque antérieure n° 4288486, dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment.

C. Sur le fondement de la marque n° 277913

Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion de la marque antérieure n° 277913, dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment.

D. Sur le fondement de la marque n° 8346512

Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion de la marque antérieure n° 8346512, dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment.

CONCLUSION

En conséquence, le signe figuratif ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits revendiqués, sans porter atteinte à la renommée de la marque .

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.

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