OP23-3643 26 février 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame A C , agissant au nom et pour le compte de Ariezza, société en cours de formation a déposé, le 6 juillet 2023, la demande d’enregistrement n° 4 975 179 portant sur le signe verbal ARIEZZA. Le 28 septembre 2023, la société MannKind Corporation (société de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne AFREZZA, déposée le 19 février 2010, enregistrée sous le n° 008 897 217 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. 1

L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué en « Rubrique 5 : produits & services de la marque contestée pour lesquels l’opposition est formée » que l’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement. Or dans l’exposé des moyens, la société opposante indique expressément que « Notre cliente souhaite restreindre l’opposition aux produits et services suivants désignés par la demande d’enregistrement contestée : Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Classe 44 : services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits et services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition. 2

En conséquence, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est le suivant : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et médicaments; Produits pharmaceutiques et Médicaments contenant de l’insuline; Produits pharmaceutiques et médicaments pour traitement du diabète, de maladies et troubles endocriniens et maladies et troubles métaboliques; Mais à l’exclusion des produits pharmaceutiques et des médicaments pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires ou pour le traitement de l’asthme ; Inhalateurs et pièces et parties constitutives; Cartouches pour inhalateurs; Machines et appareils médicaux pour administration ou fourniture d’insuline; Instruments et appareils fournis vides pour inhalation de produits pharmaceutiques; À l’exception des produits précités pour traitement de maladies et troubles respiratoires ou de l’asthme ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative » apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, l’Institut fait siens les arguments de l’opposante. En revanche et contrairement à ce que soutient la société opposante, les « aliments pour bébés » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des denrées alimentaires spécialement adaptées aux nourrissons n’entrent pas dans la catégorie générale, ni ne présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques et médicaments; Produits pharmaceutiques et Médicaments contenant de l’insuline » de la marque antérieure, qui désignent des produits relevant du monopole pharmaceutique, destinés à un usage médical et dès lors exclusivement distribués en pharmacie. 3

Répondant à des besoins distincts, ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination. En effet, les produits de la demande d’enregistrement contestée n’obéissent à aucune finalité thérapeutique ou sanitaire, contrairement aux produits invoqués de la marque antérieure, pas plus qu’ils ne s’adressent à la même clientèle ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution, comme allégué par l’opposante. Ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, la fourniture des premiers étant autonome de celle des seconds, et inversement. Ces produits ne sont donc pas identiques, ni complémentaires, ni dès lors similaires. Les « herbicides » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent des substances visant à détruire par des procédés physiques ou chimiques les végétaux parasites destinés aux cultures ou jardins ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques et médicaments; Produits pharmaceutiques et Médicaments contenant de l’insuline » visés par la marque antérieure, tels que définis précédemment. En effet, les produits de la demande d’enregistrement contestée n’obéissent à aucune finalité thérapeutique, ceux-ci n’étant pas susceptibles d’application humaine ou vétérinaire, contrairement aux produits invoqués de la marque antérieure. Ces produits ne sont donc pas similaires. Les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits pour l’usage externe destinés à maintenir la propreté du corps, notamment lors des menstruations, distribués dans les rayons des grandes surfaces consacrés aux produits pour l’hygiène corporelle et destinés aux personnes soucieuses de leur hygiène, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Produits pharmaceutiques et médicaments; Produits pharmaceutiques et Médicaments contenant de l’insuline », tels que définis précédemment. Par ailleurs, ces produits répondent à des besoins distincts et les produits de la demande d’enregistrement contestée n’obéissent à aucune finalité thérapeutique médicale, contrairement aux produits de la marque antérieure invoquée, ni ne visent la même clientèle (personnes menstruées ou incontinentes pour les premiers, toutes personnes souffrant d’une pathologie, particulièrement liée à la production d’insuline par l’organisme, pour les seconds), ni ne sont commercialisés par les mêmes professionnels, les premiers ne relevant pas de l’industrie pharmaceutique. À cet égard, si les produits précités peuvent être vendus dans les « pharmacies et parapharmacies » comme le souligne l’opposante, il n’en demeure pas moins qu’ils seront proposés sur des étalages différents. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Enfin, les « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Produits pharmaceutiques et médicaments; Produits pharmaceutiques et Médicaments contenant de l’insuline » de la marque antérieure, la réalisation des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds et la fourniture des seconds étant indépendante de la prestation des premiers. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. 4

À cet égard, sont sans incidence sur la présente procédure tant les décisions d’opposition et de nullité rendues par l’Institut, que les arrêts rendus par le Tribunal de l’Union européenne, dès lors que ces décisions et arrêts, rendus dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposés à la présente espèce, les décisions devant être appréciées au cas par cas. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination ARIEZZA, représentée ci-après : La marque antérieure porte sur la dénomination AFREZZA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont pareillement composés d’une dénomination unique. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations ARIEZZA du signe contesté et AFREZZA de la marque antérieure (même longueur de sept lettres, dont six sont identiques, placées dans un ordre et selon un rang proches, formant les séquences d’attaque et finale communes A- et -EZZA, rythme identique en trois temps, sonorités d’attaque [a] et finales [éza] identiques), dont il résulte de grandes ressemblances d’ensemble. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée ARIEZZA est donc similaire à la marque verbale antérieure AFREZZA, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. 5

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, et ce, malgré la similitude des signes en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ARIEZZA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte à la marque antérieure de l’opposante. 6

PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 975 179 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 7