OP23-3512 03/06/2024

DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE

La société MHC (SARL) a déposé le 26 juin 2023 la demande d’enregistrement n°4972653 portant sur le signe verbal FRANCLIN.

Le 20 septembre 2023, la société FRAIKIN (société par actions simplifié) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française FRAIKIN déposée le 27 décembre 2017, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le déposant a invité l’opposante à démontrer l’usage sérieux du droit antérieur invoqué.

A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II. DECISION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

A. Sur l’usage de la marque antérieure Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».

Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».

a) Appréciation de l’usage sérieux

Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

En premier lieu, il convient de souligner que dans l’acte d’opposition, l’opposante revendique les produits et services suivants : «Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; véhicules industriels, utilitaires et commerciaux ; véhicules pour le transport de personnes et de marchandises ; véhicules Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

électriques ; véhicules frigorifiques ; véhicules de chantier ; camions, fourgons, remorques et semi- remorques ; chariots élévateurs ; Transport; emballage et entreposage de marchandises; transport de personnes ou de marchandises ; courtage de transport et de fret ; location de véhicules ; location de véhicules industriels, utilitaires et commerciaux location de véhicules frigorifiques, de véhicules de chantier ; location d’équipements et accessoires de véhicules ; location de places de stationnement ; location d’entrepôts, de garages ; location de conteneurs d’entreposage ; informations en matière de trafic ; informations en matière de transport ; informations et conseils en matière de location de véhicules ; services de réservation de véhicules ; services de chauffeurs ; services d’affrètement, messagerie (courrier ou marchandises); assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) ; services de gestion technique d’un parc de véhicules, de flottes de transport (logistique et transport) ; organisation de voyages ».

En revanche, dans l’exposé des moyens fourni ainsi que dans ses observations en réponse, l’opposante n’effectue des comparaisons que sur la base des produits et services suivants : « Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; véhicules électriques ; chariots élévateurs ; transport ; emballage et entreposage de marchandises ; transport de personnes ou de marchandises ; location de véhicules ; location de places de stationnement ; location d’entrepôts, de garages ; location de conteneurs d’entreposage ; informations en matière de transport ; services de chauffeurs ; services d’affrètement, messagerie (courrier ou marchandises) ; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) ; services de gestion technique d’un parc de véhicules, de flottes de transport (logistique et transport) ; organisation de voyages », produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux sera examiné. En second lieu, la date de dépôt de la demande contestée est le 26 juin 2023. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 26 juin 2018 au 26 juin 2023 pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir « Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; véhicules électriques ; chariots élévateurs ; transport ; emballage et entreposage de marchandises ; transport de personnes ou de marchandises ; location de véhicules ; location de places de stationnement ; location d’entrepôts, de garages ; location de conteneurs d’entreposage ; informations en matière de transport ; informations et conseils en matière de location de véhicules ; services de chauffeurs ; services d’affrètement, messagerie (courrier ou marchandises) ; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) ; services de gestion technique d’un parc de véhicules, de flottes de transport (logistique et transport) ; organisation de voyages ».

Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni notamment les pièces suivantes :

— Annexe 1 Pièce 1.4 : Présentation du Groupe Fraikin, Mars 2021
- Annexe 2 Pièce 2.1 : articles de presse parus dans des parutions françaises montrant un usage de la marque pour des services de gestion de flotte et parcs de véhicules, location de véhicules, transport, services de logistique, services de fret, transport de marchandises, mise à disposition d’information en matière de transport
- Annexe 3 Pièce 3.1 Brochures commerciales FRAIKIN 2019/2020/2022 Pièce 3.3 : Factures de 2018 à 2023

En l’espèce, les pièces fournies par l’opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits et services suivants : « transport ; transport de marchandises ; location de véhicules ; informations en matière de transport ; informations et conseils en matière de location de véhicules ; services de chauffeurs ; services d’affrètement, messagerie (courrier ou marchandises) ; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) ; services de gestion technique d’un parc de véhicules, de flottes de transport (logistique et transport) tous relatifs aux transports terrestres et aux véhicules terrestres», pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

En revanche, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure est exploitée pour les services suivants : «  Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; véhicules électriques ; chariots élévateurs ; emballage et entreposage de marchandises ; transport de personnes ; location de places de stationnement ; location d’entrepôts, de garages ; location de conteneurs d’entreposage ; organisation de voyages ». A cet égard, s’il est vrai que certaines pièces comportent « la présence de la marque antérieure sur les véhicules eux-mêmes », il n’en résulte pas pour autant un usage pour ces produits. Ainsi, dans une décision d’opposition EUROSTAR du 19 juin 2019, l’EUIPO a considéré que « le fait que l’opposante est active dans les services de transport de passagers par rail ne signifie pas que l’opposante a démontré l’usage de produits tels que des matériaux métalliques pour les voies ferrées compris dans la classe 6, ou des véhicules et appareils de locomotion par terre, par air ou par eau compris dans la classe 12 ». Une analyse similaire a été effectuée par l’EUIPO dans la décision d’opposition ASTRA du 22 mai 2024, bien que l’opposant eût fourni « des photographies de véhicules portant la marque «astre» ». En conséquence, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les services suivants : « transport ; transport de marchandises ; location de véhicules ; informations en matière de transport ; informations et conseils en matière de location de véhicules ; services de chauffeurs ; services d’affrètement, messagerie (courrier ou marchandises) ; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) ; services de gestion technique d’un parc de véhicules, de flottes de transport (logistique et transport), tous relatifs aux transports terrestres et aux véhicules terrestres».

b) Sur le risque de confusion

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L’opposition est formée contre les produits suivants : «Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, la marque antérieure est réputée enregistrée pour les services suivants : «  transport ; transport de marchandises ; location de véhicules ; informations en matière de transport ; informations et conseils en matière de location de véhicules ; services de chauffeurs ; services d’affrètement, messagerie (courrier ou marchandises) ; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) ; services de gestion technique d’un parc de véhicules, de flottes de transport (logistique et transport), tous relatifs aux transports terrestres et aux véhicules terrestres».

Les services de « Transport ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; location de véhicules » se retrouvent dans le libellé des deux marques en présence à l’identique ou des termes quasi-identiques, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; véhicules électriques amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; chariots de manutention ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; transport en taxi » de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services de « transport ; transport de marchandises ; location de véhicules ; informations en matière de transport ; informations et conseils en matière de location de véhicules ; services de chauffeurs ; services d’affrètement, messagerie (courrier ou marchandises) ; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) ; services de gestion technique d’un parc de véhicules, de flottes de transport (logistique et transport), tous relatifs aux transports terrestres et aux véhicules terrestres», ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « poussettes » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas complémentaires des services de « location de véhicules ; services de gestion technique d’un parc de véhicules, de flottes de transport (logistique et transport), tous relatifs aux transports terrestres et aux véhicules terrestres » en ce que les premiers ne sont pas des véhicules destinés au transport par la route.

Ces produits et services ne sont donc pas similaires. Les services de « distribution de journaux; distribution d’eau; distribution d’électricité » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « transport de marchandises ; services d’affrètement, messagerie (courrier ou marchandises), tous relatifs aux transports terrestres et aux véhicules terrestres» de la marque antérieure, dans la mesure où la prestation des seconds n’est pas exclusivement nécessaire à la réalisation des premiers.

Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires.

Les « appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes» de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien avec les services de « location de véhicules ; services de gestion technique d’un parc de véhicules, de flottes de transport (logistique et transport), tous relatifs aux transports terrestres et aux véhicules terrestres» de la marque antérieure, dans la mesure où la prestation des seconds n’est pas exclusivement nécessaire à la réalisation des premiers. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires. Enfin, les services suivants : «emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

demande d’enregistrement contestée ne peuvent être considérés comme identiques ou similaires dès lors qu’ils ont été comparés par l’opposant avec des produits ou services pour lesquels l’usage sérieux n’a pas été démontré.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :

La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comprend une dénomination unique et la marque antérieure d’un élément verbal et d’un élément figuratif.

Visuellement, les dénominations FRAIKIN et FRANCLIN sont de longueur comparable (respectivement 7 et 8 lettres) et possèdent cinq lettres en commun placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences d’attaque et finale FRA-IN, ce qui leur confère une physionomie proche.

Phonétiquement, ces dénominations ont en commun un rythme en deux temps ainsi que les sonorités [fr / k / in].

Les termes FRANCLIN et FRAIKIN se différencient par leurs lettres centrales (NCL pour l’un et IK pour l’autre).

Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à supprimer la similarité globale des deux termes dès lors que ceux-ci restent dominés par de nombreuses lettres et sonorités communes, et notamment par les séquences de lettres FRAI et IN particulièrement marquantes, respectivement en attaque et en terminaison.

A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société déposante, que « la lettre K présente au sein de la marque antérieure est peu commune en langue française », cette circonstance n’est pas suffisante pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

écarter une similarité entre les deux signes dès lors qu’il s’agit d’une lettre placée en milieu de signe qui, à ce titre, retiendra moins l’attention du consommateur.

De plus, rien ne permet à la société déposante d’affirmer que la terminaison du terme FRAIKIN sera prononcé « « ine » … à l’anglaise » et non pas « « in » … à la française » comme le terme FRANCLIN. En effet, le terme FRAIKIN n’ayant pas l’apparence d’un terme anglais, il pourra être prononcé [fraiquin] conformément aux règles de la phonétique française.

Intellectuellement, la déposante invoque une différence intellectuelle entre les deux signes aux motifs que « la marque contestée évoquera immédiatement un prénom, tandis que la marque antérieure sera appréhendée comme étant totalement dénuée de signification ». Toutefois, à supposer même que le signe contesté évoque le prénom « Franklin » (qui comporte un K et non un C), cette évocation ne saurait supplanter les similitudes visuelles et phonétiques prépondérantes entre les deux dénominations. Enfin, la société déposante fait valoir que « le logo intégré à la marque antérieure occupe une place au moins aussi importante que l’élément FRAIKIN, par sa position et sa taille. (…) ce logo possède une position distinctive et autonome au sein de la marque antérieure ». A cet égard, il convient de souligner que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits et services en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci. En outre, cet élément figuratif est susceptible d’être perçu comme une forme stylisée de la lettre F, et donc comme la simple initiale du terme FRAIKIN qu’elle vient ainsi rappeler. Dès lors, la présence d’un élément figuratif au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme FRAIKIN.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes, notamment au plan visuel.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.

De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Dans ses observations accompagnant les preuves d’usage, l’opposante fait valoir que « FRAIKIN [est un] acteur majeur du transport routier et leader européen de la location de véhicules commerciaux et industriels et de gestion de flotte comme ceci ressort des articles de presse joints en Pièce 2.1. ». Il convient donc de tenir compte de la grande connaissance de la marque antérieure dans ce domaine, telle que démontrée par l’opposante, en tant que facteur aggravant du risque de confusion. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits et services en cause, de la similarité des signes et de la connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes et la connaissance de la marque antérieure.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : «Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; chariots de manutention ; Transport ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de véhicules ; transport en taxi » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services susvisés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI