OP24-0243 le 26 juin 2024 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26, R 717-5 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 19 janvier 2024, Monsieur B F a formé opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement n°5 017 474 portant sur le signe verbal SHOPTONBONBON déposée le 28 décembre 2023 en se prévalant de ses droits sur sa marque verbale de l’Union européenne n° 1 497 780 portant sur le signe SHOP TON BONBON en tant que marque de renommée, sur un nom commercial ainsi que sur un nom de domaine. L’Institut a notifié le 3 mai 2024 à l’opposant une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle il n’a pas répondu.

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II.- DECISION Sur la recevabilité de l’opposition L’article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France » . L’article R 411-17 prévoit que « I. - L’Institut national de la propriété industrielle perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d’application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du budget, à l’occasion des procédures et formalités suivantes : …4° Pour les marques de produits ou de services : – opposition;» L’article R712-15 – prévoit qu’« Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14. Lorsque l’opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, elle n’est déclarée irrecevable que si l’ensemble de ces droits ne respecte pas les conditions énoncées aux articles R. 712-13 et R. 712-14. Sinon, l’opposition est déclarée recevable mais réputée non fondée à l’égard des seuls droits antérieurs ne respectant pas ces conditions ». L’Article R712-13 du code précité prévoit que « – L’opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 et L. 712-4-1 peut être présentée par l’opposant agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 712-2. Ces modalités s’appliquent également aux observations présentées en réponse à cette demande. Lorsqu’elle est présentée par plusieurs opposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué » L’article R 712-14 du Code précité précise que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits … Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de 2

l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ».

En outre, l’article R. 712-26 précise que « Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l’Institut National de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne (…) 2° L’opposition prévue à l’article R. 712-14 (…) » ; L’article 4 II-1° de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 prévoit que « l’opposant fournit : 1°) Afin d’établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits de l’opposant :

- si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure, une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent, mettant en évidence, le cas échéant, l’incidence d’une renonciation, limitation ou cession partielle et, dans le cas où le bénéfice d’une date de priorité est invoqué, une copie de la demande sur laquelle est fondées cette priorité ; L’article 4 II-3° de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 prévoit que « l’opposant fournit, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : b) si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure jouissant d’une renommée, outre les pièces visées au point a) du présent paragraphe, les pièces de nature à établir la renommée de la marque sur le territoire pertinent pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition e) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposant et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ; f) Si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] » ; 1) Sur la marque antérieure n°1 497 780 invoquée Au sein de son récapitulatif, l’opposant a invoqué la marque de l’Union européenne n°1 497 780 en tant que marque de renommée ; Toutefois, la copie de la marque antérieure fournie à l’appui de l’opposition concerne une marque déposée auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Bénélux, et non une marque de l’Union Européenne. Les marques déposées auprès de l’Office du Bénélux n’ayant pas effet en France, la marque n°1 497 780 invoquée à l’appui de l’opposition ne peut être invoquée à l’appui de la présente opposition. 2) Sur le nom commercial invoqué 3

Concernant le nom commercial invoqué, si l’opposant fournit une copie d’une base de donnée intitulée « EXTRAIT DES DONNÉES D’UNE UNITÉ D’ÉTABLISSEMENT », mentionnant « SHOP TON B ONBON » en tant que « dénomination commerciale », il ne fournit toutefois aucun document de nature à démontrer son exploitation réelle à la date du dépôt de la demande d’enregistrement et sa portée non locale. 3) Sur le nom de domaine invoqué Enfin, l’opposant invoque également à l’appui de l’opposition un nom de domaine ; néanmoins, en l’espèce, le nom indiqué sur le récapitulatif ne comporte pas l’indication de l’extension du nom de domaine, composante obligatoire pour identifier celui-ci. En outre, les pièces nommées « domaine- preuve » et typées « existence du nom de domaine » et « autres pièces ou documents » font état de deux noms de domaine « shoptonbonbon.com » et « www.shoptonbonbon.be » ; De surcroît, les noms de domaine shoptonbonbon.com » et « www.shoptonbonbon.be » étant deux noms de domaine distincts, deux redevances étaient donc dues au regard de ces droits en application de l’article R.411-7 du code de la propriété intellectuelle. Toutefois en l’espèce, une seule redevance au titre de ce droit a été acquittée. En conséquence, l’Institut ne pouvant se substituer à l’opposant pour déterminer lequel de ses deux noms de domaine il souhaite revendiquer comme droit antérieur à l’appui de cette opposition, le nom de domaine invoqué ne peut être clairement identifié. Par ailleurs, pour qu’un nom de domaine soit opposable à un dépôt de marque en tant que droit antérieur, l’opposant doit démontrer, par des pièces pertinentes, non seulement l’existence et la titularité de ce nom de domaine, mais également son exploitation réelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée, ainsi que sa portée non seulement locale. Or, en l’espèce, les pièces nommées « domaine-preuve » et typées « existence du nom de domaine et autres pièces ou documents » ne fournissent aucune indication sur la titularité de ces noms de domaine ; En tout état de cause, l’opposant ne fournit aucun document de nature à démontrer l’exploitation réelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée d’un nom de domaine, ainsi que sa portée non seulement locale. 4) Sur l’exposé des moyens De surcroît, le document typé « exposé des moyens » n’apporte aucun élément de comparaison entre les produits et/ou services et de comparaison entre les signes. En effet, ce document, intitulé « domaine- preuve.pdf », consiste en un extrait de base de données intitulé « EXTRAIT DES DONNÉES D’UNE UNITÉ D’ÉTABLISSEMENT », mais ne comporte aucune argumentation de la part de l’opposant de nature à démontrer l’atteinte aux droits de l’opposant. Ainsi, l’acte d’opposition ne contient pas d’exposé des moyens, tel que requis par les textes susvisés 4

En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition n°24-0243 est déclarée irrecevable. 5