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OP24-0521 Le 22/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame Y J , a déposé, le 3 décembre 2023 la demande d’enregistrement de marque n° 5011235 portant sur le signe verbal MAISON SHANGRILA. Le 9 février 2024, la société Shangri-La International Hotel Management Limited (société organisée selon les lois des Iles Vierges), a formé opposition à l’enregistrement de

2 c ette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne SHANGRI-LA déposée le 29 novembre 2018 et enregistrée sous le n° 17993917. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A la suite des dernières observations de la société opposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants: « parfums ; cosmétiques ; rouge à lèvres ; bougies pour l’éclairage ; Joaillerie ; bijouterie ; sacs ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte- cartes de crédit [portefeuilles] ; Vêtements ; chemises ; fourrures (vêtements) ; cravates ; gants (habillement) ; vêtements en cuir ; articles chaussants ; sous-vêtements ; chaussettes ; ceintures (habillement)». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants: « Parfumerie, Cosmétiques; Parfums d’ambiance ; Sacs en cuir; Sacs en simili cuir; Sacs de tous les jours; Portefeuilles; Sacs de voyage; Sacs à main de voyage ; Vaisselle; Brûle-parfums; Éponges pour le maquillage; Sets de table, ni en papier ni en matières textiles ; Sets de table individuels en matières textiles; Tapis de table ; Chaussures; Vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants « parfums ; cosmétiques ; rouge à lèvres ; bougies pour l’éclairage ; Joaillerie ; bijouterie ; sacs ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit

3 [ portefeuilles] ; Vêtements ; chemises ; fourrures (vêtements) ; cravates ; gants (habillement) ; vêtements en cuir ; articles chaussants ; sous-vêtements ; chaussettes ; ceintures (habillement) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à des degrés divers aux produits invoqués de la marque antérieure. La déposante fait notamment valoir qu’elle « propose la création et la vente sur internet de bijoux en argent, objet et vêtements haute-couture créés à PARIS et largement inspirées d’élément organique et naturels » et que ses produits « s’adressent essentiellement à un public averti et à la recherche d’une réelle démarche artistique » tandis que la société opposante a « pour principal objectif de proposer à la clientèle des hôtels une expérience client complète en offrant la possibilité d’acquérir des produits propres à l’activité de réception de l’hôtellerie (bougies, parfums d’ambiance, peignoirs, pantoufles, serviettes de bains…).», et de ce fait, invoque l’absence de similarité entre ses produits et ceux de la société opposante. Il convient toutefois de rappeler que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réelle des parties. Ainsi, les arguments soutenus par la déposante ne sauraient être retenus. En outre, contrairement aux assertions de la déposante, le « rouge à lèvres » de la demande d’enregistrement contestée appartient à la catégorie générale des « cosmétiques » de la marque antérieure invoquée qui englobe toutes préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté et à sa toilette. Répondant aux mêmes besoins, les produits précités s’adressent à une même clientèle soucieuse de prendre soin de son apparence et sont susceptibles d’être vendus dans les mêmes point de vente à savoir des magasins de cosmétiques ou des rayons de grandes surfaces. Il s’agit donc de produits similaires. Quant aux « éponges pour le maquillage » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des ustensiles ayant spécifiquement pour objet l’application de produits cosmétiques, elles présentent un lien étroit et obligatoire avec le « rouge à lèvres » de la marque antérieure. Ces produits, répondant aux mêmes besoins, se destinent à une même clientèle et sont utilisés en association les uns avec les autres au même moment de la journée lors du maquillage. S’il est vrai que les produits précités n’ont pas la même nature (les premiers étant des ustensiles alors que les seconds sont des préparations), ils présentent des caractéristiques communes et appartiennent à la catégorie des cosmétiques. Ces produits, complémentaires, sont donc similaires. En outre, les « Porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles] » de la demande contestée qui désignent respectivement un petit étui pour les pièces de monnaie ainsi que des

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efeuilles ayant des compartiments pour y ranger les cartes de crédit, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « Portefeuilles » de la marque antérieure qui désignent des petits étuis formés de deux parties se repliant l’une sur l’autre, munis de compartiments où l’on met ses cartes de crédit, sa monnaie, ses billets de banque, ses papiers comme le souligne la société déposante. Ces produits sont donc similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires, pour certains à un faible degré, aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe MAISON SHANGRILA, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination SHANGRI-LA présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux termes, et la marque antérieure d’une dénomination comportant un trait d’union. Les signes ont en commun un terme visuellement très proche et phonétiquement identique à savoir SHANGRILA pour le signe contesté et SHANGRI-LA pour la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. A cet égard, la déposante fait valoir que « le signe déposé se distingue aussi par l’écriture différencié du mot « shangri-la », puisqu’il qu’il n’est scindé par aucun tiret entre « shangri » et « la » », or cette différence est si insignifiante qu’elle n’a que peu d’incidence visuelle et aucune incidence phonétique. Ainsi, elle ne peut être considérée comme essentielle en ce qu’elle n’altère pas la prononciation du terme SHANGRI-LA.

Par ailleurs, il importe peu que la marque antérieure soit reproduite en lettres majuscules, alors que « le signe déposé se distingue par son écriture en minuscule, excepté des premières lettres de chaque mot qui demeurent en capitale » dès lors que cette différence de casse, échappera aux consommateurs habitués à voir opérer de tels changements.

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Les signes diffèrent par la présence du terme MAISON dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes SHANGRILA/SHANGRI-LA apparaissent distinctifs au regard des produits en présence dès lors qu’ils ne confèrent pas d’information commerciale sur ces produits, pas plus qu’ils n’en désignent une caractéristique, contrairement à ce que soutient la déposante. En outre, le terme SHANGRILA apparaît dominant dans le signe contesté, dès lors que le terme MAISON qui le précède, présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, ce dernier étant couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner un établissement commercial comme le souligne la société opposante. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. En outre, la déposante mentionne également l’existence de nombreuses marques déposées comportant le terme SHANGRI-LA en indiquant que « rien qu’en France, il existe 96 marques déposées intégrant le terme « Shangri-la », et 94 pour le terme « Shangrila ». Toutefois, rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement entre elles et/ou avec la marque antérieure invoquée. En outre, il convient de rappeler que le titulaire d’une marque dispose seul de la capacité de juger l’opportunité des poursuites à engager. Le signe verbal contesté MAISON SHANGRILA est donc similaire à la marque verbale antérieure SHANGRI-LA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la grande similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des produits suivants : « parfums ; cosmétiques ; rouge à lèvres ; sacs ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; Vêtements ; chemises ; fourrures (vêtements) ; cravates ; gants (habillement) ; vêtements en cuir ; articles chaussants ; sous-vêtements ; chaussettes ; ceintures (habillement) ». A l’égard des « bougies pour l’éclairage », la société opposante invoque la diversification des activités des entreprises, en soutenant que les « Bougies pour l’éclairage » de la demande contestée et les « Parfums d’ambiance; Vaisselle; Brûle-parfums; Sets de table, ni en papier ni en matières textiles; Sets de table individuels en matières textiles; Tapis de table » de la marque antérieure « sont susceptibles d’être vendus dans les mêmes magasins ou rayons de grandes surfaces consacrés à la maison et aux arts de la table et s’adressent à une même

6 c lientèle habituée à leur attribuer une même provenance, en raison de la diversification des entreprises dans le domaine de la décoration de l’habitat » et fournit de la documentation à l’appui. La société opposante invoque également la diversification des activités des entreprises, en soutenant que les produits de « joaillerie; bijouterie » de la demande contestée et les « vêtements » de la marque antérieure « sont fréquemment commercialisés par les mêmes entreprises compte tenu du phénomène de diversification dans le domaine de la mode » et fournit de la documentation à l’appui. Cette diversification, conjuguée à la grande proximité entre les signes en présence, suffit à établir un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits suivants : « bougies pour l’éclairage ; Joaillerie ; bijouterie » de la demande d’enregistrement contestée et des « Parfums d’ambiance; Vaisselle; Brûle-parfums; Sets de table, ni en papier ni en matières textiles; Sets de table individuels en matières textiles; Tapis de table ; Vêtements » de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté MAISON SHANGRILA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.