OP24-1022 20/11/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Les sociétés SIRIUS ALPHA (société à responsabilité limitée), PEGASUS (Société à responsabilité limitée) et NOLIBBEN (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ont déposé le 6 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5 019 269 portant sur le signe verbal AKABOU. Le 22 mars 2024, Monsieur P E a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française AKABOU, déposée le 9 juin 2015 et enregistrée sous le n° 4 187 100, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Les sociétés déposantes ont présenté des observations en réponse et ont invité l’opposant à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits et services revendiqués à l’appui de l’opposition. L’opposant a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure. 1

A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. a- Sur la recevabilité de l’opposition Les sociétés déposantes de la demande d’enregistrement contestée indiquent que « Le mandataire de la marque antérieure n’est pas Monsieur P , mais la société LUDYLAND, actuellement en cours de liquidation et représentée par M^e M A , mandataire judiciaire. Conformément à l’article R712-16 du Code de la Propriété Intellectuelle, cette procédure d’opposition aurait donc dû être introduite par M^e A et non par Monsieur P , qui n’est que co-déposant de la marque ». Toutefois, il ressort du dépôt de la marque antérieure que Monsieur P E est co-propriétaire de la marque antérieure et qu’à ce titre, il peut former opposition, seul, en invoquant ses droits sur cette marque. En effet, il résulte de la jurisprudence que « tout indivisaire peut agir seul en justice à l’encontre d’un autre indivisaire pour assurer la protection de ses droits indivis » et que « l’action en contrefaçon ayant pour objet de sauvegarder les droits des indivisaires sur une marque antérieure constitue un acte de conservation… » (CA Paris du 28 novembre 2008, M. D L et autres, PJ). Or la formation d’une procédure administrative d’opposition constitue un acte de conservation du bien indivis, au même titre que l’action judiciaire en contrefaçon, ayant, comme elle, pour objet de sauvegarder les droits des indivisaires sur une marque antérieure. Dès lors, Monsieur P copropriétaire de la marque antérieure, avait bien qualité pour former opposition pour assurer la protection de ses droits indivis. En conséquence, l’opposition est recevable b- Sur l’usage de la marque antérieure Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard 2

des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 6 janvier 2024. L’ opposant est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 6 janvier 2019 au 6 janvier 2024, pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits et services suivants : «Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou 3

ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux». Sur l’invitation des sociétés déposantes, Monsieur P E a fourni, dans le délai imparti, plusieurs pièces dont notamment :

- A nnexe 1 : Extraits du site internet facebook.com dédié à la marque « AKABOU » : Publications du 22 mars 2021 au 4 décembre 2022.

- A nnexes2 : Extraits du site internet linkedin.com dédié à la marque « AKABOU » en 2021.

- A nnexe 3 : Extraits du site internet « TIKTOK » dédié à la marque « AKABOU ».

- A nnexe 4 : Extraits du site internet « WAYBACK MACHINE » relatif au site internet de akabou.fr dédié à la marque « AKABOU » du 18 octobre 2020 au 26 mars 2023
- A nnexe 5 : Conditions Groupe de 2017 à 2023 + Capture d’écran confirmation date du fichier word
- A nnexe 6 : Bon à tirer d’octobre 2021 pour le journal « La Tribune de Villeneuve d’Ascq »
- A nnexe 7 : Plaquette commerciale destinée aux comités d’entreprise utilisée depuis 2019
- A nnexe 8 : Devis pour location soirée en date du 24 mai 2019
- A nnexe 9 : Extrait du site internet monafm.fr relatif à une annonce de recrutement du 17 octobre 2022 pour la marque « AKABOU »
- A nnexe 10 : Billetterie « AKABOU » pour l’entreprise DAMART de 2022
- A nnexe 11 : Impression du site internet parc-attraction.tel relatif à la marque « AKABOU »
- A nnexe 12 : Carton d’invitation AKABOU 2023 et flyers AKABOU 4

- A nnexe 13 : Extrait du site internet citizenkid.com relatif à la marque AKABOU
- A nnexe 14 : Formulaire de demande de location de salle
- A nnexe 20 : Factures d’achat comprenant la marque « AKABOU »
- A nnexe 21 : Factures de vente comprenant la marque « AKABOU » Il n’est pas contesté que les pièces fournies par l’opposant démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les « divertissement ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; Services de restauration (alimentation) », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. En revanche, pour les « Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets) » de la marque antérieure, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante, à savoir les factures, les extraits de site internet et les différents documents internes, que la marque antérieure est exploitée pour ce type de produits. En particulier, le fait que la marque est « utilisée sur une mascotte » (pièces 1 et 13) ne permet pas d’établir un usage pour les produits précités, aucun document ne montrant que cette « mascotte » soit commercialisée en tant que jeu ou jouet. En conséquence, l’Institut prendra en considération, pour l’examen de l’opposition, les seuls services précités. c- Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant 5

la com

paraison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « : Manèges et attractions de parcs à thème ; Manèges forains ; Manèges [jeux] ; Manèges pour parcs d’attraction ; Jeux à prépaiement ; Tape-culs [équipements pour aires de jeux] ; Balançoires à bascule [équipements pour terrains de jeux] ; Jeux relatifs à des personnages de fiction ; Appareils de divertissement pour galeries de jeux d’arcade ; Jeux d’arcade électroniques [appareils à prépaiement ou à jetons] ; Jeux d’arcade ; Jetons pour jeux d’argent ; Appareils pour jeux ; Toboggans [équipement pour aires de jeux] ; Machines de jeux vidéo autonomes ; Équipements pour aires de jeux ; Jeux vidéo à prépaiement ; Appareils de jeux vidéo à prépaiement ; Luges [jeux] ; Machines de jeux vidéo ; Appareils de jeux vidéo ; Appareils de jeux pour enfants sous forme de toboggans à remonter ; Machines de jeux vidéo à jetons ; Structures de jeux ; Structures de jeu pour enfants ; Appareils de parcs de jeu pour enfants ; Appareils pour aires de jeux pour enfants ; Jeux automatiques à prépaiement ; Jeux d’arcade de tir au basket-ball ; Appareils de jeux vidéo tenus à la main ; Appareils de jeux vidéo, jeux d’arcade et machines de jeux ; Services de parcs d’attractions ayant un thème de productions télévisées ; Services d’aires de jeux [parcours] pour enfants ; Services de parcs d’attractions ayant un thème de productions radiophoniques ; Services de parcs d’attraction et de parcs à thème ; Mise à disposition de parcours de golf ; Services de parcours d’aventure pour enfants ; Fourniture de services de parcs aquatiques ; Services de parcs d’attractions ayant un thème de films ; Services de divertissement sous forme d’un spectacle de parcs d’attractions ; Exploitation de parcs aquatiques ; Divertissements sous forme d’un parc d’attractions ; Services de parcs d’attractions et à thème ; Services de parcs d’attractions ; Exploitation de parcs d’attractions ; Parcs d’attractions et parcs à thème, fêtes foraines, zoos et musées ; Mise à disposition d’installations de parcs à thème ; Divertissement sous forme d’un parc aquatique et d’un centre récréatif ; Services de parcs à thème ; Services de parcs à thèmes ; Services de parcs sportifs ; Production de spectacles de parcs d’attraction ; Salles de jeux ; Service de restauration destiné à servir des glaces ; Réservation de restaurants et de repas ; Services de restaurants possédant une licence de débit de boissons à consommer sur place ; Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; Restaurants à service rapide et permanent ; Services de restauration rapide ; Restaurants de tourisme ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les services de la marque antérieure à prendre en compte sont les suivants : « divertissement ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; Services de restauration (alimentation) ». L’opposant soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les « Services de parcs d’attractions ayant un thème de productions télévisées ; Services d’aires de jeux [parcours] pour enfants ; Services de parcs d’attractions ayant un thème de productions radiophoniques ; Services de parcs d’attraction et de parcs à thème ; Mise à disposition de parcours de golf ; Services de parcours d’aventure pour enfants ; Fourniture de services de parcs aquatiques ; Services de parcs d’attractions ayant un thème de films ; Services de divertissement sous forme d’un spectacle de parcs d’attractions ; Exploitation de parcs aquatiques ; Divertissements sous forme d’un parc d’attractions ; Services de parcs d’attractions et à thème ; Services de parcs d’attractions ; Exploitation de parcs d’attractions ; Parcs d’attractions et parcs à thème, fêtes foraines, zoos et 6

mus ées ; Mise à disposition d’installations de parcs à thème ; Divertissement sous forme d’un parc aquatique et d’un centre récréatif ; Services de parcs à thème ; Services de parcs à thèmes ; Services de parcs sportifs ; Production de spectacles de parcs d’attraction ; Salles de jeux ; Service de restauration destiné à servir des glaces ; Réservation de restaurants et de repas ; Services de restaurants possédant une licence de débit de boissons à consommer sur place ; Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; Restaurants à service rapide et permanent ; Services de restauration rapide ; Restaurants de tourisme» apparaissent identiques et similaires à l’évidence aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En revanche, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les « Manèges et attractions de parcs à thème ; Manèges forains ; Manèges [jeux] ; Manèges pour parcs d’attraction ; Jeux à prépaiement ; Tape-culs [équipements pour aires de jeux] ; Balançoires à bascule [équipements pour terrains de jeux] ; Jeux relatifs à des personnages de fiction ; Appareils de divertissement pour galeries de jeux d’arcade ; Jeux d’arcade électroniques [appareils à prépaiement ou à jetons] ; Jeux d’arcade ; Jetons pour jeux d’argent ; Appareils pour jeux ; Toboggans [équipement pour aires de jeux] ; Machines de jeux vidéo autonomes ; Équipements pour aires de jeux ; Jeux vidéo à prépaiement ; Appareils de jeux vidéo à prépaiement ; Luges [jeux] ; Machines de jeux vidéo ; Appareils de jeux vidéo ; Appareils de jeux pour enfants sous forme de toboggans à remonter ; Machines de jeux vidéo à jetons ; Structures de jeux ; Structures de jeu pour enfants ; Appareils de parcs de jeu pour enfants ; Appareils pour aires de jeux pour enfants ; Jeux automatiques à prépaiement ; Jeux d’arcade de tir au basket-ball ; Appareils de jeux vidéo tenus à la main ; Appareils de jeux vidéo, jeux d’arcade et machines de jeux » de la demande d’enregistrement contestée et les « Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets) » de la marque antérieure, dès lors que l’usage sérieux n’a pas été démontré pour ces derniers. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AKABOU, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal AKABOU, ci-dessous reproduit : Force est de constater que le signe verbal AKABOU est identique à la marque antérieure AKABOU. 7

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires aux services invoqués de la marque antérieure, et ce malgré l’identité des signes. CONCLUSION En conséquence le signe AKABOU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services de parcs d’attractions ayant un thème de productions télévisées ; Services d’aires de jeux [parcours] pour enfants ; Services de parcs d’attractions ayant un thème de productions radiophoniques ; Services de parcs d’attraction et de parcs à thème ; Mise à disposition de parcours de golf ; Services de parcours d’aventure pour enfants ; Fourniture de services de parcs aquatiques ; Services de parcs d’attractions ayant un thème de films ; Services de divertissement sous forme d’un spectacle de parcs d’attractions ; Exploitation de parcs aquatiques ; Divertissements sous forme d’un parc d’attractions ; Services de parcs d’attractions et à thème ; Services de parcs d’attractions ; Exploitation de parcs d’attractions ; Parcs d’attractions et parcs à thème, fêtes foraines, zoos et musées ; Mise à disposition d’installations de parcs à thème ; Divertissement sous forme d’un parc aquatique et d’un centre récréatif ; Services de parcs à thème ; Services de parcs à thèmes ; Services de parcs sportifs ; Production de spectacles de parcs d’attraction ; Salles de jeux ; Service de restauration destiné à servir des glaces ; Réservation de restaurants et de repas ; Services de restaurants possédant une licence de débit de boissons à consommer sur place ; Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; Restaurants à service rapide et permanent ; Services de restauration rapide ; Restaurants de tourisme». 8

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 9