OPP 24-1209 24/09/2024 DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE

La société KAOLIN (société par actions simplifiée) a déposé, le 18 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5 022 288 portant sur le signe verbal PAUL & CIE.

Le 5 avril 2024, la société HOLDER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif PAUL DEPUIS 1889, déposée le 1er août 2017 et enregistrée sous le n° 017057019 ; 1

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

- Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif PAUL DEPUIS 1889, déposée le 1er août 2017 et enregistrée sous le n° 017057019. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DÉCISION

A. Sur le fondement du risque de confusion

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès 2

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services de traiteurs ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation), services de traiteurs, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), cafétérias, cafés-restaurants, services de bars, salons de thé, préparation de repas et de plats à emporter ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les « services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure.

A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.

En revanche, les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation), services de traiteurs, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), cafétérias, cafés-restaurants, services de bars, salons de thé, préparation de repas et de plats à emporter » de la marque antérieure.

En effet, les premiers, qui s’entendent de prestations publicitaires visant à promouvoir des produits et services sans les spécifier précisément, n’ont pas nécessairement pour objet les seconds, lesquels ne sont pas destinés à la prestation des premiers.

A cet égard, il ne saurait suffire que les premiers soient « susceptibles d’être rendus dans le domaine de la restauration / et les services de traiteurs » pour justifier d’un tel lien de complémentarité, dès lors que les services de la demande contestée trouvent une multitude d’applications, dans de très nombreux secteurs d’activités, et ne sont donc pas seulement rendus dans le cadre de la prestation des services de la marque antérieure.

En tout état de cause, en décider ainsi reviendrait à considérer similaires aux services susvisés de la demande d’enregistrement contestée, tous les services susceptibles de faire l’objet de 3

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

prestations de promotion des ventes, de marketing et de publicité, alors mêmes qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.

Ainsi, ces services ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires.

Les services de « Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation), services de traiteurs, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack- bars), cafétérias, cafés-restaurants, services de bars, salons de thé, préparation de repas et de plats à emporter » de la marque antérieure.

En effet, les premiers, qui s’entendent de prestations techniques de communication à distance, n’ont pas pour objet les seconds, lesquels ne sont pas destinés à la prestation des premiers.

A cet égard, il ne saurait suffire que les premiers soient « également susceptibles d’être rendus dans le secteur de la restauration / traiteurs » pour justifier d’un tel lien de complémentarité, dès lors que les services de la demande contestée trouvent une multitude d’applications, dans de très nombreux secteurs d’activités, et ne sont donc pas seulement rendus dans le cadre de la prestation des services de la marque antérieure.

En tout état de cause, en décider ainsi reviendrait à considérer similaires aux services susvisés de la demande d’enregistrement contestée, tous les services susceptibles d’utiliser des moyens de télécommunication, alors mêmes qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.

Ainsi, ces services ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires.

En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques, à certains des services invoqués de la marque antérieure.

4

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PAUL & CIE, reproduit ci-dessous :

La marque antérieure porte sur le signe figuratif PAUL DEPUIS 1889, reproduit ci-dessous :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et d’une esperluette et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’un élément numérique, d’une présentation particulière et d’éléments figuratifs.

Les signes ont en commun le prénom PAUL, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.

Ils diffèrent par la présence de la séquence & CIE au sein du signe contesté et, dans la marque antérieure, par la présence des éléments DEPUIS 1889, d’une présentation spécifique et d’éléments figuratifs.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

En effet, le prénom PAUL, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des services en cause.

Par ailleurs, au sein du signe contesté, le prénom PAUL apparaît dominant, du fait de sa position d’attaque et dès lors que la séquence & CIE, qui le suit, sera perçue comme 5

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

l’abréviation de l’expression « et compagnie » laquelle, d’usage courant dans la vie des affaires, n’est pas de nature à retenir particulièrement l’attention du consommateur.

Il en va de même du prénom PAUL au sein de la marque antérieure, lequel revêt un caractère dominant en raison de sa présentation en très gros caractères sur une ligne supérieure et dès lors que les éléments DEPUIS 1889, présentés en caractères de plus petite taille sur une ligne inférieure, se comprendront comme une simple indication commerciale sur l’ancienneté de l’activité.

Enfin, les éléments figuratifs et la présentation particulière de la marque antérieure ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément verbal PAUL.

Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

Le signe contesté PAUL & CIE est donc similaire à la marque figurative antérieure PAUL DEPUIS 1889.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.

A cet égard, la société opposante invoque le caractère distinctif important de la marque antérieure ainsi que sa connaissance par une partie significative du public concerné et fournit des documents démontrant la grande connaissance de la marque antérieure dans le secteur de la vente de produits alimentaires et de la restauration.

Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché concerné pour apprécier le risque de confusion.

En l’espèce, en raison de l’identité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.

A cet égard, le risque de confusion est renforcé par l’identité des services en cause ainsi que par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché concerné.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.

6

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

A cet égard, la connaissance de la marque antérieure dans le secteur de la vente de produits alimentaires et de la restauration ne saurait suffire à compenser les différences existant entre les services reconnus comme non similaires et à créer un risque de confusion sur leur origine. En effet, l’existence d’un risque de confusion ne saurait échapper au principe de spécialité et reste subordonnée à la condition d’un degré de similarité suffisant entre les produits et services, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 017057019 portant sur le signe figuratif PAUL DEPUIS 1889.

La renommée est invoquée au regard des services suivants : « Services de restauration (alimentation), services de traiteurs, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), cafétérias, cafés-restaurants, services de bars, salons de thé, préparation de repas et de plats à emporter ».

7

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

A cet égard et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit de nombreux documents visant à établir l’usage intensif de la marque antérieure sur le territoire français et sa grande connaissance auprès du consommateur.

Elle communique ainsi notamment un article du journal Les Echos datant du 25 juillet 2018, classant le groupe HOLDER – titulaire de la marque antérieure – au huitième rang des plus grands groupes de restauration en France, lequel qualifie de « phare » l’activité associée à la marque antérieure invoquée (Annexe 1, pièce n°2).

Sont également fournis :

• Des documents propres à établir l’implantation territoriale des boutiques PAUL sur l’ensemble du territoire français, tels que :

— Une carte indiquant les boutiques disponibles en France, issue du site www.paul.fr (Annexe 1, pièce n°4) ;

- Un document interne intitulé « Répartition du réseau PAUL en 2018 », indiquant les lieux d’implantation et les activités de chacune des boutiques PAUL ;

- Un extrait du site Internet www.italiedeux.com présentant la Boulangerie PAUL au sein du centre commercial Italie Deux à Paris (Annexe 1, pièce n°15) ;

- Un extrait du site Internet www.val-d-europe.klepierre.fr présentant la Boulangerie Paul au sein du centre commercial Val d’Europe en région parisienne (Annexe 1, pièce n°15) ;

- Un extrait du site Internet www.oparinor.com présentant la Boulangerie Paul au sein du centre commercial O’Parinor en région parisienne (Annexe 1, pièce n°15) ;

- Un extrait du site Internet www.centrecommercial-ollioules.fr présentant la Boulangerie Paul au sein du centre commercial d’Ollioules (Annexe 1, pièce n°15) ;

- Un extrait du site Internet www.placedeshalles.com présentant la Boulangerie Paul au sein du centre commercial Place des Halles de Strasbourg (Annexe 1, pièce n°15) ;

- Un article titré « Brest. Un espace de restauration Paul à la médiathèque des Capucins? » paru dans le magazine Ouest-France (Annexe 1, pièce n°15) ;

- Un extrait du site Internet www.espacestquentin.com présentant la Boulangerie Paul au sein du centre commercial Espace Saint Quentin (Annexe 1, pièce n°15) ;

- Un extrait du site Internet www.petitfute.com présentant une Boulangerie Paul située Saint-Etienne, daté du 16 juillet 2018 (Annexe 1, pièce n°15) ;

- Un extrait du site Internet www.evry2.com présentant la Boulangerie PAUL située dans le Centre Commercial Régional Evry 2 (Annexe 1, pièce n°15).

• Des articles de presse relatifs à l’histoire des boutiques PAUL (Annexe 1, pièce n° 7), tels que :

- Un article de presse intitulé « Paul : la petite boulangerie familiale devenue grande » paru dans le magazine « Les Echos » le 2 novembre 2011 ;

- Un article de presse intitulé « Les pains Paul : 120 ans et toujours frais » paru dans le journal « France Soir » le 24 juin 2015 ; 8

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

- Un article de presse intitulé « Boulangeries Paul : cinq générations d’art du pain, d’art de vivre » paru dans le journal « La Voix du Nord » 19 août 2013.

• De nombreux articles de presse faisant état de l’ouverture de nouvelles boutiques en France (Annexe 1, pièce n°8), tels que :

- Un article de presse intitulé « La boulangerie Paul ouvrira le 7 juin place de la République au Mans » paru dans le magazine « Ouest France » le 20 avril 2016 ;

- Un article de presse intitulé « Une boulangerie Paul ouvre aux Rivesdel’Orne » paru dans le magazine « Ouest France » le 30 septembre 2015 ;

- Un article de presse intitulé « Ouverture d’une nouvelle boulangerie Paul rue du Gros- Horloge à Rouen » paru dans le magazine « Paris Normandie » le 31 mai 2015 ;

- Un article de presse intitulé « La boulangerie Paul s’installe à Troyes » paru dans le magazine « L’Est éclair » le 1er mai 2015 ;

- Un article de presse intitulé « Une franchise française en Angleterre : Paul, des boulangeries chics à Londres » paru dans le magazine « Les Echos » le 23 juillet 2012 ;

- Un article de presse intitulé « Montréal, capitale du bon pain » paru dans le magazine « Le Devoir » le 14 mai 2016 ;

- Un article de presse intitulé « L’enseigne française de boulangerie et pâtisserie “PAUL” s’installe en Tunisie » paru dans le magazine « Directinfo » le 24 mars 2016 ;

- Un article de presse intitulé « Commerce. Une boulangerie Paul bientôt au Moulin- Blanc à Brest » paru dans le magazine « Ouest-France » le 31 juillet 2017 ;

- Un article de presse intitulé « Unique en France, le nouveau concept des boulangeries Paul arrive à Caen » paru sur le site Internet « actu.fr » le 29 avril 2019 ;

- Un article de presse intitulé « Paul va convertir l’Inde aux viennoiseries françaises » paru dans le Quotidien le Figaro le 21 septembre 2018.

• Un article de presse intitulé « PAUL et E K dans le Top 10 des meilleures boulangeries TripAdvisor » paru dans le magazine « meltyFood » le 6 janvier 2014 (Annexe 1, pièce n° 9).

• Des articles de presse exposant des données économiques et commerciales positives, tels que :

— Un article de presse intitulé « La franchise Paul : un modèle de réussite entrepreneuriale » paru dans le magazine « AC Franchise » le 2 janvier 2015 (Annexe 1, pièce n°10) ;

— Un article de presse intitulé « Les boulangeries Paul misent sur l’international » paru dans le journal « Le Figaro » le 16 décembre 2010 (Annexe 1, pièce n°11) ;

— Un article de presse intitulé « Pourquoi la boulangerie pâtisserie à la française a le vent en poupe » paru sur le site Internet rmc.bfmtv.com le 29 octobre 2019 (Annexe 1, pièce n°12).

• Des extraits du site Internet www.paul.fr présentant les différents produits et préparations proposés par les boutiques Paul (Annexe 1, pièce n°14).

9

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

• Un article de presse intitulé « Restauration rapide : Paul, l’enseigne idéale » paru sur le site Internet e-marketing.fr le 3 janvier 2014, selon lequel « Paul (19%) s’impose comme l’enseigne de restauration rapide idéale des français, loin devant la Brioche Dorée (3%) » (Annexe 1, pièce n°16). En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante font état de l’usage intensif de la marque antérieure et de sa grande connaissance par le consommateur, pour l’ensemble des services précités.

En effet, il ressort de ces documents que la marque PAUL DEPUIS 1889 a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue au sein de l’Union et notamment sur le marché français pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation), services de traiteurs, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), cafétérias, cafés-restaurants, services de bars, salons de thé, préparation de repas et de plats à emporter ».

En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté au regard de la renommée de la marque antérieure pour les « Services de restauration (alimentation), services de traiteurs, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack- bars), cafétérias, cafés-restaurants, services de bars, salons de thé, préparation de repas et de plats à emporter ».

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PAUL & CIE, reproduit ci-dessous :

La marque antérieure porte sur le signe figuratif PAUL DEPUIS 1889, reproduit ci-dessous :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

10

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et d’une esperluette et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’un élément numérique, d’une présentation particulière et d’éléments figuratifs.

Pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure, dès lors qu’ils partagent des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes résultant de la présence commune du prénom PAUL.

Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.

Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.

Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. En l’espèce, les signes en cause doivent être considérés comme étant similaires. Par ailleurs, comme il a été démontré par l’opposante dans son exposé des moyens et par des pièces appropriées, la marque antérieure, renommée pour des « Services de restauration (alimentation), services de traiteurs, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), cafétérias, cafés-restaurants, services de bars, salons de thé, préparation de repas et de plats à emporter », bénéficie d’un important degré de connaissance auprès du public.

En outre, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure est dirigée à l’encontre des services de la demande d’enregistrement contestée, restant à comparer, à savoir les services suivants :

« Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations 11

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ;

Classe 38 : Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ».

Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante fait valoir que « La marque antérieure présentant un caractère distinctif fort, tant intrinsèquement que du fait de l’usage ancien qui en a été fait par l’opposante, il est plus que vraisemblable que, confronté à la marque opposée, le public pertinent l’associera avec la marque antérieure ». A cet égard, elle invoque la « La forte renommée de la marque antérieure », la similitude entre les signes et « L’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause ».

En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru par sa renommée au regard des « Services de restauration (alimentation), services de traiteurs, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), cafétérias, cafés-restaurants, services de bars, salons de thé, préparation de repas et de plats à emporter », tel que démontré précédemment. En outre, les signes présentent d’importantes similitudes, comme précédemment établi.

Toutefois, si les signes en présence sont similaires et si la marque antérieure bénéficie d’une renommée pour des « Services de restauration (alimentation), services de traiteurs, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), cafétérias, cafés- restaurants, services de bars, salons de thé, préparation de repas et de plats à emporter », l’opposante doit également démontrer que le public établira un lien entre la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure pour les services de la demande suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 12

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux », au regard desquels aucun risque de confusion n’a été précédemment retenu. A cet égard, la société opposante indique, quant à la nature des services en cause, que « La marque contestée désigne des services identiques et similaires aux services de la marque renommée invoquée et en tout état de cause avec lesquels le public pertinent établira un lien avec la marque invoquée ».

Toutefois, les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent, à l’évidence, pas les mêmes nature, objet et destination, ni de lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation), services de traiteurs, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), cafétérias, cafés- restaurants, services de bars, salons de thé, préparation de repas et de plats à emporter » pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été reconnue, de sorte qu’ils n’apparaissent pas identiques, ni similaires ou complémentaires.

En outre, la société opposante ajoute que « Les services en cause relèvent du même marché dont les pratiques commerciales sont les mêmes, ce qui conforte encore davantage le risque que le public pertinent confonde les deux marques » et que le « Le lien est d’autant plus évident que les services contestés dans les classes 35, 38 et 42 sont massivement utilisés en relation pour la promotion des services invoqués, la mise en plan et le développement de réseaux de restaurants, traiteurs … ainsi que de réseaux de franchise … ».

Toutefois, la société opposante n’a pas fourni de document de nature à étayer ces affirmations et permettant de démontrer que les services en cause relèvent du même 13

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

marché, suivent les mêmes pratiques commerciales et sont utilisés massivement en relation les uns avec les autres.

En effet, les services de la demande contestée, qui s’entendent de prestations publicitaires et de prestations techniques de communication à distance, trouvent une multitude d’applications, dans de très nombreux secteurs d’activités. A cet égard, si l’opposante a apporté des captures d’écran de quelques prestataires « dont l’activité principale est le conseil en communication / télécommunications rendus spécifiquement à des entreprises / prestataires du secteur de l’hôtellerie, de la restauration » (pages 9 et 10 de l’exposé des moyens), ces extraits ne sauraient suffire à justifier ni démontrer la généralité de cette pratique.

Ainsi, il ne peut être reconnu, à défaut d’argumentation supplémentaire de la société opposante ou de documents à l’appui de ses affirmations, un lien dans l’esprit du public entre les signes au regard des services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure pour lesquels elle dispose d’une renommée, ces services étant très éloignés les uns des autres.

Par ailleurs, la société opposante a également indiqué « … dans le cas présent, non seulement les signes sont similaires, mais les produits et services en présence sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure » et que « le déposant de la marque seconde profite indûment des efforts d’investissement et de promotion effectués par l’opposante, ne lui permettant plus d’assurer sa fonction de garantie d’identité d’origine ».

Toutefois, ces arguments, relatifs au préjudice causé à la marque antérieure, ne sont pas de nature à démontrer en quoi le public pertinent, lorsqu’il rencontrera la marque contestée appliquée aux services précités, lesquels ne présentent aucun lien de similarité avec les services de la marque antérieure, contrairement à ce qui est soutenu, effectuera un lien avec cette dernière.

14

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

En conséquence, au regard de services qui apparaissent si dissemblables, les éléments apportés par l’opposante ne permettent pas de démontrer un risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés.

L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant l’une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’apparaît dès lors pas fondée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour ces services.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal PAUL & CIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative PAUL DEPUIS 1889.

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.

15

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI