OPP24-1236 28/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A P T a déposé le 20 janvier 2024 la demande d’enregistrement n° 5023033 portant sur la marque verbale SOFTSKILLS FIRST. Le 8 avril 2024, la société SKILLSOFT IRELAND LIMITED (société de droit irlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SKILLSOFT déposée le 27 février 2001, enregistrée sous le n° 002107027, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels éducatifs basés sur ordinateur, y compris logiciels informatiques éducatifs pour fournir, créer et mise en œuvre des cours de formations basés sur ordinateur dans le domaine de la formation en matière de compétences d’entreprise et de développement professionnel et pour la détection et l’établissement de résultats d’apprentissage concernant les cours de formations ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles, y compris services éducatifs, à savoir fourniture de formations sur mesure et de cours dans le domaine de la formations en matière de compétences d’entreprise et de développement professionnel et offre de leçons de formations et de moyens pédagogiques interactifs par le biais d’un site web sur un réseau informatique mondial, y compris l’internet, dans le domaine de la formation en matière de compétences d’entreprises et de développement professionnel ; Consultation professionnelle, sans rapport avec la conduite des affaires; programmation pour ordinateurs; location de temps d’accès à un réseau informatique; fourniture d’accès à une base de données dans le domaine des logiciels éducatifs; conseils en matière de logiciels éducatifs; conception et actualisation de logiciels éducatifs ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. Les services d’ « Éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En revanche, les « Services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet » de la demande d’enregistrement contestée, lesquels s’entendent respectivement de prestation consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique et de prestations ayant pour objet d’optimiser le positionnement des sites web en vue d’une meilleure visibilité, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « programmation pour ordinateurs; location de temps d’accès à un réseau informatique; fourniture d’accès à une base de données dans le domaine des logiciels éducatifs; conseils en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 matière de logiciels éducatifs; conception et actualisation de logiciels éducatifs » de la marque antérieure, qui regroupent des services très variés dans le domaine informatique. En effet, les seconds qui peuvent être rendus dans tous les secteurs d’activités compte tenu de la généralisation de l’outil informatique, ne sont pas nécessairement ni exclusivement rendus dans le cadre des premiers. De plus, ces services ne sont pas rendus par les mêmes acteurs économiques, les services de la demande contestée étant rendus par des prestataires de secrétariat et des spécialistes du référencement alors que les services des marques antérieures sont rendus par des sociétés spécialisées dans la programmation informatique, des fournisseurs d’accès et des éditeurs de logiciels. Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que l’ensemble des services en présences soient des « services informatiques ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires. Les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services de publicité, de services d’aide à la gestion d’entreprises commerciales ou encore de comptabilité ou secrétariat, ou de ressources humaines ne présentent à l’évidence pas de lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels éducatifs basés sur ordinateur, y compris logiciels informatiques éducatifs pour fournir, créer et mise en œuvre des cours de formations basés sur ordinateur dans le domaine de la formation en matière de compétences d’entreprise et de développement professionnel et pour la détection et l’établissement de résultats d’apprentissage concernant les cours de formations » de le marque antérieure, qui s’entendent d’un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière dans le domaine éducatif. Par leur nature même, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits et services ne partagent pas la même finalité. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires. Les services de « Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de différentes prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Logiciels éducatifs basés sur ordinateur, y compris logiciels informatiques éducatifs pour fournir, créer et mise en œuvre des cours de formations basés sur ordinateur dans le domaine de la formation en matière de compétences d’entreprise et de développement professionnel et pour la détection et l’établissement de résultats d’apprentissage concernant les cours de formations ; Consultation professionnelle, sans rapport avec la conduite des affaires; programmation pour ordinateurs; location de temps d’accès à un réseau informatique; fourniture d’accès à une base de données dans le domaine des logiciels éducatifs; conseils en matière de logiciels éducatifs; conception et actualisation de logiciels éducatifs » de la marque antérieure. En effet, les seconds ne sont pas destinés nécessairement et exclusivement à la prestation des premiers et les premiers n’ayant pas nécessairement et exclusivement recours aux seconds pour leurs prestations. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires. Les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant à mettre des films à la disposition de tiers contre paiement et pour une durée indéterminée, des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films et des prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d’événements particuliers, ne font pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, partie de la catégorie générale des « divertissements » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public, dès lors qu’ils n’ont pas nécessairement un but de divertissements mais visent à permettre l’accès à des contenus audiovisuels et à faire effectuer des documents de nature photographique. Pour ces raisons, ces services ne présentent pas non plus les mêmes nature, objet et destination. En effet, répondant à des besoins distincts, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (sociétés spécialisées dans la vidéo à la demande, sociétés de production et photographes indépendants pour les premiers / structures et entreprises spécialisées dans les prestations de divertissement pour les seconds). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 Il ne s’agit donc pas de services similaires Enfin, les services « publication de livres ; prêt de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de prestations de mise à disposition d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs, de prestation visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits et de prestation permettant la mise à dispositions d’ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet, ne présentent pas les même nature, objet et destination que les services de « éducation ; formation » de la marque antérieure qui s’entendent de l’action de former, d’instruire quelqu’un, manière de comprendre, de dispenser, de mettre en œuvre cette formation et de prestation de service visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier. Contrairement à ce que soutient la société déposante, les premiers ne nécessitent pas la prestation des seconds et inversement. Ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (sociétés d’édition et bibliothèques pour les premiers / établissement et organismes d’enseignement et de formation pour les seconds). Ces services ne sont donc pas similaires Sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur de précédentes décisions de l’Institut, dès lors que ces décisions ont été rendues dans des cas d’espèce différents de la présente affaire. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour parties, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SKILLSOFT. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

7 Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun l’association des termes SOFT et SKILL(S), ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble Ils diffèrent par leur inversion ainsi que par l’ajout du terme final FIRST au sein de de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter toute similarité entre les signes dès lors que ces derniers restent dominés par l’association des termes SOFT et SKILL(S) et que le terme FIRST sera perçu comme une mention laudative ou un terme venant simplement préciser le terme qui le précède, de sorte qu’il ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque. Il résulte ainsi des ressemblances d’ensemble précitées une similarité entre les signes en présence. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel il se propose de « modifier la formulation initiale de « Soft skills first » en « Soft skills first, hard skills second » ». En effet, après l’attribution d’une date de dépôt, il n’est plus possible de modifier le modèle de la marque. Le signe verbal SOFTSKILLS FIRST est donc similaire à la marque verbale antérieure SKILLSOFT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale SOFTSKILLS FIRST ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

9 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée au regard des services suivants : « Éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI