OPP 22-4332 22/11/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société DONG GUAN GUAN DA WATCH CO. LTD (société de droit chinois) a déposé, le 12 août 2022, la demande d’enregistrement n° 4 891 012 portant sur le signe verbal CHALAEL.

Le 27 octobre 2022, la société CHANEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CHANEL déposée le 24 janvier 2013, enregistrée sous le n° 3 977 083 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits revendiqués à l’appui de l’opposition. La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur la preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou

services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 12 août 2022. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 12 août 2017 au 12 août 2022, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition. Dans le récapitulatif, elle vise les produits suivants : « breloques en métal ; boîtes en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; bustes en métaux précieux ; horloges ; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés ; montres ; articles de bijouterie, bracelets, broches, chaînes, breloques [bijouterie], bijoux en cloisonné, boucles d’oreilles ; ornements de chapeaux [bijouterie], épingles [bijouterie], médailles, colliers, bagues ; épingles de cravates, épingles de parure ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les pièces suivantes :  A nnexe I : Impressions d’écran du site internet « www.chanel.com » issues du site Web Archive, entre le 28 septembre 2017 au 3 avril 2022 ;  A nnexe II : Impressions d’écran issues des dossiers de presse digitaux Chanel en 2019, 2021 et 2022 ;

 A nnexe III : Articles de presse :
- Article de presse du site internet « worldtempus.com » daté du 2 mars 2020 et intitulé « Chanel La J12 X-RAY ose la transparence » indiquant « La première icône horlogère du 21ème siècle faisant de la céramique une matière précieuse connaît un succès immédiat » ;

- Article de presse du site internet « journalduluxe.fr » daté du 17 août 2020 et intitulé « La J12 de Chanel : 20 ans d’histoire » indiquant que « la J12 de Chanel fait partie de ces modèles de montres iconiques » ;

- Article de presse du site internet « luxsure.fr » daté du 5 mai 2020 et présentant la collection de bijoux de CHANEL ;

- Article de presse du site internet « serielimitee.lesechos.fr » daté du 20 janvier 2021 et intitulé « éternellement moderne, la « J12 » a 20 ans » indiquant « en l’honneur de l’anniversaire de l’emblématique montre Chanel » ;

- Article de presse du site internet « worldtempus.com » daté du 18 juin 2021 et intitulé « Chanel Electro – La collection capsule CHANEL ELECTRO emprunte des codes graphiques à la culture Electro » ;

- Article de presse du site internet « luxsure.fr » daté du 4 mars 2021 et intitulé « Chanel et la 78ème cérémonie des Golden Globe Awards dimanche 28 février 2021 » indiquant que « M R , ambassadrice CHANEL […] porter des boucles d’oreilles « Etoile filante » et une bague « Ruban » en or blanc 18K et diamants, CHANEL Joaillerie », qu’ « A D[…] portait des boucles d’oreilles « Brins de Diamants », un bracelet « Légende de Blé », une bague « Commandant », une bague « Lion Astral », CHANEL Haute Joaillerie, et des mini-bagues « Coco Crush » en or blanc 18K et diamants, CHANEL Joaillerie » et que « D E […] portait une bague « Comète Géode » en or blanc 18K et diamants, CHANEL Haute Joaillerie, des bagues et une paire de boucles d’oreilles « Coco Crush » en or blanc 18K et diamants, CHANEL Joaillerie » ;

- Article de presse du site internet « luxsure.fr » daté du 8 septembre 2022 et intitulé « Chanel wanted capsule collection » indiquant qu’ « en 2022, CHANEL présente sa nouvelle collection capsule horlogère CHANEL WANTED » ;

- Article de presse du site internet « madame.lefigaro.fr » daté du 4 mars 2022 et intitulé « Chanel fête les 90 ans de ses Bijoux de Diamants ».  A nnexe IV : Vidéo publiée par Chanel sur YouTube intitulée « Je suis la collection « Bijoux de Diamants » – CHANEL Haute Joaillerie ».

En l’espèce, la société opposante a fourni un certain nombre de pièces démontrant l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour des « produits d’horlogerie et de joaillerie » à savoir les produits suivants : « horloges ; montres ; articles de bijouterie, bracelets, broches, chaînes, breloques [bijouterie], bijoux en cloisonné, boucles d’oreilles ; ornements de chapeaux [bijouterie], épingles [bijouterie], médailles, colliers, bagues ; épingles de cravates, épingles de parure ». Cet usage sérieux n’est pas contesté par la société déposante suite à la fourniture des pièces. En revanche, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure est exploitée pour les produits suivants : « breloques en métal ; boîtes en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; bustes en métaux précieux ; métaux précieux bruts ou mi- ouvrés », aucun élément portant sur les produits précités n’ayant été produit. Il convient en effet, de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits invoqués par la société opposante, la similarité entre des produits ayant fait l’objet d’une exploitation et certains de ceux désignés par la marque invoquée étant inopérante. En conséquence, il convient de limiter les produits invoqués à l’appui de la présente opposition aux seuls produits pour lesquels la société opposante a justifié d’un usage sérieux de la marque antérieure et pour lesquels un lien a pu être fait à l’évidence, pour la période et le territoire pertinents. La marque antérieure est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les seuls « horloges ; montres ; articles de bijouterie, bracelets, broches, chaînes, breloques [bijouterie], bijoux en cloisonné, boucles d’oreilles ; ornements de chapeaux [bijouterie], épingles [bijouterie], médailles, colliers, bagues ; épingles de cravates, épingles de parure ». B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L’opposition est formée contre les produits suivants : « Horloges; Breloques pour la bijouterie; Articles de bijouterie-joaillerie; Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; Montres; Pierres précieuses; Objets d’art en métaux précieux; Boîtes à bijoux; Fils d’argent [bijouterie]; Apprêts pour la bijouterie ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, la marque antérieure est réputée enregistrée pour les produits suivants : « horloges ; montres ; articles de bijouterie, bracelets, broches, chaînes, breloques [bijouterie], bijoux en cloisonné, boucles d’oreilles ; ornements de chapeaux [bijouterie], épingles [bijouterie], médailles, colliers, bagues ; épingles de cravates, épingles de parure ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Horloges; Breloques pour la bijouterie; Articles de bijouterie-joaillerie; Montres; Boîtes à bijoux; Fils d’argent [bijouterie]; Apprêts pour la bijouterie » apparaissent identiques et similaires, notamment à l’évidence, à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, ne sauraient être prises en considération les comparaisons effectuées par la société opposante entre les « Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; Pierres précieuses; Objets d’art en métaux précieux » de la demande d’enregistrement contestée et les « boîtes en métaux précieux ; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés » de la marque antérieure invoquée, à l’égard desquels l’usage sérieux n’a pas été prouvé. En outre, à défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité entre les « Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; Pierres précieuses; Objets d’art en métaux précieux » de la demande d’enregistrement et les autres produits de la marque antérieure pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé, similarité qui n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie identiques et similaires, notamment à l’évidence, à certains produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHALAEL, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal CHANEL, ci-dessous reproduit :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en présence sont chacun composé d’un unique élément verbal. Visuellement, les signes en présence sont de longueur proche, sept lettres pour le signe contesté et six lettres pour la marque antérieure, et possèdent cinq lettres identiques sur sept (C, H, A, E et L), placées dans le même ordre et selon un rang proche, et formant les séquences communes CHA- et –EL, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces éléments verbaux présentent une sonorité d’attaque identique ([cha]) et des sonorités finales comportant le même son [èl], ce qui leur confère une prononciation proche. Les signes diffèrent au sein du signe contesté, par la substitution des lettres LA au sein du signe contesté à la lettre N de la marque antérieure. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société déposante, cette différence n’altère pas la perception globale très proche des signes, dès lors qu’elle ne porte que sur deux lettres sur sept placées qui plus est, en position centrale, les deux signes restant marqués par la même succession de lettres d’attaque et finales CHA / EL et des sonorités correspondantes. Il convient de rappeler que le consommateur qui n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, se fiera à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire et risque donc de percevoir le signe contesté CHALAEL, comme présentant suffisamment de ressemblances visuelles et phonétiques avec la marque antérieure CHANEL pour les confondre. Il résulte des grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées entre les signes, une similarité entre eux. A cet égard, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société déposante tirés de décisions rendues par l’EUIPO, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce. Le signe verbal contesté CHALAEL apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure CHANEL.

L’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure dans le domaine de la mode, et notamment de la joaillerie et de l’horlogerie par une partie significative du public concerné et a fourni un certain nombre de pièces, y compris les pièces fournies au titre des preuves d’usage, tendant à la prouver. Ainsi, il convient de prendre en compte la notoriété de la marque antérieure dans le domaine considéré pour apprécier plus largement le risque de confusion entre les signes. En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause, de la similarité des signes et de la connaissance de la marque antérieure dans le domaine précité, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. A cet égard, le prétendu degré d’attention élevé du consommateur auquel les produits précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure s’adressent, qui du reste n’est pas avéré (nombre de ces produits, tels que désignés, pouvant s’adresser au grand public ou du moins à une clientèle non initiée), n’empêcherait pas un risque de confusion sur leur origine, ces produits étant susceptibles d’être proposés par les mêmes entreprises et les ressemblances entre les signes étant telles que tout risque de confusion ne peut être exclu. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CHALAEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS

DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Horloges; Breloques pour la bijouterie; Articles de bijouterie-joaillerie; Montres; Boîtes à bijoux; Fils d’argent [bijouterie]; Apprêts pour la bijouterie ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.