OP23-4449 03/10/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S B a déposé le 20 aout 2022, la demande d’enregistrement n°4892238 portant sur le signe verbal NATHYVA. Le 9 novembre 2022, la société LABORATOIRE NATIVE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale NATIVE, enregistrée le 29 janvier 1991 et renouvelée sous le n° 1641205 dont elle est venue titulaire à la suite d’une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 24 juillet 2023. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation

commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 20 aout 2022. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 20 aout 2017 au 20 aout 2022 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « cosmétiques ». La marque antérieure étant une marque française, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque en France. Sur l’invitation de la déposante, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, plusieurs pièces dont notamment :

- Pièce 1a, b et c : Captures écran des sites e-commerce exploités par les distributeurs français sur lesquelles figurent les produits cosmétiques présentés sous les marques ombrelles «NATIVE» ou « LABORATOIRE NATIVE ».

- Pièce 2a, b, c, d, e et f : Publications relative à des évènements promotionnels notamment lors d’animations dans des parapharmacies et grandes surfaces durant la période de novembre 2021 à décembre 2022, faisant apparaître la marque NATIVE.

- Pièce 3 : Bons de livraison sur lesquels figurent des produits cosmétiques « NATIVE » portant sur une période allant de janvier 2021 à mars 2023. La marque NATIVE apparaît apposée sur le coin supérieur gauche des bons de livraison, en caractères stylisés comportant deux nuances de vert. Sur la période pertinente Tout d’abord, la déposante s’interroge le fait de savoir « si les pièces fournies concernant un usage entre 2020 et 2022 sont suffisantes pour établir un usage réel et sérieux sur une période de cinq ans ». Si comme l’indique la déposante, les pièces produites ne couvrent qu’une partie de la période des cinq ans, la société opposante a toutefois apporté suffisamment de pièces de la marque antérieure dans la période requise pour prouver un usage sérieux. Nature et importance de l’usage La société déposante soutient que « la marque NATIVE n’apparait sur aucun des produits … le signe LABORATOIRE NATIVE apparait uniquement en dessous de la photo du produit. Il n’est présent ni

sur le produit lui-même ni sur son emballage … La mention LABORATOIRE NATIVE sera clairement perçu par le consommateur comme une dénomination sociale et non comme une marque ». La marque a notamment pour fonction d’établir un lien entre les produits et services et la personne qui les commercialise de sorte que la preuve de l’usage doit mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits et services concernés. Il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits eux-mêmes. Sa représentation sur les emballages, les catalogues, le support publicitaire ou sur les factures concernant les produits et services en cause peut donc suffire. Il ressort ainsi d’une jurisprudence constante que l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme une utilisation « pour des produits »: lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise ou même en l’absence d’apposition du signe, lorsque ce tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits ou les services (Cass. com., 16 févr. 2016, RG 2014/15144 ; CJUE.11/09/2007, C-17/06, Céline, § 21-23). En l’espèce, les pièces transmises font état d’un usage du signe NATIVE, en association avec d’autres terme (ROGER & GALLET, LIERAC…), ou d’autres mentions telles que « gel douche hydratant », « masque sos » … , apposé sur les produits eux-mêmes. Ainsi comme le souligne la société opposante, les produits visés « sont récences et présentés sous les marques ombrelles NATIVE ou LABORATOIRE NATIVE ». Cette marque ombrelle NATIVE permet au consommateur d’identifier et de distinguer ce signe utilisé à titre de marque et répondant à la fonction essentielle de la marque d’indication de l’origine commerciale du produit, des autres marques apposées sur les produits. De plus, si le signe NATIVE n’est pas apposé directement sur les produits, les extraits de site internet, les pages mentionnant les animations commerciales des produits en cause, et les bons de livraison sur lesquels est apposé le signe, établissent toutefois clairement un lien entre la marque NATIVE et les produits, ce qui constitue un usage à titre de marque. Par ailleurs, la déposante soutient qu’ « aucun des bons de livraison (pièce 3) ne fait apparaitre le signe NATIVE dans le libellé des produits… seule la mention LABORATOIRE NATIVE apparait en haut à gauche des factures en tant qu’entête de la société ». Toutefois, cet argument ne saurait être retenu, dès lors que la marque NATIVE figure bien sur les bons de livraison en haut à gauche et n’est pas suivie d’une forme sociale ni d’une adresse, la mention « LABORATOIRE NATIVE » figurant elle en dessous. En outre, les bons de livraison comportent également la mention « LABORATOIRE NATIVE » suivie d’une adresse. A ce titre, la marque NATIVE présentée sous une forme stylisée et en couleurs dans les bons de livraison précités n’est donc pas employée pour désigner la société mais bien en tant que marque (cf arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 21 mai 2015, RG 14/06597, IDEOM). En outre, en ce qui concerne les pièces apportées concernant les animations commerciales organisées sous la marque NATIVE ou LABORATOIRE NATIVE (pièce 2) la déposante soutient que ces éléments de preuve ne sont pas « suffisants pour créer un lien entre le titulaire de la marque antérieure et les produits ». Toutefois, elles démontrent néanmoins la présence effective de la marque antérieure sur le marché des cosmétiques, étant rappelé que l’usage peut être fait par le titulaire de la marque antérieure ou avec son consentement.

Sur l’usage pour les produits enregistrés La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits de la marque antérieure invoqués au titre de l’opposition, à savoir les « cosmétiques ». En l’espèce, les pièces communiquées par la société opposante et notamment les captures écran des sites de commerce en ligne, ainsi que les bons de livraison de la société opposante démontrent que la marque NATIVE est utilisée pour des cosmétiques. Aussi, la société opposante a démontré l’usage sérieux de la marque antérieure pour les «cosmétiques». Sur l’usage sous forme modifiée La déposante considère que ces pièces ne seraient pas pertinentes au motif que « le signe utilisé est LABORATOIRE NATIVE et non NATIVE ». Toutefois, la présence du terme LABORATOIRE n’altère pas le caractère distinctif du signe tel qu’enregistré, dans la mesure où ce terme est dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il fait référence au lieu dans lequel les produits sont fabriqués. En outre, la société opposante a également produit des pièces sur lesquelles la marque NATIVE apparaît en position d’attaque, les termes LABORATOIRE PARIS, dépourvus de caractère distinctifs, étant présentés en petits caractères sur une ligne inférieure. De même, le fait que la dénomination NATIVE soit présentée en couleurs, n’altère son caractère immédiatement lisible. Ainsi, la société opposante a apporté des éléments prouvant l’usage de la marque antérieure sous une forme qui n’en altère pas son caractère distinctif. Conclusion sur l’usage sérieux En conséquence, un usage sérieux de la marque antérieure NATIVE a été suffisamment démontré pour les « cosmétiques » pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère

distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « cosmétiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « cosmétiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination NATHYVA, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination NATIVE présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations NATHYVA et NATIVE des signes en présence présentent une longueur proche et ont en commun cinq lettres en commun, placées dans le même ordre formant la même séquence d’attaque NAT-, ce qui leur confère une physionomie proche.

Surtout, phonétiquement, les dénominations NATHYVA et NATIVE comportent les sonorités d’attaque et centrale identiques [na-ti] et se terminent par une syllabe comportant le son [v], ce qui leur confère une prononciation très proche. Si ces éléments verbaux se distinguent par la substitution de la lettre Y à la lettre I et par la présence de la lettre centrale H au sein du signe contesté, ces modifications ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion entre ces signes, dès lors qu’elles n’ont aucune incidence phonétique. Il en va de même de la substitution de la lettre finale A à la lettre A, dès lors qu’elle laisse subsister la même perception de deux dénominations restent dominées par des séquences de lettres et de sonorités d’attaque identiques. En outre, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante selon lequel la dénomination NATIVE, constitutive de la marque antérieure, ne serait « pas distinctive » et selon lequel « le terme NATIVE décrit une caractéristique des produits visés, à savoir son origine naturelle ou ses vertus naturelles », dès lors qu’il n’est pas établi que cette dénomination NATIVE présente un lien direct et concret avec les produits des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. Par conséquent, au regard des ressemblances visuelles et surtout phonétiques entre les deux signes, le signe verbal NATHYVA est similaire à la marque verbale antérieure NATIVE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des marques en cause est d’autant plus important que les produits sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal NATHYVA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.