OPP 22-4529 27/10/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société HUMAN HORIZONS HOLDING (SHANGHAI) CO., LTD (société de droit chinois) a déposé, le 30 août 2022, la demande d’enregistrement n° 4 894 066 portant sur le signe figuratif HIPHI. 1

Le 18 novembre 2022, la société INPHI CORPORATION (société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal INPHI, déposée le 3 décembre 2001, enregistrée sous le n° 002486090 et régulièrement renouvelée. 2

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. L’opposant a également été invité à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur l’usage de la marque antérieure Preuve de l’usage Selon l’article R 712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle : « 1° L’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, lequel dispose d’un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse […]. Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ». A cet égard, l’article L 712-5-1 du Code susvisé prévoit que « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir […] 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ». En outre, l’article L 712-5-1 in fine du Code précité précise qu’« Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Ainsi, conformément à l’article L 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est 3

protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L 714-5 du Code susvisé précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] […] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ». En outre, en ce qui concerne les marques de l’Union européenne, l’article 18 du règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 précise que : « Constituent […] un usage […] : a) l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire; b) l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation ». En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la marque antérieure de l’Union européenne n° 002486090, INPHI, a fait l’objet d’un usage sérieux. La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 3 avril 2023. La société opposante a fourni les pièces en cause le 24 mars 2023, soit dans le délai requis. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 4

Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 30 août 2022. La société opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque de l’Union européenne sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 30 août 2017 au 30 août 2022 inclus, pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition et précisés par l’opposant dans son exposé des moyens et ses observations, à savoir : « Ordinateurs, matériel informatique et logiciels, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; périphériques pour ordinateurs; circuits intégrés; matériel informatique et logiciels pour gestion de bases de données, programmes informatiques; logiciels interactifs, appareils de recherche d’informations électroniques à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet; dispositifs à circuits intégrés et à semi-conducteurs; services d’un programmeur; services d’assistance et de consultation pour la gestion de systèmes, de banques de données et d’applications informatiques ». Afin d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits et services précités, la société opposante a fourni les pièces suivantes :

- Pièce 1 : Présentation de la société Marvell Technology Group (source Wikipedia) ;

- Pièce 2 : Extrait du site marvell.com, montrant les distributeurs Marvell situés en France et traduction ;

- Pièce 3 : Extrait du site marvell.com présentant les produits vendus par Marvell et traduction ;

- Pièce 4 : Extrait du site bloomberg.com présentant la société Marvell Asia Pte Ltd et traduction partielle ;

- Pièce 5 : Article du 30 octobre 2020 du site « usine-digitale.fr » sur le rachat d’INPHI par Marvell ; 5

- Pièce 6 : Article du 30 octobre 2020 du site « usinenouvelle.com » sur le rachat d’INPHI par Marvell ;

- Pièce 7 : Article du 30 octobre 2020 du site « agefi.fr » sur le rachat d’INPHI par Marvell ;

- Pièce 8 : Présentation de la société Inphi Corporation (source : Wikipedia) et traduction partielle ;

- Pièce 9 : Notification de l’EUIPO du 30 novembre 2022 concernant l’inscription du transfert de priorité de la marque EU « INPHI » n°002486090 de Inphi Corporation à Marvell Asia Pte Ltd ;

- Pièce 10 : Extrait du site internet d’archives « web.archive.org » du 1er octobre 2020, montrant les filiales INPHI en Allemagne et au Royaume-Uni ;

- Pièce 11 : Extrait du site « northdata.com » présentant l’ancienne société allemande INPHI GmbH et traduction partielle ;

- Pièce 12 : Extrait du site « gov.uk » présentant l’ancienne société INPHI Limited située au Royaume-Uni et traduction partielle ;

- Pièce 13 : Extrait du site internet d’archives « web.archive.org » du 28 avril 2018, présentant l’ancien site « inphi.com » et les produits vendus par INPHI et traduction partielle ;

- Pièce 14 : Extrait du site internet d’archives « web.archive.org » du 25 septembre 2020, présentant l’ancien site « inphi.com » et les produits vendus par INPHI et traduction partielle ;

- Pièce 15 : Extrait du site internet d’archives « web.archive.org » du 25 septembre 2020, présentant l’ancien site « inphi.com » et le service d’assistance des produits INPHI via le compte client ;

- Pièce 16 : Factures éditées par Inphi du 26 novembre 2018 au 26 juillet 2019 pour des commandes à destination de la France et traduction de la présentation-type de la facture ;

- Pièce 17 : Extrait du site « pneda.fr » présentant les semi-conducteurs vendus sous la marque INPHI ;

- Pièce 18 : Extrait du site « pneda.fr » présentant les Interfaces Télécom vendus sous la marque INPHI ;

- Pièce 19 : Extrait du site « pneda.fr » présentant les semi-conducteurs vendus sous la 6

marque INPHI ;

- Pièce 20 : Présentation des produits INPHI lors de la Conférence d’Oppenheimer sur la technologie, l’Internet et les communications du 7 août 2018 et traduction partielle ;

- Pièce 21 : Factures éditées par Inphi du 2 juin 2018 au 17 juillet 2020 pour des commandes à destination de l’Allemagne et traduction de la présentation-type de la facture ;

- Pièce 22 : Extrait du site Ebay concernant la vente d’un Pilote de modulateur MZ quadruple (Quad Mach-Zehnder Modulator Driver) portant la marque INPHI ;

- Pièce 23 : Extrait du site « alibaba.com » concernant la vente d’un émetteur- récepteur optique portant la marque INPHI ;

- Pièce 24 : Factures éditées par Inphi du 18 octobre et 22 octobre 2018 pour des commandes à destination de l’Italie et traduction de la présentation-type de la facture ;

- Pièce 25 : Extrait du site « Marvell.com » – Présentation du produit DSP PAM4 ;

- Pièce 26 : Notice du produit INPHI Porrima PAM4 du 1er Aout 2019 et traduction partielle ;

- Pièce 27 : Extrait du site « Marvell.com » – Présentation du produit Porrima PAM4 et traduction partielle ;

- Pièce 28 : Notice du produit INPHI émetteur-récepteur cohérent M200C du 9 mai 2019 et traduction partielle ;

- Pièce 29 : Article du site « Globenewswire.com » du 12 septembre 2017 sur la présentation du produit INPHI M200 lors de la Conférence ECOC en Suède et traduction partielle ;

- Pièce 30 : Extrait du site Ebay concernant la vente d’un module optique émetteur – récepteur portant la marque INPHI ;

- Pièce 31 : Extrait du site Ebay concernant la vente d’un Pilote de modulateur MZ quadruple (Quad Mach-Zehnder Modulator Driver) portant la marque INPHI ;

- Pièce 32 : Factures éditées par Inphi du 21 avril au 21 septembre 2020 pour des commandes à destination du Danemark et traduction de la présentation-type de la facture ;

- Pièce 33 : Extrait du site Ebay du 16 mars 2023 montrant la vente de produits vendus 7

sous la marque INPHI et livrables en France ;

- Pièce 34 : Extrait du site Ebay du 7 mars 2023 montrant la commande d’un produit portant la marque INPHI à destination de la France ;

- Pièce 35 : Extrait du site « pneda.fr » présentant une ligne de produits vendus sous la marque INPHI ;

- Pièce 36 : Extrait du Journal du Net – définition de Driver ;

- Pièce 37 : Article du site « globenewswire.com » concernant le pilote linéaire quadruple SMT ;

- Pièce 38 : Article du site « cignal.ai » du 13 mars 2017 concernant le pilote SMT IN6417SZ vendu par INPHI ;

- Pièce 39 : Extrait du site « ic-components.fr » présentant les circuits intégrés vendus sous la marque INPHI ;

- Pièce 40 : Fiche technique du pilote INPHI à la référence IN6417SZ du 22 décembre 2022 et traduction partielle.

- Pièce 41 : Fiche technique du pilote INPHI à la référence IN3214SZ du 16 juin 2014 et sa traduction partielle ;

- Pièce 42 : Fiche technique du pilote INPHI à la référence IN3214HG du 22 juillet 2015 et sa traduction partielle ;

- Pièce 43 : Fiche technique de l’émetteur-transmetteur INPHI à la référence IN015025-CA01 du 12 mai 2017 et sa traduction partielle ;

- Pièce 44 : Fiche technique de l’amplificateur INPHI à la référence IN6454TA du 7 février 2018 et sa traduction partielle ;

- Pièce 45 : Fiche technique de l’émetteur-récepteur INPHI à la référence IN- Q2AY2- XX du 31 janvier 2018 et sa traduction partielle ;

- Pièce 46 : Factures éditées par Inphi du 8 novembre 2019 au 5 février 2021 pour des commandes à destination de l’Allemagne pour l’émetteur- récepteur Ethernet INPHI à la référence IN-Q2AY2-XX et traduction de la présentation-type d’une facture ;

- Pièce 47 : Factures éditées par Inphi du 3 février 2019 au 15 décembre 2020 pour des commandes à destination de l’Italie pour le pilote INPHI à la référence IN3214SZ et traduction de la présentation-type d’une facture ; 8

- Pièce 48 : Facture éditée par Inphi du 6 janvier 2021 pour une commande à destination de l’Allemagne et traduction de la présentation-type d’une facture ;

- Pièce 49 : Factures éditées par Inphi du 12 octobre 2017 au 17 mai 2019 pour des commandes à destination de l’Italie et du Royaume-Uni pour le pilote INPHI à la référence IN3214SZ et traduction de la présentation-type d’une facture ;

- Pièce 50 : Factures éditées par Inphi du 29 septembre 2017 au 22 janvier 2019 pour des commandes à destination de l’Italie et du Royaume-Uni pour le pilote INPHI à la référence IN3214HG et traduction de la présentation-type d’une facture ;

- Pièce 51 : Factures éditées par Inphi du 23 avril 2018 au 24 septembre 2018 pour des commandes à destination du Royaume-Uni pour l’amplificateur INPHI à la référence IN6454TA et traduction de la présentation-type d’une facture ;

- Pièce 52 : Fiche technique du pilote INPHI à la référence IN4514SZ du 10 avril 2018 et sa traduction partielle ;

- Pièce 53 : Image du pilote INPHI à la référence IN4514SZ ;

- Pièce 54 : Traduction de la présentation-type d’une facture pour la pièce 32. En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces fournies par la société opposante ainsi que de son argumentaire, que la marque antérieure INPHI a fait l’objet d’un usage sérieux, en ce qui concerne les produits suivants : « circuits intégrés; dispositifs à circuits intégrés et à semi- conducteurs », dans l’Union européenne et entre le 30 août 2017 et le 30 août 2022. A cet égard, la société déposante affirme que l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas été établi. A titre liminaire, il convient de rappeler que lors de l’appréciation de l’usage, les éléments de preuve doivent être appréciés dans leur ensemble, c’est-à-dire que chaque pièce, ainsi que les indications ou informations qui en ressortent, doivent être mises en relation entre elles. Ainsi, même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve peut néanmoins indiquer l’existence d’un usage sérieux. En l’espèce, si la société opposante a fourni des éléments de preuve parmi lesquels certains ne comprennent pas tous les éléments pertinents pour établir un usage, il ressort clairement de l’ensemble des documents fournis, mis en relation les uns avec les autres, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux. 1. Sur la durée de l’usage Force est de constater que la plupart des éléments de preuve produits par la société opposante sont datés dans la période pertinente. 9

En outre, si, comme le soulève la société déposante, certaines pièces sont datées postérieurement à la période pertinente, ces dernières peuvent néanmoins être prises en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve compris dans la période de référence. En effet, ces circonstances postérieures à la date pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période (27/01/2004, C- 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31). Par ailleurs, il en va de même des pièces datées antérieurement à la période pertinente, notamment la pièce 37, comme relevé par la société déposante, dès lors que cette pièce, relative au lancement d’un pilote, constitue un élément probant indirect, qui, mis en relation avec les autres pièces, participe à démontrer que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. 2. Sur l’usage en lien avec les produits et services servant de base à l’opposition La marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. A cet égard, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée aux fins de l’examen de l’opposition que pour cette partie des produits ou services. Ainsi, la preuve de l’usage sérieux doit porter sur l’ensemble des produits et services enregistrés sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels le titulaire de la demande contestée a présenté une demande de preuve de l’usage. Les documents fournis doivent ainsi permettre de caractériser un usage sérieux de la marque antérieure au regard de ces produits et services visés. A cet égard, il convient de relever que l’opposant a précisé dans ses observations en réponse que : « Comme indiqué dans l’exposé des moyens de l’opposant, les services de la marque précitée invoqués à l’appui de l’opposition sont les suivants : Classe 9 : Ordinateurs, matériel informatique et logiciels, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; périphériques pour ordinateurs; circuits intégrés; matériel informatique et logiciels pour gestion de bases de données, programmes informatiques; logiciels interactifs, appareils de recherche d’informations électroniques à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet; dispositifs à circuits intégrés et à semi- conducteurs; Classe 42 : services d’un programmeur; services d’assistance et de consultation pour la gestion de systèmes, de banques de données et d’applications informatiques; 10

Conformément aux dispositions précitées, il convient donc pour l’opposant de fournir des pièces établissant l’exploitation de sa marque « INPHI » pour les produits et services listés ci-dessus ». Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré En l’espèce, si, comme le soutient la société déposante, certaines pièces sont relatives à la société Marvell ou d’autres ne comportent pas le signe INPHI, force est de constater que la plupart des pièces, notamment les factures fournies, ainsi que les fiches techniques des produits, les parutions presse et les extraits de site internet mettant en avant des produits proposés à la vente sur lesquels est apposée ou associée en référence la marque INPHI, font état d’un usage de la marque antérieure pour les produits suivants : « circuits intégrés; dispositifs à circuits intégrés et à semi-conducteurs ». A cet égard, et contrairement à ce que soulève la société déposante, les factures, associées à d’autres pièces (notamment les fiches techniques des produits) et aux explications de la société opposante, permettent d’identifier les produits concernés par lesdites factures. A titre d’exemple, si la pièce 21 (facture en Allemagne) fait mention de la référence de produit « IN6454TA », cette dernière peut être associée à la pièce 44, consistant en la fiche technique de l’amplificateur INPHI à la référence « IN6454TA ». Il en va de même de la pièce 24 (facture en Italie) qui fait mention de deux références « IN3214SZ » et « IN4514SZ » et qui peut être mise en relation avec les fiches techniques de produits aux références « IN3214SZ » (pièce 41) et « IN4514SZ » (pièce 52). De même, les références INQ2AY2 (pièces 21 à 25) et IN 4514SZ (pièces 40 à 54) figurant sur certaines factures correspondent, d’après les fiches techniques, respectivement à des émetteurs-récepteurs et à des pilotes linéaires. En conséquence, il ressort des pièces et des arguments de la société opposante que la marque antérieure INPHI a fait l’objet d’un usage sérieux, en ce qui concerne les produits suivants : « circuits intégrés; dispositifs à circuits intégrés et à semi-conducteurs ». Sur les produits et services pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré En revanche, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des produits et services suivants : « Ordinateurs, matériel informatique et logiciels, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; périphériques pour ordinateurs; matériel informatique et logiciels pour gestion de bases de données, programmes informatiques; logiciels interactifs, appareils de recherche d’informations électroniques à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet; services d’un programmeur; services d’assistance et de consultation pour la gestion de systèmes, de banques de données et d’applications informatiques ». En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la pièce 15 ne saurait suffire à prouver un usage sérieux de la marque antérieure pour les « services d’un programmeur; 11

services d’assistance et de consultation pour la gestion de systèmes, de banques de données et d’applications informatiques », en ce qu’elle consiste uniquement en un formulaire permettant de contacter la société INPHI et n’apporte pas d’informations quant au fait que ces services ont réellement été rendus. A cet égard, le fait qu’il soit précisé sur cette pièce « qu’« Inphi est le leader des interconnexions de mouvement de données. Nous déplaçons rapidement le Big Data, dans le monde entier, entre et à l’intérieur des centres de données » ne saurait suffire à justifier d’un usage au regard de ces services, dès lors que l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions. En outre, l’ensemble des pièces produites ne sont pas de nature à démontrer que des « services d’un programmeur; services d’assistance et de consultation pour la gestion de systèmes, de banques de données et d’applications informatiques » sont effectivement fournis sous la marque antérieure à des tiers. Il en va de même des produits suivants : « Ordinateurs, matériel informatique et logiciels, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; périphériques pour ordinateurs; matériel informatique et logiciels pour gestion de bases de données, programmes informatiques; logiciels interactifs, appareils de recherche d’informations électroniques à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet » pour lesquels un usage sérieux de la marque antérieure n’a pas été démontré. En effet, si les pièces produites par l’opposante sont relatives à des produits tels que des composants électroniques qui relèvent manifestement du domaine de la technologie optique pour les télécommunications, elles ne mettent toutefois pas en avant un usage de la marque antérieure pour du matériel informatique, des logiciels ni pour des « appareils de recherche d’informations électroniques à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet ». En conséquence, les documents fournis ne permettent pas d’établir un usage de la marque INPHI au regard des produits et services suivants : « Ordinateurs, matériel informatique et logiciels, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; périphériques pour ordinateurs; matériel informatique et logiciels pour gestion de bases de données, programmes informatiques; logiciels interactifs, appareils de recherche d’informations électroniques à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet; services d’un programmeur; services d’assistance et de consultation pour la gestion de systèmes, de banques de données et d’applications informatiques ». 3. Sur le lieu de l’usage Lorsque la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, elle doit faire l’objet d’un usage « dans l’Union » (article 18, paragraphe 1, et article 47, paragraphe 2, du RMUE). A cet égard, il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque de l’Union européenne soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques des produits ou des services concernés sur le marché correspondant et, plus généralement, de l’ensemble des faits et des circonstances propres à démontrer que l’exploitation commerciale de cette marque permet de créer ou de conserver les parts de marché pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée [19/12/2012, 12

C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 55; 07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80]. Il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents, tels que notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 58). D’ailleurs, afin de qualifier de sérieux l’usage d’une marque de l’Union européenne, il n’est pas exigé que cette dernière soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne. La possibilité qu’elle ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80]. En d’autres termes, il importe peu qu’une marque de l’Union européenne ait été utilisée dans un ou plusieurs États membres. Ce qui importe, c’est l’incidence de l’usage sur le marché intérieur et plus exactement, la question de savoir si cet usage suffit pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché, pour les produits ou services désignés par la marque et s’il contribue à une présence commerciale significative des produits ou des services sur ce marché. Il importe peu que cet usage conduise à une réussite commerciale effective [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 82]. En l’espèce, il ressort des pièces fournies par la société opposante, notamment des factures (France, Allemagne, Italie, Danemark, Royaume-Uni), que la marque antérieure INPHI a été exploitée dans plusieurs Etats membres de l’Union européenne. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « la majorité des factures fournies doivent être rejetées, car elles ne mentionnent que des références de produits sans qu’aucun lien soit fait entre ces références et les produits et services désignés », pour en déduire qu’ « une fois les éléments non pertinents écartés, il ne reste qu’un usage sporadique en Allemagne ». En effet, et comme démontré précédemment au point 2., les références des produits mentionnées sur les factures peuvent être mises en relation avec d’autres pièces (notamment les fiches techniques), de sorte que les produits concernés par lesdites factures sont identifiables dans le cadre d’une appréciation globale. En outre, la société déposante ne saurait valablement soutenir qu’« En prenant en considération le type de produit concerné, un usage limité aux pays invoqués par l’opposante (France, Allemagne, Italie et Danemark) serait également insuffisant ». En effet, il ressort des pièces fournies par la société opposante que les produits commercialisés relèvent d’un domaine très spécialisé et d’un marché très spécifique (technologique optique), de sorte que les documents apportés apparaissent suffisants pour démontrer une présence commerciale significative des produits sur le marché concerné. 4. Sur la nature de l’usage 13

L’usage sérieux impose que le signe soit utilisé en tant que marque. A cet égard, étant donné que la marque a notamment pour fonction d’établir un lien entre les produits et services et la personne qui les commercialise, la preuve de l’usage doit mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits et services concernés. En outre, il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits eux-mêmes (12/12/2014, T-105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28-38). Une représentation de la marque sur les emballages, les catalogues, les supports publicitaires ou sur les factures concernant les produits et services en cause constitue une preuve directe que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux. En l’espèce, les pièces produites par l’opposante démontrent effectivement un usage du signe à titre de marque, en ce qu’elles mettent en avant un lien entre la marque et les produits concernés (notamment, signe apposé sur les produits, représentation de la marque sur les factures). A cet égard, si, comme le soulève la société déposante, « des pièces fournies témoignent en réalité d’une utilisation du signe à titre de nom commercial ou de dénomination sociale », cette circonstance ne saurait suffire à écarter un usage sérieux de la marque antérieure. En effet, l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme une utilisation pour des produits ou services lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise ou même en l’absence d’apposition du signe, lorsque ce tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits ou les services (CJUE 11/09/2007, C-17/06, Céline, § 21-23). A cet égard, et comme précédemment relevé, il apparaît dans certaines pièces (telles que les photographies des produits) que le signe INPHI est bien apposé sur les produits concernés. En outre, le signe INPH est représenté sur chaque facture fournie, dans une taille et un positionnement qui permet d’établir que le signe n’est pas seulement utilisé pour désigner l’entreprise mais également en lien avec les produits couverts par l’enregistrement de la marque antérieure, ce qui démontre un usage à titre de marque. 5. Sur l’importance de l’usage A cet égard, il y a lieu d’évaluer si, compte tenu des conditions du marché dans le secteur spécifique concerné, il ressort des preuves produites que le titulaire s’est sérieusement efforcé d’acquérir une position commerciale sur le marché en cause. L’usage de la marque doit porter sur des produits et des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37). Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). 14

L’appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42). Dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles telles que des catalogues mentionnant la marque, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits réellement vendue, peuvent suffire, par elles-mêmes, à démontrer l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale [15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58; 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suiv.]. En l’espèce, les pièces produites par la société opposante permettent de démontrer un usage suffisant de la marque antérieure INPHI. A cet égard, la société déposante soutient que « les preuves transmises ne suffisent pas à établir un usage sérieux de la marque litigieuse dans la mesure où elles ne démontrent pas la commercialisation des produits ou que la quantité de cet usage se révèle suffisant. La majorité des documents fournis par l’opposante ne donne pas d’indication suffisante sur le volume commercial et la fréquence des usages de la marque » et que « La faible quantité de factures ne permet donc pas d’établir un usage sérieux. » Toutefois, dans le cadre d’une appréciation globale et compte tenu des spécificités du marché en cause, il ressort des documents fournis que le titulaire de la marque antérieure a acquis une position commerciale sur ledit marché, corroborée par les factures concrétisant l’acte de vente auprès des tiers, dans plusieurs Etats membres, pour des quantités suffisantes (par exemple, « 500 » pièce 21 ; « 149 » pièce 24). Ces actes d’usage ont été accomplis fréquemment, sur une période de 2017 à 2022, de sorte qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, l’usage de la marque antérieure doit être considéré comme étant suffisant. 6. Sur la langue de la procédure La société déposante soulève que « certains des documents ne sont pas traduits dans la langue de procédure, à savoir le français », notamment les « Pièce n°28 […] Pièce n°32 […] (factures) […] Pièces n°33 et n°34 ». Toutefois, force est de constater que l’opposante a apporté des traductions libres de ces pièces, notamment une traduction partielle de la pièce 28 et une traduction de la présentation- type des factures (pièce 54). En outre, au regard des pièces 33 et 34, il apparaît que si ces pièces sont en langue étrangère, leurs indications essentielles demeurent compréhensibles en tant que telles malgré l’absence de traduction (à savoir, des photos montrant l’apposition du signe INPHI sur des produits). 15

En conséquence, il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus que la marque antérieure INPHI a fait l’objet d’un usage sérieux, en ce qui concerne les produits suivants : « circuits intégrés; dispositifs à circuits intégrés et à semi-conducteurs » et est donc réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits précités. B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Bornes d’affichage interactives à écran tactile; Feux de signalisation pour la circulation; Appareils de reconnaissance faciale; Clôtures électrifiées; Parcomètres [parcmètres]; Hologrammes; Semi-conducteurs; Gilets de sécurité réfléchissants; Lunettes de soleil; Instruments pour la navigation; Boîtiers de haut-parleurs; Instruments d’alarme; Anneaux à calibrer; Extincteurs; Porte-clés électroniques en tant que télécommandes; Compteurs; Écrans vidéo; Jauges; Accumulateurs électriques pour véhicules; Dispositifs électriques d’allumage à distance [mise à feu]; Paratonnerres; Logiciels pour ordinateurs; Logiciels de systèmes d’exploitation pour ordinateurs; Logiciels informatiques enregistrés pour la conduite automobile sécurisée; Logiciels d’intelligence artificielle pour voitures sans conducteur ; Chariots; Locomotives; Voitures; Pneus d’automobile; Véhicules aériens; Bicyclettes; Pompes pour pneus de bicyclette; Bateaux; Trousses pour la réparation des chambres à air; Disques de freins pour véhicules; Véhicules télécommandés autres que jouets; Charrettes; Coussins pour sièges de véhicules; Voitures autonomes; Voitures autonomes; Voitures autonomes ; Réparation de vêtements; Installation et réparation de chauffage; Entretien et réparation d’automobiles; Installation et réparation d’appareils électriques; Informations en matière de réparation; Rechapage de pneus; Lavage de véhicules; Installation et réparation de dispositifs d’alarme en cas de vol; Traitement contre la rouille; Entretien et réparation d’avions ». 16

Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure, à prendre en considération, sont les suivants : « circuits intégrés; dispositifs à circuits intégrés et à semi-conducteurs ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les « Semi-conducteurs » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « dispositifs à semi-conducteurs » de la marque antérieure, dès lors que les seconds intègrent nécessairement les premiers. Il s’agit donc de produits complémentaires, et dès lors, similaires. En revanche, les « Feux de signalisation pour la circulation » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « circuits intégrés; dispositifs à circuits intégrés et à semi-conducteurs » de la marque antérieure, dès lors que les seconds, utilisés dans de très nombreux domaines, ne sont pas nécessairement destinés aux premiers. A cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que les premiers « sont nécessairement composés de circuits intégrés et de semi-conducteurs pour permettre leur programmation ». En effet, en décider ainsi sur la base de ce seul critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires aux produits de la marque antérieure une variété infinie de produits électroniques, dès lors qu’ils intègrent des composants électroniques, alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination, et, contrairement à ce que soutient la société opposante, ne sont pas susceptibles d’être fabriqués par les mêmes entreprises. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni similaires. Les « Clôtures électrifiées; Parcomètres [parcmètres]; Instruments d’alarme; Porte-clés électroniques en tant que télécommandes; Dispositifs électriques d’allumage à distance [mise à feu] » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « circuits intégrés; dispositifs à circuits intégrés et à semi-conducteurs » de la marque antérieure, dès lors que les seconds, utilisés dans de très nombreux domaines, ne sont pas nécessairement destinés aux premiers. A cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que les premiers « sont nécessairement composés de circuits intégrés et de semi-conducteurs pour permettre leur programmation ». En effet, en décider ainsi sur la base de ce seul critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires aux produits de la marque antérieure une variété infinie de produits électroniques, dès lors qu’ils intègrent des composants électroniques, alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination, et, contrairement à ce que soutient la société opposante, ne sont pas susceptibles d’être fabriqués par les mêmes entreprises. 17

Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni similaires. Les « Accumulateurs électriques pour véhicules » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de dispositifs de stockage d’énergie électrique utilisés principalement dans les véhicules électriques et hybrides, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « circuits intégrés; dispositifs à circuits intégrés et à semi-conducteurs » de la marque antérieure, qui désignent des composants électroniques miniaturisés qui regroupent plusieurs fonctions électroniques sur une seule puce et des produits électroniques qui utilisent des circuits intégrés et des semi-conducteurs comme composants essentiels destinés à des applications variées. A cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires que « ces produits sont […] utilisés dans le même domaine général de la fourniture, de la gestion et du stockage d’électricité », dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaire une variété infinie de produits, dès lors qu’ils présentent une nature électrique et électronique, alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement et des finalités très différentes. En outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne sont pas susceptibles d’être fabriqués par les mêmes entreprises. Par ailleurs, ces produits ne présentent pas davantage un lien étroit et obligatoire, dès lors que les seconds, utilisés dans de très nombreux domaines, ne sont pas nécessairement destinés aux premiers. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni similaires. Les « Jauges » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « circuits intégrés; dispositifs à circuits intégrés et à semi-conducteurs » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas utilisés en association avec les seconds. A cet égard, le fait soulevé par l’opposante et selon lequel « Les « dispositifs à circuits intégrés » permettent de gérer la batterie de tous les appareils électroniques. Le niveau de la batterie est représenté par une jauge » et « Il existe également des jauges de contrainte à semi-conducteurs qui présentent inévitablement un lien avec les semi-conducteurs visés par la marque antérieure » ne saurait suffire à justifier d’un lien de complémentarité entre les produits précités. En outre, ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination, et, contrairement à ce que soutient la société opposante, ne sont pas susceptibles d’être fabriqués par les mêmes entreprises. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni similaires. Par ailleurs, les « Bornes d’affichage interactives à écran tactile; Appareils de reconnaissance faciale]; Hologrammes; Instruments pour la navigation; Boîtiers de haut-parleurs; 18

Compteurs; Écrans vidéo; Paratonnerres; Logiciels pour ordinateurs; Logiciels de systèmes d’exploitation pour ordinateurs; Logiciels informatiques enregistrés pour la conduite automobile sécurisée; Logiciels d’intelligence artificielle pour voitures sans conducteur » ont été comparés, par la société opposante, avec des produits et services de la marque antérieure pour lesquels l’usage sérieux n’a pas été démontré, de sorte qu’ils ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison des produits et services. Ainsi, et en l’absence d’autres liens entre les produits de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Enfin, la société opposante n’établit pas de lien entre les produits et services suivants « Gilets de sécurité réfléchissants; Lunettes de soleil; Anneaux à calibrer; Extincteurs ; Chariots; Locomotives; Voitures; Pneus d’automobile; Véhicules aériens; Bicyclettes; Pompes pour pneus de bicyclette; Bateaux; Trousses pour la réparation des chambres à air; Disques de freins pour véhicules; Véhicules télécommandés autres que jouets; Charrettes; Coussins pour sièges de véhicules; Voitures autonomes; Voitures autonomes; Voitures autonomes ; Réparation de vêtements; Installation et réparation de chauffage; Entretien et réparation d’automobiles; Installation et réparation d’appareils électriques; Informations en matière de réparation; Rechapage de pneus; Lavage de véhicules; Installation et réparation de dispositifs d’alarme en cas de vol; Traitement contre la rouille; Entretien et réparation d’avions » de la demande d’enregistrement contestée, visés dans le récapitulatif d’opposition et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure pour lesquels un usage a été reconnu. 19

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif HIPHI, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : INPHI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un élément figuratif adoptant une présentation spécifique et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations HIPHI du signe contesté et INPHI de la marque antérieure présentent une même longueur, à savoir cinq lettres, dont quatre identiques (I, P, H, I) et coïncident dans leurs lettres finales, placées dans le même ordre et selon le même rang, à savoir –PHI. Phonétiquement, ces dénominations se prononceront en deux temps et présentent les mêmes sonorités d’attaque et finales, respectivement [i] et [fi]. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, « la substitution de la séquence de lettres HI à la séquence de lettres IN en début de signe » ne saurait supplanter les similitudes précédemment relevées. En effet, visuellement, les séquences d’attaque respectives HI et IN possèdent une lettre identique I et une seconde lettre à la physionomie très proche, à savoir, deux traits verticaux liés entre eux par un troisième trait, « La barre horizontale de la lettre H dans la marque 20

contestée [pouvant] facilement être confondue avec la barre oblique de la lettre N », comme le souligne la société opposante. En outre, phonétiquement, ces séquences d’attaque se prononceront pareillement en un temps, de manière très semblable, la lettre H étant muette, et la lettre N, représentant une sonorité douce, et telle que placée dans la marque antérieure, n’étant pas de nature à marquer particulièrement sa prononciation. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société déposante, l’élément figuratif et la présentation particulière du signe contesté ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination HIPHI, seul élément verbal par lequel il sera lu et prononcé. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre ceux-ci, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. Enfin, l’opposition ne peut pas être accueillie en ce qui concerne les produits et services de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif HIPHI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale INPHI. 21

22

PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Semi-conducteurs » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 23