OP 23-2023 Courbevoie, le 11 février 2025

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE La société LOMA LICENCIAMENTO DE MARCAS LIMITADA, (société de droit brésilien) a déposé, le 6 mars 2023, la demande d’enregistrement n°23 4 942 663 portant sur le signe semi- figuratif TRUSS servant à distinguer les produits suivants : « shampooings ; après-shampooings ; masques capillaires ; préparations pour la finition des cheveux ; préparations pour le coiffage des cheveux ; teintures pour cheveux ; colorants pour cheveux ; préparations pour éclaircir la couleur des cheveux ». Le 31 mai 2023, la société TRUSSARDI S.p.A (société de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne TRUSSARDI, déposée le 9 décembre 2008 et enregistrée sous le n°007 451 156. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

Par un courrier téléversé le 7 février 2024, l’opposant a informé l’Institut de la cession partielle de la marque antérieure pour les produits de la classe 3, cession inscrite auprès de l’EUIPO.

Suite à cette cession partielle à la société GREYHOUND BEAUTY S.R.L, un nouveau numéro a été attribué à cette marque de l’Union européenne concernant la classe 3, à savoir le n°018 927 990.

Les deux parties ont présenté conjointement des demandes de suspension de la phase d’instruction de la procédure d’opposition pour trois périodes de quatre mois, ce qui leur a été accordé.

Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 12 juillet 2024, au stade où elle se trouvait le 11 juillet 2023, date de la suspension initiale.

Les parties ont échangé des observations et à leur issue, la phase d’instruction a pris fin le 28 novembre 2024, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A/ Sur la demande de clôture de l’opposition Dans un courrier du 7 février 2024, l’opposant a informé l’Institut que « la marque verbale de l’Union européenne TRUSSARDI n° 007451156 servant de fondement à la présente opposition a été cédée partiellement par la société TRUSSARDI S.p.A. (indiquée comme opposante à la présente procédure) au profit de la société GREYHOUND BEAUTY S.R.L. pour les produits de la classe 3 ». Il a également précisé que « cette inscription de cession partielle auprès de l’EUIPO a été réalisée le 21 septembre 2023 » et que « pour cette marque, pour les produits concernés par la cession partielle, à savoir les produits de la classe 3, un nouvel enregistrement a été crée au nom du nouveau titulaire GREYHOUND BEAUTY S.R.L. et un nouveau numéro d’enregistrement de la marque de l’Union européenne a été attribué sous le n°018927990 ».

Dans ses observations, le déposant considère que suite à cette cession partielle, la présente opposition est devenue sans objet et doit être clôturée en application de l’article R.712-18 du code de la propriété intellectuelle. En effet, il fait valoir que les produits de la classe 3 ayant été cédés à la société GREYHOUND BEAUTY S.R.L et n’étant plus protégés par la marque de l’Union européenne antérieure initialement invoquée à l’appui de la présente opposition mais enregistrée sous un nouveau numéro d’enregistrement, la société opposante TRUSSARDI S.p.A. a ainsi perdu sa qualité pour agir. Enfin, il souligne que « le nouveau titulaire n’a ni explicitement manifesté sa volonté ni démontré sa capacité à reprendre ou continuer, en son nom, à ses risques et profits, toute instance ou procédure en cours relative à la marque ». Toutefois, si l’article R 712-18 1° du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « La procédure d’opposition est clôturée lorsque l’opposant a retiré son opposition ou a perdu qualité pour agir », cette disposition ne peut trouver application en l’espèce.

En l’espèce, il apparaît en « Rubrique 2 : opposants » du récapitulatif de l’opposition que cette dernière a été formée par la société TRUSSARDI S.p.A. (société de droit étranger).

La marque servant de base à l’opposition a fait l’objet d’une transmission partielle de propriété, pour les produits servant de base à l’opposition au profit de la société GREYHOUND BEAUTY S.R.L, selon acte inscrit au Registre communautaire des marques le 20 septembre 2023.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Dans son courrier du 7 février 2024, l’opposant a effectivement informé l’Institut de cette cession partielle et a fourni une copie de cette inscription.

En conséquence et dès lors que cette cession partielle a bien été régulièrement inscrite, elle est donc opposable aux tiers. La société GREYHOUND BEAUTY S.R.L se trouve donc subrogée dans les droits du cédant sans formalité supplémentaire.

Il n’y a donc pas lieu de prononcer la clôture de la procédure d’opposition en application de l’article R. 712-18 1° du code précité.

B/sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

En l’espèce, l’opposition est dirigée à l’encontre des produits suivants, à savoir : « shampooings ; après-shampooings ; masques capillaires ; préparations pour la finition des cheveux ; préparations pour le coiffage des cheveux ; teintures pour cheveux ; colorants pour cheveux ; préparations pour éclaircir la couleur des cheveux ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Shampooings ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

Les produits suivants « shampooings ; après-shampooings ; masques capillaires ; préparations pour la finition des cheveux ; préparations pour le coiffage des cheveux ; teintures pour cheveux ; colorants pour cheveux ; préparations pour éclaircir la couleur des cheveux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.

A cet égard ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « les produits de la demande d’enregistrement contestée ne sont ni identiques ni similaires aux produits et services protégés dans les classes 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 35, 41 et 43 par la marque de l’Union européenne TRUSSARDI n° 007451156, laquelle n’est plus protégée en classe 3 », dès lors que le nouveau titulaire est subrogé dans les droits du cédant, comme cela a été démontré précédemment. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement peuvent être comparés aux produits de la classe 3 de la marque de l’Union Européenne n°018 927 990, telle qu’elle résulte de la cession partielle.

En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe semi-figuratif TRUSS reproduit ci- dessous :

La marque antérieure invoquée porte sur le signe TRUSSARDI, présenté en lettres d’imprimerie droites et noires.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose d’un élément verbal précédé d’un élément figuratif et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination.

Si les signes ont en commun la séquence TRUSS-, seul élément verbal du signe contesté et présenté en attaque au sein de la marque antérieure, cette circonstance n’est toutefois pas suffisante pour déclarer ces deux signes similaires.

En effet, visuellement, les signes diffèrent par leur longueur et leur structure : en effet, le signe contesté se compose d’un élément verbal de cinq lettres précédé d’un élément figuratif, tandis que la marque antérieure comporte une seule et unique dénomination longue de neuf lettres.

En outre, les éléments verbaux de ces signes diffèrent par la suppression de la séquence –ARDI dans le signe contesté, suppression qui sera très perceptible et qui donne à ces dénominations des physionomies bien distinctes.

En effet, au sein de la marque antérieure la séquence ARDI est accolée à la séquence TRUSS pour former une dénomination unique TRUSSARDI, dans laquelle l’élément TRUSS ne saurait être détaché que par une opération artificielle. Ainsi, cette différence retiendra nécessairement l’attention du consommateur et aura une importante incidence visuelle.

Ces signes présentent donc des physionomies différentes.

Phonétiquement, les signes présentent un rythme distinct (un temps pour le signe contesté et trois pour la marque antérieure) ainsi que des sonorités finales différentes, du fait de la suppression des lettres finales –ARDI de la marque antérieure au sein du signe contesté.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Le fait invoqué par la société opposante que « la demande de marque contestée reprend les cinq premières lettres (T-R-U-S-S) du signe antérieur en tant que séquence d’attaque » ne saurait suffire à atténuer la nette impression d’ensemble différente entre ces deux signes, dès lors que la suppression des lettres –ARDI dans le signe contesté entraîne non seulement une différence visuelle mais également une différence de rythme et de prononciation.

En outre, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « le consommateur pourrait être amené à penser que le signe TRUSS est le diminutif de TRUSSARDI », dès lors que rien ne permet d’affirmer que le consommateur perçoive le signe contesté ainsi, ni qu’il soit habitué à utiliser un diminutif pour désigner la marque antérieure.

Ainsi et contrairement aux affirmations de la société opposante, les signes en présence produisent une impression d’ensemble distincte.

Ainsi le signe semi-figuratif TRUSS n’apparaît pas similaire à la marque antérieure TRUSSARDI.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison l’impression d’ensemble très différente laissée par les signes, exclusive de tout risque de confusion, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.

CONCLUSION En conséquence, le signe semi-figuratif TRUSS peut être adopté comme marque pour les produits qu’elle désigne sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante sur la marque TRUSSARDI.

PAR CES MOTIFS DECIDE

Article unique : L’opposition est rejetée.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI