OPP 23-2561 22/05/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE 1

Monsieur J D, agissant au nom et pour le compte de la société OYA CONSULTANTS (société en cours de formation), a déposé, le 23 avril 2023, la demande d’enregistrement n° 4 956 380 portant sur le signe verbal OYA CONSULTANTS. Le 10 juillet 2023, la société VOYA SERVICES COMPANY (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal VOYA, déposée le 25 janvier 2012, enregistrée sous le n° 1113406 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Suite à une demande conjointe des parties, le délai pour statuer sur l’opposition a été suspendu pendant quatre mois. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 13 mai 2024, au stade où elle se trouvait le 8 janvier 2024, date de la suspension. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; 2

location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ; affaires immobilières ; analyse financière ; Assurances ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; émission de cartes de crédit ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gestion financière ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; services de financement ; services de paiement par porte-monnaie électronique ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué fonder son opposition sur les services suivants : « Services financiers et d’assurance, à savoir souscription d’assurances, courtage et administration dans le domaine des assurances-vie, assurances santé, assurances invalidité, rentes et assurances de prévoyance des employés; administration, courtage et souscription d’assurances dans le domaine des assurances d’excédents de pertes; courtage de fonds mutuels de placement et d’investissements; gestion de risques financiers; administration financière de retraites, avantages sociaux des employés, et plans et programmes de rente; services d’investissement de fonds de pension; mise à disposition d’informations financières dans le domaine de la planification de la retraite; services d’investissement sous forme de services de gestion d’actifs, gestion de trésorerie, gestion financière et gestion de portefeuilles financiers; services de gestion d’investissements; services de courtage de valeurs mobilières; services d’investissement dans des fonds communs de placement; services de planification financière; souscription de réassurances ». Toutefois, dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel elle vise d’autres services servant de base à l’opposition, à savoir les « services bancaires » de la marque antérieure. Or, si l’opposant peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c’est « sous réserve [qu’il] n’invoque [pas] d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (Article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle). Il en résulte que les services précités ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. En outre, elle a également visé, dans son exposé des moyens, les « Services financiers et d’assurance, à savoir souscription d’assurances, courtage et administration dans le domaine des assurances-vie, assurances santé, assurances invalidité, rentes et assurances de prévoyance des employés; assurances excédent de pertes; courtage de fonds mutuels de placement et d’investissements; gestion de risques financiers; administration de régimes et programmes de retraites, retraite, prévoyance des employés et pensions; services d’investissement de fonds de pension; mise à disposition d’informations financières dans le domaine de la planification de la retraite; services d’investissement, sous forme de services de 3

gestion d’actifs, gestion de la trésorerie, gestion financière et gestion de portefeuille financier; gestion d’investissements; services de courtiers en valeurs mobilières; services d’investissements dans des fonds communs de placement; services de planification financière; souscription de réassurances », lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure mais sous les formulations suivantes : « Services financiers et d’assurance, à savoir souscription d’assurances, courtage et administration dans le domaine des assurances-vie, assurances santé, assurances invalidité, rentes et assurances de prévoyance des employés; administration, courtage et souscription d’assurances dans le domaine des assurances d’excédents de pertes; courtage de fonds mutuels de placement et d’investissements; gestion de risques financiers; administration financière de retraites, avantages sociaux des employés, et plans et programmes de rente; services d’investissement de fonds de pension; mise à disposition d’informations financières dans le domaine de la planification de la retraite; services d’investissement sous forme de services de gestion d’actifs, gestion de trésorerie, gestion financière et gestion de portefeuilles financiers; services de gestion d’investissements; services de courtage de valeurs mobilières; services d’investissement dans des fonds communs de placement; services de planification financière; souscription de réassurances ». En conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Services financiers et d’assurance, à savoir souscription d’assurances, courtage et administration dans le domaine des assurances-vie, assurances santé, assurances invalidité, rentes et assurances de prévoyance des employés; administration, courtage et souscription d’assurances dans le domaine des assurances d’excédents de pertes; courtage de fonds mutuels de placement et d’investissements; gestion de risques financiers; administration financière de retraites, avantages sociaux des employés, et plans et programmes de rente; services d’investissement de fonds de pension; mise à disposition d’informations financières dans le domaine de la planification de la retraite; services d’investissement sous forme de services de gestion d’actifs, gestion de trésorerie, gestion financière et gestion de portefeuilles financiers; services de gestion d’investissements; services de courtage de valeurs mobilières; services d’investissement dans des fonds communs de placement; services de planification financière; souscription de réassurances ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « comptabilité ; services d’intermédiation commerciale ; analyse financière ; Assurances ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; émission de cartes de crédit ; estimations financières (assurances, banques) ; gestion financière ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; services de financement ; services de paiement par porte-monnaie électronique » apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, les services suivants : « administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de gestion informatisée de fichiers » de la demande contestée, ne sont pas unis par un lien étroit 4

et obligatoire avec les « Services financiers et d’assurance, à savoir souscription d’assurances ; courtage de fonds mutuels de placement et d’investissements; gestion de risques financiers; services d’investissement de fonds de pension; services d’investissement sous forme de services de gestion d’actifs, gestion de la trésorerie, gestion financière et gestion de portefeuilles financiers; services de gestion d’investissements; services de courtage de valeurs mobilières; services d’investissement dans des fonds communs de placement; services de planification financière » de la marque antérieure, en ce que la prestation des premiers ne nécessite pas celle des seconds, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. De plus, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (spécialistes du domaine commercial pour les premiers et spécialistes de la finance et de la gestion de données pour les seconds). Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Par ailleurs, les services d’« affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services financiers ; services d’investissement sous forme de services de gestion d’actifs ; services de gestion d’investissements » de la marque antérieure, ces services étant rendus indépendamment les uns des autres. En outre, relevant de domaines de compétences différents, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (experts et agents immobiliers pour les services de la demande contestée et banques, assurances et gestionnaires d’investissements pour les services de la marque antérieure), contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les services d’« estimations financières (immobilier) » de la demande contestée, qui désignent des prestations relatives à l’évaluation de biens immobiliers, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services financiers ; courtage de fonds mutuels de placement et d’investissements; gestion de risques financiers; mise à disposition d’informations financières dans le domaine de la planification de la retraite; services d’investissement sous forme de services de gestion d’actifs, gestion de trésorerie, gestion financière et gestion de portefeuilles financiers; services de gestion d’investissements; services de courtage de valeurs mobilières; services d’investissement dans des fonds communs de placement; services de planification financière » de la marque antérieure qui s’entendent de services relatifs à la finance, à l’assurance et à la gestion de patrimoines financiers. Ils ne sont donc pas similaires. Enfin, la société opposante n’établit pas de lien entre les services de « conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau 5

informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de photocopie » de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure, servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OYA CONSULTANTS, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal VOYA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun la séquence –OYA ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes, ce que le déposant ne conteste pas. Si les signes diffèrent par la présence du terme CONSULTANTS au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les éléments verbaux OYA du signe contesté et VOYA de la marque antérieure apparaissent distinctifs au sein des signes en présence. En outre, l’élément verbal OYA présente un caractère dominant dans le signe contesté, le terme CONSULTANTS qui le suit apparaissant dépourvu de caractère distinctif dès lors qu’il évoque une caractéristique des services en cause, qui sont susceptibles d’être rendus par des consultants. 6

Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté OYA CONSULTANTS est donc similaire à la marque verbale antérieure VOYA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. Enfin, l’opposition ne peut pas être accueillie en ce qui concerne les services de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu, en l’absence de lien effectué par l’opposant, se prononcer. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal OYA CONSULTANTS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VOYA. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « comptabilité ; services d’intermédiation commerciale ; 7

analyse financière ; Assurances ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; émission de cartes de crédit ; estimations financières (assurances, banques) ; gestion financière ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; services de financement ; services de paiement par porte-monnaie électronique » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 8