OP23-2097 27/11/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame J H a déposé le 16 mars 2023, la demande d’enregistrement n° 4 945 950 portant sur le signe verbal DONA. Le 6 juin 2023, la société MEDIS GROUP, D.O.O. (société de droit slovène) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal DONNA MY PERSONAL PHARMACY déposée le 23 février 2021 et enregistrée sous le n° 018407130, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2

II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Contenu enregistré; Bases de données; Contenu de médias; Logiciel; Données enregistrées électroniquement à partir de l’internet; Fichiers de données enregistrées; Logiciels d’applications; Logiciels d’applications pour le web et les serveurs; Logiciels de gestion de contenus; Logiciels de commerce électronique et de paiement électronique; Logiciels pour tableaux d’affichage électroniques; Logiciels de commerce électronique; Programmes informatiques pour systèmes de caisse enregistreuse électroniques; Logiciels de paiements électroniques; Logiciels pour la préparation de transactions en ligne; Logiciels pour l’exploitation d’un magasin en ligne; Logiciels pour louer un espace publicitaire sur des sites web. Services de publicité, de marketing et de promotion ; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs ; Services de consultation, de conseil et d’assistance pour la publicité, le marketing et la promotion ; Distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel ; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications ; Services de présentation et de démonstration de produits ; Fourniture et location d’espace, de temps et de médias publicitaires ; Services de relations publiques ; Organisation de foires et d’expositions commerciales ; Services de support administratif et de traitement de données ; Services de consultation et de conseil relatifs aux affaires ; Services de gestion des ressources humaines et recrutement de personnel ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. 3

les services suivants : « administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, les « services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement qui s’endentent de services mettant en relation des parties à des fins commerciales ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « services administratifs » de la marque antérieure qui s’entendent de gestion des tâches administratives et opérationnelles afin d’assurer le bon fonctionnement d’une entreprise. Ces services ne sont donc pas similaires. Les services d’« optimisation du trafic pour sites internet ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le service de « contenu de médias » de la marque antérieure dès lors que ces produits et services peuvent être rendus indépendamment les uns des autres et que les premiers n’ont pas nécessairement pour objet les seconds. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DONA. La marque antérieure porte sur le signe verbal DONNA MY PERSONAL PHARMACY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 4

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de quatre éléments verbaux. Visuellement, les signes sont composés des dénominations DONA de la demande d’enregistrement contestée et DONNA de la marque antérieure, lesquelles ont toutes leurs lettres identiques dont quatre placées dans le même ordre et formant les séquences communes DON-A, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent de manière identique en deux temps [do-na], ce qui leur confère une identité phonétique. La différence tenant au doublement de la lettre N au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à écarter une perception très proche des dénominations, dès lors que cette différence a un faible impact visuel et aucune incidence phonétique, les deux dénominations se prononçant de manière identique. Il en résulte des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes. Si les signes diffèrent par la présence de l’ensemble verbal MY PERSONAL PHARMACY placé en position finale au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, le terme DONNA de la marque antérieure, distinctif au regard des produits et services en cause, présente un caractère dominant au sein de cette marque, dès lors que l’ensemble verbal MY PERSONAL PHARMACY qui le suit, pouvant s’apparenter à un slogan qui vise à préciser le domaine des produits et services en cause, apparait accessoire. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté DONA apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure DONNA MY PERSONAL PHARMACY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. 5

CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal DONA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 6