OPP 24-2048 29/04/2025

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I. FAITS ET PROCEDURE

Madame T E déposé le 19 Mars 2024 la demande d’enregistrement n° 24 5039838 portant sur le signe verbal ENITH.

Le 11 Juin 2024, la société LVMH SWISS MANUFACTURES SA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

— la marque verbale internationale désignant la France ZENITH, déposée le 27 Avril 1955 sous le n° 184375, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.

— la marque verbale internationale désignant la France ZENITH, déposée le 27 Avril 1955 sous le n° 184375, et régulièrement renouvelée, sur le fondement de l’atteinte à la renommée.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.

A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1

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II. DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion basée sur la marque n°184375

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; objets d’art en métaux précieux ; métaux précieux et leurs alliages ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Montres et parties de montres ».

La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie » de la demande d’enregistrement, qui désignent des objets précieux par leur travail ou leur matière et destinés à la parure, présentent manifestement les mêmes nature, fonction et destination que les « Montres et parties de montres » de la marque antérieure, qui s’entendent d’instruments comportant un mécanisme servant à mesurer le temps et destinés à la parure.

Répondant aux même besoins, ils sont susceptibles de s’adresser à une même clientèle désireuse de porter des objets précieux d’ornement et sont généralement fabriqués et commercialisés par les mêmes artisans, à savoir des horlogers- bijoutiers et joailliers.

Ces produits sont donc similaires.

Les « pierres précieuses ; objets d’art en métaux précieux » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas dépourvus de tout lien avec les produits de la marque antérieure.

En effet, ces produits peuvent se retrouver, comme le rappelle la société opposante, sur les mêmes points de vente, à savoir des bijouteries et les premiers peuvent orner les seconds ou encore être collectionnés comme ces derniers.

Ces produits sont donc faiblement similaires.

A cet égard, la déposante ne saurait invoquer le fait que « la marque ENITH fabrique uniquement des bijoux, plus spécifiquement des bagues et des boucles d’oreille […] en argent 925 avec des pierres fines »

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alors que « la marque antérieure ZÉNITH se revendique fabriquant et commerçant de […] produits d’horlogerie de luxe, avec une haute technicité » ; ne sauraient davantage être retenus les arguments de la déposante quant aux différences de méthodes de fabrication et de commercialisation de produits en cause (fabrication « à la main en Hongrie » et commercialisation sur des « plateformes de ventes indépendantes sur internet » pour le signe contesté / fabrication selon un « savoir-faire horloger suisse très spécifique » et vente sur des « lieux de distribution de produits de luxes » pour la marque antérieure) ni leurs différences de prix de vente.

En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées.

Enfin, ne saurait être retenu davantage l’argument de la déposante selon lequel la société opposante « n’a pas démontré l’usage de la marque Zénith pour des bijoux », dès lors que ces produits ne figurent pas dans le libellé de sa marque ; en tout état de cause, elle n’a pas exercé expressément, dans ses observations en réponse à l’opposition, la faculté que lui offre l’article R. 712-16-1 1° du code de la propriété intellectuelle d’inviter la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’était pas encourue.

En revanche, les « métaux précieux et leurs alliages » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des matières brutes ou mi- ouvrées, à savoir notamment l’or, l’argent et le platine et les alliages de ces métaux ne présentent pas les mêmes nature (matières premières pour les uns, produits semi-finis ou finis pour les autres), fonction et destination que les « Montres et parties de montres » de la marque antérieure invoquée lesquels constituent des produits finis.

En effet, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont destinés à être mis en œuvre dans de nombreux domaines (bijouterie, orfèvrerie, médecine, facteurs d’instruments de musique, industrie électronique et de haute technologie, industrie chimique, industrie photographique…) et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (négociants en pierres précieuses et diamantaires pour les premiers, joailleries, bijouteries et horlogers pour les seconds).

Ces produits ne sont donc pas similaires.

Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent en partie similaires, notamment à un faible degré, aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ENITH.

La marque antérieure porte sur le signe verbal ZENITH.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

La déposante conteste la comparaison de ces signes.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique.

Visuellement, les signes ENITH et ZENITH ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre, selon un rang très proche et formant la séquence ENITH, ce qui leur confère une physionomie des plus proches.

Phonétiquement, ces dénominations ont un rythme identique dissyllabique et ont une sonorité d’attaque comportant le même son [é] et une sonorité finale [nite] identique, ce qui leur confère également une prononciation très semblable.

La seule différence entre les signes, tenant à la présence de la lettre Z en attaque du signe contesté, n’est pas de nature à écarter la perception globale proche des signes, dès lors que ces signes restant dominés par la même longue séquence de lettres ENITH, et de sonorités correspondantes.

Intellectuellement, s’il est vrai, comme le relève la déposante, que le terme ENITH n’as pas de signification contrairement au terme ZENITH qui pourrait faire référence à la position du soleil, cette différence ne saurait écarter au point de les supplanter, les très grandes ressemblances visuelles et phonétiques existant entre les deux dénominations prises dans leur ensemble.

Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.

A cet égard, est extérieur à la présente procédure l’argument de la déposante selon lequel le signe contesté est une composition des « premières lettres du prénom et du nom de famille de la fondatrice, E T ». En effet, outre que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés.

Par ailleurs, l’argument de la déposante relatif aux logos utilisés ne peut être pris en compte dans la présente procédure. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.

Enfin, sont sans incidence les arguments de la déposante tirés de décisions du Directeur de l’INPI, ou du Tribunal de l’Union européenne, statuant sur des oppositions dont les circonstances étaient différentes de celles de la présente espèce.

Le signe verbal contesté ENITH est donc similaire à la marque verbale antérieure ZENITH.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause.

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En l’espèce, la société opposante verse à l’appui de l’opposition divers documents démontrant la grande connaissance de la marque antérieure pour les montres et parties de montres.

A cet égard, elle fournit de nombreuses pièces parmi lesquelles figurent des articles de presse, des extraits d’ouvrages spécialisés ou non retraçant son histoire et sa notoriété, des récompenses ou encore des collaborations commerciales.

De telles pièces font notamment état de l’utilisation de la marque ZENITH pour des montres et parties de montres depuis 1865.

Elles attestent par exemple que la marque ZENITH a remporté « 2333 prix à ce jour » dans les concours de chronométrie, qu’elle a obtenu un grand prix lors de l’exposition universelle de 1900 ou encore que l’entreprise a inventé « plus de 500 mouvements » d’horlogerie.

En outre, de nombreux articles de presse fournis qualifient la marque ZENITH de « marque la plus titrée au monde », de « grande maison crée en 1865 dont la réputation n’est plus à faire », de « manufacture de renommée mondiale » ou encore qu’il s’agit de « l’une des marque horlogères suisses les plus prestigieuses avec une histoire illustre et une excellente réputation ».

Au surplus, les divers éléments fournis par la société opposante font également état du fait que la marque ZENITH a « produit plus de 10 Millions de montres » depuis sa création, qu’elle figurait dans le « Top 10 des marques suisses les plus populaires » ou encore qu’elle a collaboré avec des personnalités tels que Gandhi, F B, L B ou encore avec de grandes marques telles que Range Rover ou Cohiba.

Enfin, la déposante a reconnu dans ses observations que la marque ZENITH « démontre qu’elle est une marque réputée et renommée ».

Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante qu’une grande connaissance de la marque antérieure pour des montres et leurs parties est établie.

Dès lors, il convient de prendre en compte cette grande connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, laquelle vient renforcer le risque de confusion.

Il en résulte qu’au regard des produits de la demande d’enregistrement contestée qui relèvent du domaine pour lequel la marque antérieure bénéficie d’un caractère distinctif accru en raison de sa notoriété, ou d’un domaine très proche, le risque de confusion doit être apprécié plus largement du fait de la connaissance de la marque antérieure invoquée.

Ainsi, en raison de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.

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B. Sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure

Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.

Sur la renommée de la marque antérieure

La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la verbale internationale désignant la France ZENITH.

La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Montres et parties de montres ».

A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que la marque antérieure ZENITH « est une célèbre manufacture d’horlogerie suisse fondée en 1865 par G F ».

Comme développé précédemment, elle ajoute que la marque ZENITH est la « marque la plus titrée au monde », une « manufacture de renommée mondiale » et qu’il s’agit de « l’une des marque horlogères suisses les plus prestigieuses avec une histoire illustre et une excellente réputation ».

Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des documents répartis dans 6 annexes, parmi lesquels :

— Annexes 1et 2 : Historique de la marque, dans laquelle on retrouve notamment l’histoire de la marque à travers de nombreux articles, ainsi que son chiffres d’affaires 2021.

— Annexe 3 : Attestation de la fédération de l’industrie horlogère suisse FH soulignant que la marque est historique, d’une haute réputation et a remporté un grand nombre de prix, à laquelle ont été ajoutés des extraits d’articles desdites récompenses.

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- Annexe 4 : De nombreux articles de presse de journaux tels que le Figaro, l’AFP, les Echos, GQ ou encore Paris Match, démontrant l’usage, la reconnaissance et la réputation de la marque ZENITH.

— Annexe 5 : Extraits d’articles mentionnant les collaborations de la marque ZENITH avec des personnalités tels que Gandhi ou plus récemment F B, ou encore avec de grandes marques telles que Range Rover ou Cohiba.

Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure ZENITH jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du grand public.

Enfin, comme développé précédemment, la déposante confirme dans ses observations que la marque ZENITH « démontre qu’elle est une marque réputée et renommée ».

Il en résulte que la marque ZENITH jouit d’une renommée pour les « Montres et parties de montres » sur l’ensemble du territoire national.

Sur la comparaison des signes en cause

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ENITH.

La marque antérieure porte sur le signe verbal ZENITH.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

La déposante conteste la comparaison de ces signes.

Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure.

Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public

Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.

Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.

En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure ZENITH est dirigée à l’encontre de l’intégralité de la demande contestée.

Toutefois, les produits restant à comparer sont les suivants : « métaux précieux et leurs alliages ».

Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes à un degré élevé, le degré de similitude élevé entre les produits en cause, l’intensité de la renommée de la marque antérieure ZENITH, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. 7

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Il est établi par l’opposante que la marque antérieure ZENITH possède un caractère distinctif accru du fait de sa renommée auprès du grand public en tant que maison d’horlogerie. De plus, les signes ENITH et ZENITH présentent une certaine similarité du fait de la présence de la séquence commune –ENITH, constitutive de la demande d’enregistrement.

En l’espèce, en ce qui concerne les « métaux précieux et leurs alliages », ces derniers peuvent entrer dans la composition des montres et des parties de montres. En effet, les montres peuvent être composés d’argent par exemple, à l’image de celle de la marque ZENITH que Gandhi utilisait (Annexe 5).

A cet égard, il importe peu que certains des produits en cause ne soient pas similaires dès lors que l’atteinte à la renommée d’une marque antérieure peut être constatée « indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires » (art L-711 3 2° du code de la propriété intellectuelle).

En tout état de cause, il convient de relever que la déposante n’a présenté aucune observation de nature à contester le lien précité.

Par conséquent, compte tenu d’une certaine similarité des signes, du caractère intrinsèquement distinctif et de la renommée de la marque antérieure, les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les « métaux précieux et leurs alliages ».

Sur le risque de préjudice

Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.

La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.

Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.

La société opposante soutient que la déposante va nécessairement tirer un profit indu de cette renommée, en s’appropriant « l’image positive que la marque antérieure ZENITH n’a pu obtenir que grâce aux investissements et aux efforts de l’opposante ».

En l’espèce, la marque antérieure ZENITH présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ailleurs démontré que cette marque, en raison de son usage intensif et des investissements réalisés, a acquis une renommée importante pour des produits similaires aux produits de la demande d’enregistrement contestée. Les signes sont similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public.

Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit au regard des produits pour lesquels un lien a été précédemment constaté. Ce lien entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des « métaux précieux et leurs alliages » portant le signe contesté, ce qui réduirait la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à la déposante de

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bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché. Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les produits en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire.

L’usage de la demande d’enregistrement contestée ENITH pour ces produits est donc à l’évidence susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ZENITH.

A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel la marque ENITH « a été déposée de bonne foi, sans intention de tirer parti de la renommée de ZENITH », dès lors que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant.

En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure ZENITH, la demande d’enregistrement contestée ENITH ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner les produits suivants : « métaux précieux et leurs alliages ».

CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ENITH ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ZENITH.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.

Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.

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