OPP 24-2174 03/03/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GPL (SELARL) a déposé le 27 mars 2024 la demande d’enregistrement n°24 5042355 portant sur le signe verbal DOCTOLEX. Le 19 juin 2024, la société DOCTOLIB (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :

- sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale française DOCTOLIB, déposée le 18 avril 2023, et enregistrée sous le n°23 4955036 ;

— sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque verbale française DOCTOLIB,

déposée le 18 avril 2023, et enregistrée sous le n°23 4955036. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a également procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques. Une copie de ce retrait a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire. Par la suite, la société opposante a renoncé à invoquer la marque antérieure n°23 4955036 sur le fondement du risque de confusion. Enfin, au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. La protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. 1) Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée d’une marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, dans son exposé des moyens, la société opposante invoque la renommée de la marque verbale française n°23 4955036 portant sur le signe DOCTOLIB au regard des services suivants : « Classe 35 : Services de secrétariat et de télésecrétariat ; services administratifs pour la prise et la

gestion de rendez-vous ; services administratifs pour la prise et la gestion de rendez-vous pour la v accination ; confirmation de rendez-vous pour le compte de tiers ; services de prise de rendez-vous médicaux en ligne, à savoir portail en ligne offrant aux patients des options de prise de rendez-vous médicaux ; recherche et prise de rendez-vous par Internet ; recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; administration commerciale dans le domaine des soins de santé ; conseils en organisation et direction des affaires ; travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; comptabilité ; services de facturation ; services de facturation médicale pour médecins et pour hôpitaux ; services de facturation dans le domaine des soins [santé] ; services de télétransmission ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; gestion de bases de données ; gestion et compilation de bases de données informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; mise à jour, saisie, recueil, systématisation de données ; collecte (compilation) d’informations dans le domaine de la santé ; Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; location d’appareils de télécommunication ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de télécommunication permettant la mise en relation et/ou l’échange d’informations ; télécommunications et messageries électroniques par un réseau global de communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie téléphonique et télématique ; télécommunication via des plates-formes et portails sur Internet ; services de télécommunications fournissant en ligne un service de réseau permettant aux utilisateurs de transférer et d’échanger des données et des informations ; communications (transmission) par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; transmission, diffusion et traitement de messages, de données et d’informations dans le domaine de la santé, par terminaux d’ordinateurs, par câbles, par téléphone, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunication ; transmission et traitement d’informations et de données par voies téléphonique ou informatique, notamment dans le domaine de la santé ; transmissions de données commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet, par réseaux téléphoniques ou par voie télématique ; services de transmission d’informations contenues dans des banques de données ; fournitures (transmission) d’informations en matière de santé ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès à des données médicales via des réseaux électroniques ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums en ligne ; fourniture de forums de discussion sur l’Internet ; plateforme Internet dans le domaine de la santé ; fourniture d’accès à une plateforme Internet ; fourniture d’accès à une plateforme électronique de communication et d’information sur Internet ; fourniture d’accès à une plateforme en ligne dans le domaine médical et paramédical ; fourniture d’accès à une plateforme en ligne permettant la prise de rendez-vous, le rappel de rendez- vous et la gestion de rendez-vous ; fourniture d’accès à une plateforme en ligne permettant la prise et la gestion de rendez-vous pour la vaccination ; fourniture d’accès à des plateformes sur Internet permettant la gestion d’agendas en ligne ; fourniture d’accès à une plateforme en ligne permettant le dépôt en ligne de documents ; fourniture d’accès à une plateforme en ligne permettant la télé-consultation ; fourniture d’accès à une plateforme en ligne permettant le paiement en ligne de la consultation ; fourniture d’accès à une plateforme en ligne permettant le paiement en ligne de la télé-consultation ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; mise à disposition d’alertes de notification par courrier électronique ou par messages courts (SMS) ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées ;

Classe 44 : Services médicaux ; services paramédicaux ; services de santé ; services médicaux en l igne sur Internet et via une application mobile ; conseils et informations donnés en matière de santé ; informations en matière de soins de santé par voie téléphonique, sur Internet et via une application mobile ; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine de la santé à partir d’une base de données informatique ou d’Internet ; services d’expertise dans le domaine de la santé ; services de consultation dans le domaine médical et pharmaceutique ; services de télémédecine ; services de téléassistance dans le domaine de la santé ; services de téléconsultations médicales ; services hospitaliers ; location d’équipements médicaux ; préparation de rapports en matière de soins de santé ; services d’établissement et de compilation de rapports médicaux ; services de fournitures d’informations et données médicales et scientifiques ; assistance médicale ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; chirurgie esthétique ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit les pièces suivantes : Annexe 1 : Article Wikipédia en date du 4 juillet 2024 ; Annexe 2 : Copie des sites internet DOCTOLIB français, allemand et italien en date du 4 juillet 2024 ; Annexe 3 : Copie de nombreux communiqués de presse de la société DOCTOLIB retraçant l’évolution de la société et les services pour lesquels elle est renommée ; Annexe 4 : Articles de presses français faisant état de la renommée de la marque DOCTOLIB en Union européenne depuis 2016 et jusqu’à aujourd’hui ; Annexe 5 : Articles de presses allemands faisant état de la renommée de la marque DOCTOLIB en Union européenne depuis 2019 et jusqu’à aujourd’hui avec leur traduction ; Annexe 6 : Articles de presses italiens faisant état de la renommée de la marque DOCTOLIB en Union européenne depuis 2021 et jusqu’à aujourd’hui avec leur traduction ; Annexe 7 : Sondage d’opinion réalisé par la société IFOP ; Annexe 8 : Sondages d’opinion réalisés par la société YouGov ; Annexe 9 : Décisions de l’INPI et de l’EUIPO ; Annexe 10 : Copie d’articles de presses français concernant la création d’un service de messagerie par Doctolib. Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante que la marque antérieure DOCTOLIB a fait l’objet d’un usage intensif depuis de nombreuses années, et qu’elle est connue en Europe et notamment sur le marché français pour les services de prises de rendez-vous médicaux en ligne, la téléconsultation et la fourniture d’accès à des données médicales via des réseaux électroniques. Ainsi, la marque antérieure apparaît renommée en France notamment pour les services suivants : « Services administratifs pour la prise et la gestion de rendez-vous; confirmation de rendez-vous pour le compte de tiers; services de prise de rendez-vous médicaux en ligne, à savoir portail en ligne offrant aux patients des options de prise de rendez-vous médicaux; recherche et prise de rendez-vous par Internet; recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; collecte (compilation) d’informations dans le domaine de la santé. transmission et traitement d’informations et de données par voies téléphonique ou informatique, notamment dans le domaine de la santé; fourniture d’accès à des données médicales via des réseaux électroniques; services de téléconférences ou de visioconférences; services de messagerie électronique; plateforme Internet dans le domaine de la santé; transmission, diffusion et traitement de messages, de données et d’informations dans le domaine de la santé, par terminaux d’ordinateurs, par câbles, par téléphone, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunication; fournitures (transmission) d’informations en matière de santé; Mise à disposition de moteurs de recherche pour la consultation de données et d’informations; mise à disposition de moteurs de recherche proposant des options de recherches spécifiques; conception, développement et entretien d’outils et de systèmes informatiques de mise à jour de bases de données dans le domaine de la santé; Informations en matière de soins de santé par voie téléphonique et sur Internet; services médicaux; services médicaux en ligne sur

Internet; conseils et informations donnés en matière de santé; services de télémédecine; services de t éléassistance dans le domaine de la santé; services de consultation dans le domaine médical et pharmaceutique; services de santé; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine de la santé à partir d’une base de données informatique ou d’Internet » invoqués, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les pièces fournies ne parviennent toutefois pas à établir la renommée de la marque pour les autres produits et services sur la base desquels l’opposition a été formée et pour lesquels elle a été revendiquée. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les services précités. 2) Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DOCTOLEX, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DOCTOLIB, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Les dénominations DOCTOLEX et DOCTOLIB sont de longueur identique et sont dominées par la même séquence d’attaque DOCTOL. De plus, elles présentent une même structure associant l’élément DOCTO-, à une séquence qui lui est directement accolée et susceptible de désigner une caractéristique des services en cause, à savoir –LEX, désignant la loi en latin telle que le souligne la société déposante et évocatrice du domaine juridique, et –LIB évocatrice de la liberté, comme le relève la société opposante et que ne conteste pas la société déposante. Ainsi, il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Par ailleurs, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante justifiant de sa volonté et de sa démarche de déposer la dénomination « DOCTOLEX » ; en effet, outre que ces circonstances ne sont pas connues du consommateur, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Il en va de même des arguments de la société déposante qui précise qu’elle est « un cabinet de niche, en droits des affaires et des sociétés [dont l’activité] se développe [et l’amène] à accompagner des

professionnels de santé sur différents aspects de leurs pratiques, d’un point de vue juridique » ; en e ffet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation et de leurs activités réelles ou supposées. Enfin, sont inopérants les arguments de la société déposante quant au principe de spécialité et au risque de confusion entre les deux signes, la société opposante s’étant fondée dans le cadre de la présente procédure uniquement sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure. Le signe verbal contesté DOCTOLEX est donc similaire à la marque verbale antérieure DOCTOLIB. 3) Sur le lien entre les marques dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de profit indu ou de préjudice, il convient préalablement d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les marques. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. La renommée de la marque antérieure a été reconnue pour les services suivants : « Services administratifs pour la prise et la gestion de rendez-vous; confirmation de rendez-vous pour le compte de tiers; services de prise de rendez-vous médicaux en ligne, à savoir portail en ligne offrant aux patients des options de prise de rendez-vous médicaux; recherche et prise de rendez-vous par Internet; recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; collecte (compilation) d’informations dans le domaine de la santé. transmission et traitement d’informations et de données par voies téléphonique ou informatique, notamment dans le domaine de la santé; fourniture d’accès à des données médicales via des réseaux électroniques; services de téléconférences ou de visioconférences; services de messagerie électronique; plateforme Internet dans le domaine de la santé; transmission, diffusion et traitement de messages, de données et d’informations dans le domaine de la santé, par terminaux d’ordinateurs, par câbles, par téléphone, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunication; fournitures (transmission) d’informations en matière de santé; Mise à disposition de moteurs de recherche pour la consultation de données et d’informations; mise à disposition de moteurs de recherche proposant des options de recherches spécifiques; conception, développement et entretien d’outils et de systèmes informatiques de mise à jour de bases de données dans le domaine de la santé; Informations en matière de soins de santé par voie téléphonique et sur Internet; services médicaux; services médicaux en ligne sur Internet; conseils et informations donnés en matière de santé; services de télémédecine; services de téléassistance dans le domaine de la santé; services de consultation dans le domaine médical et pharmaceutique; services de santé; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine de la santé à partir d’une base de données informatique ou d’Internet ».

En outre, comme il l’a été précédemment relevé, il existe une grande similitude entre les signes en c ause.

La société opposante indique que les « Services juridiques ; médiation » de la demande d’enregistrement contestée et les « services médicaux » pour lesquels la marque antérieure est renommée, sont tous des « services pouvant s’exercer en profession libérale ». Elle affirme aussi que les « « services juridiques ; médiation » de la demande présentent un lien avec les « services administratifs pour la prise et la gestion de rendez-vous ; confirmation de rendez-vous pour le compte de tiers », les seconds permettant aux cabinets juridiques de gérer efficacement leur rendez-vous client » ». A cet égard, et contrairement ce qu’invoque la société déposante, il importe peu que les « « services juridiques ; médiation » … en classe 45 ne [fassent] pas l’objet d’une protection spécifique pour la marque Doctolib [et qu’] en vertu du principe de spécialité, Doctolib ne possède un droit exclusif que pour les produits et services, compris dans l’enregistrement de sa marque (ce qui n’est pas le cas de la classe 45) ». En effet, selon l’article L 711-3 I 2° du Code de la propriété intellectuelle, la protection des marques de renommée est applicable indépendamment du fait «… que les produits ou les services [que la marque postérieure] désigne par le signe soient ou non identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée… ». Ainsi, compte tenu de la renommée de la marque antérieure, de la forte similarité des signes et des liens pouvant exister entre les services en cause, la société opposante a établi que lorsque les consommateurs concernés rencontreront le signe contesté pour des «Services juridiques ; médiation», ils seront fondés à faire un lien avec la marque antérieure. La société opposante indique que « cela a été confirmé dans les décisions d’oppositions OP 23- 3901/MAB du 25/03/2024 et OP24-1067 du 04/10/2024 ». 1) Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. En l’espèce, s’agissant des « Services juridiques ; médiation », la société opposante a établi que l’image véhiculée par la marque antérieure (implication de la marque dans « son développement » et « son engagement à améliorer le secteur de la santé et à conserver son image positive », marque « reconnue en octobre 2022 comme la 11ème entreprise préférée des français selon l’étude « Les entreprises françaises les plus admirées », réalisée pour la société Eight Advisory, par la société Ifop ») est susceptible d’affecter positivement le signe contesté, influençant ainsi le choix des consommateurs sans efforts marketing significatifs de la part de la déposante. L’usage de la demande contestée conduirait ainsi la société déposante à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché. Par conséquent, les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les services en question en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif.

I l en résulte que l’usage de la demande d’enregistrement contestée pour des « Services juridiques ; médiation » est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure invoquée. En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure DOCTOLIB, la demande d’enregistrement contestée DOCTOLEX ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner les services suivants : « Services juridiques ; médiation ». CONCLUSION En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure DOCTOLIB n°23 4955036, le signe verbal contesté DOCTOLEX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services suivants : « Services juridiques ; médiation ». PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.