OP24-2092 03/12/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société EARTH RESOURCE MANAGEMENT SERVICES (société à responsabilité limitée) a déposé le 19 mars 2024, la demande d’enregistrement n°5040024 portant sur le signe verbal DIAM : DIGITAL INTELLIGENT « EARTH » ASSET MANAGEMENT. Le 12 juin 2024, la société DENNEMEYER SOFTWARE SOLUTIONS (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne DIAMS IQ, déposée le 27 avril 2009, enregistrée sous le n°008246738 et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion. Le 19 juillet 2024, l’Institut a notifié à la société opposante une notification d’irrecevabilité. Suite à cette notification, la société opposante a présenté des observations permettant à l’Institut de lever cette irrecevabilité. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Logiciels enregistrés, programmes informatiques pour la gestion et l’administration de la propriété intellectuelle dans le domaine des brevets, dessins, modèles, marques de fabrique et droits d’auteur; programmes informatiques pour la gestion commerciale, la gestion d’actifs et la gestion de l’administration d’actifs; programmes informatiques pour la détermination financière et le suivi financier ; Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques, services de gestion de bases de données informatisées dans le domaine de la propriété intellectuelle de brevets, modèles, dessins, marques de fabrique et droits d’auteur ; Services de conseils en technologie de l’information; services de consultation en matière d’ordinateurs et de logiciels; écriture, développement, mise à jour et conception de logiciels; amélioration de logiciels; installation et maintenance de logiciels; mise à jour et adaptation de programmes informatiques aux besoins des utilisateurs; conseils en matière d’évaluation, de choix et de mise en oeuvre de logiciels, micrologiciels, matériel informatique et systèmes de traitement de données; Travaux de développement et analyses de projets, en particulier dans le domaine des technologies de l’information et d’autres technologies apparentées à l’informatique; mise à jour de banques de mémoire d’ordinateurs et de systèmes informatiques; location et maintenance de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels pour le compte de tiers; services d’assistance et de conseils en matière de matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à différents degrés, aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En revanche, les services d’« architecture ; décoration intérieure » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services dédiés à l’art de construire des édifices et de prestations visant à décorer l’intérieur de maisons et d’appartements, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de conseils en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

technologie de l’information; Travaux de développement et analyses de projets, en particulier dans le domaine des technologies de l’information et d’autres technologies apparentées à l’informatique » de la marque antérieure, qui désignent des services visant à accompagner les entreprises dans la sélection, la mise en œuvre, et la gestion de leurs solutions technologiques, ainsi que des services de conception, mise en œuvre et d’évaluation de solutions logicielles et technologiques adaptées aux besoins spécifiques d’une entreprise. Ainsi, la société opposante ne saurait affirmer que ces services sont similaires en ce qu’ils « s’entendent d’expertises scientifiques et technologiques, des prestations intellectuelles et techniques visant à la conception de nouveaux produits et de travaux préparatoires », puisqu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi large reviendrait à reconnaître comme similaires des services présentant des caractéristiques très différentes, comme c’est le cas en l’espèce. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. De plus, les services de « contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée, s’entendent respectivement de :

- « contrôle technique de véhicules automobiles » : des prestations consistant en une inspection réglementaire, visant à vérifier l’état général de sécurité et de conformité de véhicules ;

- « services de conception d’art graphique » : des prestations, rendues par des professionnels du design graphique, visant à créer des visuels, des images et des supports graphiques pour communiquer un message, valoriser une marque ou embellir un contenu ;

- « stylisme (esthétique industrielle) » : des prestations rendues par un designer, une personne chargée de créer de nouveaux modèles, de nouvelles formes dans le domaine de l’ameublement, de l’habillement, de la carrosserie automobile, etc. ;

- « authentification d’œuvres d’art » : des prestations spécialisées, visant à déterminer l’authenticité d’une œuvre d’art, c’est-à-dire confirmer si elle est bien l’œuvre de l’artiste auquel elle est attribuée, essentielles pour les différents acteurs du marché de l’art ;

- « audits en matière d’énergie » : des prestations visant à établir un bilan de la situation énergétique d’un édifice ou d’une entreprise afin de proposer des solutions visant à réduire les déperditions énergétiques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de conseils en technologie de l’information; services de consultation en matière d’ordinateurs et de logiciels; conseils en matière d’évaluation, de choix et de mise en œuvre de logiciels, micrologiciels, matériel informatique et systèmes de traitement de données; services d’assistance et de conseils en matière de matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques » de la marque antérieure, qui désignent des services visant à accompagner les entreprises dans la sélection, la mise en œuvre, et la gestion de leurs solutions technologiques, ainsi que des prestations visant à guider les entreprises dans l’évaluation, le choix, la mise en œuvre et l’optimisation de leurs infrastructures informatiques et logiciels. Ainsi, la société opposante ne saurait affirmer que ces services sont similaires considérant « qu’ils nécessitent tous le recours à un ordinateur ou logiciel ou traitement de données et relèvent tous du domaine de l’informatique », puisqu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi large reviendrait à reconnaître comme similaires des services présentant des caractéristiques très différentes, comme c’est le cas en l’espèce. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, la société opposante n’établit pas de lien entre les services de « numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DIAM : DIGITAL INTELLIGENT « EARTH » ASSET MANAGEMENT. La marque antérieure porte sur le signe verbal DIAMS IQ. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de six éléments verbaux, et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun le terme DIAM(S) (au singulier dans le signe contesté / au pluriel dans la marque antérieure), présenté en attaque au sein des deux signes, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles. Si les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté de deux points et de l’ensemble verbal DIGITAL INTELLIGENT « EARTH » ASSET MANAGEMENT, et au sein de la marque antérieure de l’élément verbal IQ, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes proches DIAM, au sein du signe contesté, et DIAMS, au sein de la marque antérieure, apparaissent distinctifs au regard des services en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme DIAM revêt également un caractère dominant en ce que l’ensemble verbal DIGITAL INTELLIGENT « EARTH » ASSET MANAGEMENT, qui le suit, peut apparaître comme accessoire, en ce qu’il sera perçu par le consommateur comme une expression faisant expressément référence au sigle d’attaque DIAM. En effet, ce sigle DIAM est mis en exergue puisqu’il est suivi de deux points, annonçant une explication, qui introduisent les éléments verbaux DIGITAL INTELLIGENT « EARTH » ASSET MANAGEMENT, qui apparaissent alors comme le développé de l’élément DIAM, dès lors que leurs initiales correspondent aux quatre lettres de l’élément d’attaque, à l’exception du terme EARTH présenté entre guillemets. De plus, l’élément verbal « EARTH » apparaît également accessoire, en ce qu’il peut évoquer une caractéristique de certains des services en cause, à savoir leur objet ou leur destination. Enfin, au sein de la marque antérieure, le terme DIAMS revêt également un caractère dominant, en ce qu’il est placé en attaque, sa longueur le mettant particulièrement en valeur au sein du signe par rapport au sigle très court IQ, qui le suit. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Le signe verbal contesté DIAM : DIGITAL INTELLIGENT « EARTH » ASSET MANAGEMENT est donc similaire à la marque verbale antérieure DIAMS IQ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similarité des signes. En outre, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DIAM : DIGITAL INTELLIGENT « EARTH » ASSET MANAGEMENT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI