OPP 24-2385 29/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A A M B a déposé, le 16 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 5047956 portant sur le signe verbal VIGISURE. Le 8 juillet 2024, la société BIG FIELD GLOBAL PTE (société de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne VIGI, déposée le 22 juin 2020 et enregistrée sous le n° 018258551, sur le fondement du risque de confusion. Le 5 septembre 2024, l’Institut a émis une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle la société opposante a répondu le 6 septembre 2024. Dans ses observations, la société opposante a présenté des éléments de nature à lever cette irrecevabilité.

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En conséquence, l’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre les produits et services suivants : « appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte- monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ;

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location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d’agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; ouverture de serrures ». Dans le délai d’opposition formelle, la société opposante indique que l’opposition est formée contre les produits et services suivants : « appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs. tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d’agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; ouverture de serrures ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits et services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a limité la portée de son opposition. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « installations électriques pour préserver du vol; appareils d’intercommunication; magnétoscopes; instruments d’alarme; avertisseurs contre le vol; circuits intégrés; caméras vidéo; applications logicielles informatiques téléchargeables; programmes d’ordinateurs téléchargeables; moniteurs [matériel informatique]; conjoncteurs; microphones; tableaux de connexion; robots de surveillance pour la sécurité; récepteurs [audio, vidéo]; appareils de surveillance autres qu’à usage médical; matériel informatique; logiciels [programmes enregistrés]; lentilles optiques; trépieds pour appareils photographiques; objectifs pour l’astrophotographie; cartes à mémoire ou à microprocesseur; coupleurs [équipements de traitement de données]; mémoires pour ordinateurs; encodeurs magnétiques; pavillons de haut-parleurs; câbles électriques pour la transmission de sons et d’images; adaptateurs de courant; cartes mémoire numériques sécurisées; émetteurs-récepteurs radio; émetteurs-récepteurs satellites; serveurs de réseaux; appareils et instruments de codage et de décodage; tous les produits précités non directement produits pour des véhicules ou à installer ou véhicules terrestres ; programmation pour ordinateurs; élaboration [conception] de logiciels; analyse

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de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation en matière de logiciels; installation de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels informatiques; récupération de données informatiques; maintenance de logiciels d’ordinateurs; duplication de programmes informatiques; création et entretien de sites web pour des tiers; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de l’information]; informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web; hébergement de sites informatiques [sites web]; hébergement de serveurs; services de conseils en technologies des télécommunications; services de conseillers en matière de sécurité des données; services de conseils en technologies informatiques; télésurveillance de systèmes informatiques; sauvegarde externe de données; informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; conseils en conception de sites web; consultation en matière de sécurité informatique; services de conseillers en matière de sécurité sur internet; logiciel-service [saas]; location de matériel informatique; services de migration de données; installation, maintenance et réparation de logiciels; service de mise à jour de programmes informatiques pour des tiers ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits et services suivants : « appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de signalisation ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d’agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de conseillers en matière de sécurité physique » de la demande contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante que l’Institut fait siens. Ne sauraient être retenus les arguments du déposant selon lesquels « les produits de la marque « VIGISURE » se concentrent sur l’autosurveillance et les alarmes de protection individuelle, un domaine spécifique de la sécurité personnelle » alors que « les produits de la marque « VIGI » sont

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orientés vers des solutions de sécurité plus institutionnelles, destinées aux entreprises ou aux dispositifs de grande échelle ». En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En tout état de cause, cette circonstance ne saurait faire échapper les produits et services précités de la demande contestée à tout lien avec ceux de la marque antérieure. En revanche, les « appareils et instruments de vérification (contrôle) » de la demande contestée, qui désignent des dispositifs ayant pour fonction de vérifier un état de fonctionnement au regard d’une norme préétablie, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants : « Installations électriques pour préserver du vol; Instruments d’alarme; Avertisseurs contre le vol; Robots de surveillance pour la sécurité; Récepteurs [audio, vidéo]; Appareils de surveillance autres qu’à usage médical; Tous les produits précités non directement produits pour des véhicules ou à installer ou Véhicules terrestres » de la marque antérieure, qui s’entendent de dispositifs permettant de signaler la présence d’un danger ou d’une intrusion. Répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont commercialisés via les mêmes circuits de distribution. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « casques de réalité virtuelle ; montres intelligentes » de la demande contestée qui désignent des appareils à poser sur la tête, permettant de vivre les expériences 3D en réalité virtuelle et des objets informatisés destinés à mesurer le temps et intégrant des fonctions de communication élaborées, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « appareils d’intercommunication ; matériel informatique; logiciels [programmes enregistrés] ; tous les produits précités non directement produits pour des véhicules ou à installer ou véhicules terrestres » de la marque antérieure, les seconds n’étant pas nécessairement destinés à être utilisés en association avec les premiers. En outre, si les premiers sont susceptibles de faire appel aux seconds pour leur fonctionnement, ces derniers constituent de simples moyens techniques, cette circonstance étant insuffisante compte tenu de la généralisation de l’outil informatique dans tous les domaines de l’activité économique. En effet, en décider autrement reviendrait à considérer similaires au matériel informatique et aux logiciels l’ensemble des produits de technologie numérique alors que ces produits possèdent des caractéristiques nettement distinctes. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante. Enfin, les services d’ « ouverture de serrures » de la demande contestée, qui désignent des prestations d’ouverture de portes coincées ou bloquées, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de conseillers en matière de sécurité des données; services de conseils en technologies informatiques; télésurveillance de systèmes informatiques; consultation en matière de sécurité informatique; services de conseillers en matière de sécurité sur internet » de la marque antérieure, qui désignent un ensemble de prestations visant à protéger un système informatique contre toute violation, intrusion, dégradation ou vol de données au sein du système d’information, et de la mise à disposition d’informations dans le domaine technologique.

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Ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services ne sont pas assurés par les mêmes prestataires (serruriers pour les premiers / prestataires informatiques, entreprises de sécurité pour les seconds), contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Les services d’ « ouverture de serrures » de la demande contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « installations électriques pour préserver du vol; instruments d’alarme; avertisseurs contre le vol; robots de surveillance pour la sécurité; récepteurs [audio, vidéo]; appareils de surveillance autres qu’à usage médical » de la marque antérieure, qui désignent des dispositifs utilisés pour prévenir un danger ou une intrusion. En effet, la prestation des premiers ne nécessite pas l’utilisation des seconds. Ainsi, il ne saurait suffire pour déclarer ces services similaires, qu’ils visent à « assurer la protection de personnes ou de bâtiments », ce critère étant trop général en l’absence de lien nécessaire et exclusif. Il ne s’agit donc pas de services et de produits complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VIGISURE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif VIGI, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un élément verbal. Les signes en cause ont en commun la séquence VIGI, placée en attaque de la demande contestée et constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et

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phonétiques, la présence d’une très légère calligraphie dans la marque antérieure n’altérant pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal. Les signes en cause diffèrent par la présence de la séquence -SURE en position finale du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à tempérer cette différence. En effet, la séquence commune VIGI apparaît distinctive au regard des produits et services en cause, dès lors qu’elle ne présente pas de lien direct et concret avec les produits et services en présence, ni n’en indique une caractéristique précise. De plus, elle revêt un caractère dominant dans le signe contesté, en raison de sa position d’attaque et compte tenu du fait que la séquence -SURE qui lui est accolée, ne fait que se rapporter à elle en la qualifiant et apparaît en outre faiblement distinctive au regard des produits et services en cause, en ce qu’elle évoque les notions de sûreté et de fiabilité, ce que reconnaît du reste lui-même le déposant en précisant que « l’élément « SURE » de la marque contestée renvoie explicitement à la notion de sécurité et de sûreté, renforçant l’association à la protection individuelle ». Sont donc inopérants les développements du déposant quant aux différences visuelles, phonétiques et intellectuelles pouvant exister entre les signes compte tenu de la présence de la séquence –SURE au sein du signe contesté, dès lors que, comme précédemment démontré, la séquence VIGI, constitutive de la marque antérieure, sera la seule à même de retenir l’attention du consommateur dans le signe contesté, sans que celui-ci ne forme un ensemble dans lequel elle serait fondue. En outre, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « des marques partageant une même racine dans un secteur similaire peuvent coexister ». En effet, outre le fait que le déposant ne cite que trois exemples et ne fournit aucun document propre à démontrer l’existence de ces marques, rien ne permet d’affirmer qu’elles coexistent paisiblement entre elles ; de plus, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition. Il résulte de ce qui précède que tant en raison des ressemblances entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association des deux marques dans l’esprit du public, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments du déposant fondés sur des « décisions ayant reconnu des différences suffisantes malgré la similarité partielle des signes » sans en préciser la référence ni la date, dès lors que ces précédents, portent sur des espèces différentes de la présente procédure. Le signe verbal contesté VIGISURE est donc similaire à la marque figurative antérieure VIGI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ;

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ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes, les produits et services précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal VIGISURE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services, en partie, identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de signalisation ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d’agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de conseillers en matière de sécurité physique ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.