OP24-2502 14/01/2025

DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur W X a déposé, le 18 décembre 2023, la demande d’enregistrement international désignant la France n° 1789448 portant sur le signe verbal KYIIE.

Le 16 juillet 2024, la société KYLIE JENNER, INC (Société organisée selon les lois de l’Etat de Californie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

— la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal KYLIE JENNER, déposée le 19 juillet 2017 et enregistrée sous le n° 017 002 891, sur le fondement du risque de confusion ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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— la marque portant sur le signe verbal KYLIE, non déposée, que la société opposante invoque en tant que marque notoire au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée à l’OMPI par notification en date du 27 août 2024 sous le n° 24-2502, pour qu’elle la transmette sans délai au titulaire de l’enregistrement international contesté.

Cette notification invitait ce dernier à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque notoire « KYLIE » au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris L’article 6 bis 1) de la Convention d’Union de Paris dispose que « 1) Les pays de l’Union s’engagent, soit d’office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à interdire l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d’une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci ».

En application des dispositions des articles L. 712-4 et L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, il est constant que le propriétaire d’une marque antérieure non déposée mais notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris peut former opposition à une demande d’enregistrement devant le Directeur général de l’INPI.

Par ailleurs, en vertu de l’article 4 II. de la décision du Directeur général de l’INPI n° 2019- 158 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque, « II.– L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : (…) c) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les pièces de nature à établir son existence et sa notoriété pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition ».

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 En l’espèce, la société opposante invoque l’existence d’un risque de confusion avec une marque antérieure non déposée, portant sur le signe verbal « KYLIE », en ce que celle-ci serait notoirement connue pour les produits suivants : « cosmétiques, maquillage ».

Sur l’existence, la portée et la notoriété de la marque antérieure invoquée Au vu des dispositions précitées, il incombait notamment à l’opposante de démontrer la notoriété en France de la marque KYLIE, au jour du dépôt contesté à savoir le 18 décembre 2023, pour les produits précisément invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir : « cosmétiques, maquillage ». En l’espèce, la société opposante invoque « la notoriété de la marque KYLIE dans le secteur des cosmétiques et du maquillage [au vu] des articles de presse issus de quotidiens grands public en France et à l’étranger vantant la notoriété de la marque KYLIE, des documents sur la notoriété acquise de KYLIE via les réseaux sociaux, de la success story de la marque, du réseau de distribution établissant l’usage du signe verbal KYLIE et la grande connaissance de celui-ci auprès du public ciblé »

Afin de démontrer la notoriété de la marque antérieure invoquée, la société opposante fournit des documents répartis en 19 annexes :

• Annexe 1 : Page Wikipedia de K J • Annexe 2 : Page Wikipedia de la famille Kardashian (Serie TV) • Annexe 3 : Publications portant sur K J comme mannequin • Annexe 4 : Publication du succès commercial de K J • Annexe 5 : Publication en ligne sur du vernis à ongle par K J • Annexe 6 : Revue de Presse sur K J • Annexe 7 : Plusieurs couvertures de magazine représentant K J • Annexe 8 : Page Instagram de K J • Annexe 9 : Site internet Kylie Comestics by k j • Annexe 10 : Produits cosmétiques vendus sous le nom K K J • Annexe 11 : Site revendant les produits Kylie by K J • Annexe 12 : Recherche google en tapant « Kylie » qui fait ressortir K J en premier • Annexe 13 : Recherche google en tapant « Kyiie » qui fait ressortir K J en premier • Annexe 14 : Marque KIIYE en classe 18 • Annexe 15 : Marque KIIYE en classe 25 • Annexe 16 : Famille de Marque avec le terme Kylie Jenner • Annexe 17 : Articles de presses étrangère sur Kylie Comestics • Annexe 18 : Décision du Mexique reconnaissant le caractère notoire de Kylie pour K J • Annexe 19 : Ventes des produits Kylie Jenner

Il n’est pas contesté par le déposant qu’au vu des pièces fournies, le signe KYLIE peut être considéré comme étant, au jour du dépôt contesté, largement connu auprès des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 consommateurs français en tant que marque au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris, pour désigner des « cosmétiques, maquillage ».

Sur la comparaison des produits

L’opposition est formée contre l’ensemble des produits de la demande d’enregistrement, à savoir : « Masques de beauté; parfums; pâtes dentifrices; préparations de démaquillage; nettoyant pour le visage; cosmétiques; gels de massage, autres qu’à usage médical; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; crèmes contre les taches de rousseur (termes trop vagues de l’avis du Bureau international – règle 13.2)b) du Règlement d’exécution); lotions hydratantes ». Les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « cosmétiques, maquillage ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires ou identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.

Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.

Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.

Ainsi, les « Masques de beauté; parfums; pâtes dentifrices; préparations de démaquillage; nettoyant pour le visage; cosmétiques; gels de massage, autres qu’à usage médical; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; crèmes contre les taches de rousseur (termes trop vagues de l’avis du Bureau international – règle 13.2)b) du Règlement d’exécution); lotions hydratantes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires et identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KYIIE

La marque antérieure porte sur la dénomination KYLIE.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.

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5 Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’un seul élément verbal. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations KYIIE et KYLIE des signes en présence (longueur identique, quatre lettres communes sur cinq formant les séquences KY / IE, même rythme en deux temps, sonorités [caille / i]).

Il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes.

La dénomination contestée KYIIE est donc similaire à la dénomination antérieure KYLIE.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.

B. Sur le fondement du risque de confusion de la marque de l’Union européenne n° 017002891

Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 017 002 891 est formée contre les produits suivants : « Masques de beauté; parfums; pâtes dentifrices; préparations de démaquillage; nettoyant pour le visage; cosmétiques; gels de massage, autres qu’à usage médical; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; crèmes contre les taches de rousseur (termes trop vagues de l’avis du Bureau international – règle 13.2)b) du Règlement d’exécution); lotions hydratantes». Les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Cosmétiques ». La société opposante soutient que les produits précités des marques en cause sont Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 identiques et similaires. La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires ou identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.

Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.

Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.

Ainsi, les « Masques de beauté; parfums; pâtes dentifrices; préparations de démaquillage; nettoyant pour le visage; cosmétiques; gels de massage, autres qu’à usage médical; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; crèmes contre les taches de rousseur (termes trop vagues de l’avis du Bureau international – règle 13.2)b) du Règlement d’exécution); lotions hydratantes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires et identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KYIIE La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : KYLIE JENNER. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée de deux élément verbaux.

Si, comme le souligne la société opposante, les signes ont en commun des termes proches à savoir KYIIE pour la demande contestée et KYLIE pour la marque antérieure, cette circonstance ne saurait suffire à générer une même impression d’ensemble entre les signes. En effet, visuellement, les signes diffèrent par la présence du terme JENNER au sein de la marque antérieure

Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme et leurs sonorités finales.

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7 Intellectuellement, la marque antérieure sera perçue comme un ensemble patronymique complet, désignant une personne physique identifiée par son prénom (K) et son nom de famille (J), signification qui ne se retrouve pas dans la demande d’enregistrement contestée.

La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente.

En effet, au sein de la marque antérieure, s’il n’est pas contesté que le terme KYLIE est distinctif, celui-ci n’apparaît pas dominant dans la mesure où il se trouve associé au terme JENNER, tout aussi distinctif et qui, en en raison de sa présentation sur une même ligne horizontale et en caractères de taille identique, apparaît tout aussi perceptible que le terme KYLIE. En outre, l’élément JENNER en tant que patronyme permet à lui seul d’identifier une personne par son appartenance à une famille et constitue donc l’élément essentiel de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante.

Il s’ensuit que le prénom KYLIE ne retiendra pas à lui seul l’attention au sein de la marque antérieure, cette dernière étant perçue comme la désignation complète d’une personne.

Ainsi, compte tenu, tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes pris dans leur ensemble, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre les deux marques pour le consommateur.

Le signe verbal contesté KYIIE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure KYLIE JENNER.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause.

CONCLUSION En raison de l’atteinte à la marque notoire « KYLIE » au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris, la demande d’enregistrement contestée ne peut être adoptée pour les produits suivants : « Masques de beauté; parfums; pâtes dentifrices; préparations de démaquillage; nettoyant pour le visage; cosmétiques; gels de massage, autres qu’à usage médical; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; crèmes contre les taches de rousseur (termes trop vagues de l’avis du Bureau international – règle 13.2)b) du Règlement d’exécution); lotions hydratantes »

PAR CES MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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DÉCIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international n° 1789448 est refusée.

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