OP24-2411 23/01/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE

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La société YEZYL HOLDINGS LIMITED (société de droit chypriote) est titulaire de l’enregistrement international n°1570289 du 30 juillet 2020 portant sur le signe verbal DERONI et visant la France suite à une désignation postérieure en date du 29 mars 2024. Le 9 juillet 2024, la société DERONI OOD (société de droit bulgare) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque figurative internationale désignant l’Union Européenne DERONI ® enregistrée le 28 mars 2003 sous le n° 802853, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque figurative internationale désignant l’Union Européenne DERONI ® 1991 enregistrée le 18 mai 2015 sous le n° 1257980, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits visés par l’enregistrement international contesté. L’opposition a été notifiée à l’OMPI pour qu’elle la transmette à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque figurative n° 802853 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre le produit suivant : « Riz ».

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Dans le récapitulatif d’opposition, la société opposante a visé comme servant de base à l’opposition l’intégralité de sa marque antérieure. Toutefois, dans son exposé des moyens, la société opposante a limité sa comparaison aux seuls produits suivants de la marque antérieure : « riz ; préparations faites de céréales; sauces ». La société opposante soutient que le produit précité de l’enregistrement international contesté est identique ou similaire aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, force est de constater que le produit suivant : « Riz » de l’enregistrement international contesté est identique à un des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe verbal DERONI. La marque antérieure porte sur le signe figuratif DERONI ®, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté se compose d’une seule dénomination et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination, d’un élément graphique et du symbole ® figurant à deux reprises. Les signes en cause ont en commun le terme DERONI, constitutif du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes en cause se distinguent par la présence d’un élément graphique et du symbole ® dans la marque antérieure.

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Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme DERONI, commun aux deux signes, apparaît parfaitement distinctif au regard du produit en cause dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ce dernier, pas plus qu’il n’en indique une caractéristique précise. En outre, ce terme DERONI revêt un caractère manifestement dominant au sein de la marque antérieure, en raison de sa présentation en gras, en caractères de grande taille et en tant que seul élément verbal par lequel cette marque sera désignée, l’élément figuratif n’altérant pas son caractère immédiatement perceptible. Enfin, le symbole ® signifiant « Registered » et accompagnant le terme DERONI, quoique dépourvu de valeur juridique, est relativement usuel en France pour indiquer que la marque est enregistrée, de sorte qu’il n’est pas de nature à retenir particulièrement l’attention du consommateur au sein de la marque antérieure. En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté DERONI est donc similaire à la marque figurative antérieure DERONI ®, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. B. Sur le fondement de la marque figurative DERONI ® 1991 n°1257980 Sur la comparaison des produits Le produit de l’enregistrement international contesté a déjà été reconnu identique à un des produits invoqués de la marque antérieure n° 802853 dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La présente marque antérieure porte sur le signe figuratif DERONI ® 1991, ci-dessous reproduit :

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Ce signe a été enregistré en couleurs. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit également être considéré comme similaire à la présente marque antérieure invoquée n° 1257980.

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C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est renforcé par l’identité des produits. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DERONI ne peut pas bénéficier en France d’une protection à titre de marque pour désigner un tel produit, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international n°1570289 est refusée.