OP 24-2583 12/05/2025 DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société Slatkine Reprints SA (Société anonyme de droit suisse) est titulaire de l’enregistrement international n° 1790350 désignant la France, portant sur le signe verbal ISCA-Livres.

Le 22 juillet 2024, l’association ESSCA (Association Loi 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française ESSCA, enregistrée le 25 octobre 2022 sous le n°4908239.

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L’opposition a été notifiée à l’OMPI le 28 août 2024 pour qu’elle la transmette à l’Administration du pays d’origine et à la société titulaire de l’enregistrement international. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’OMPI transmet la notification au titulaire et à constituer un mandataire régulièrement habilité dans le même délai.

Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.

L’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement international, à savoir les services suivants : « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es ».

La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « activités sportives et culturel es ; divertissement ; Éducation ; formation ».

L’association opposante soutient que les services de l’enregistrement international contesté objets de l’opposition sont identiques aux services de la marque antérieure invoquée.

Les services d’« Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es » de l’enregistrement international contesté apparaissent identiques à l’évidence aux services invoqués de la marque antérieure.

A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens.

Ne saurait donc être retenu l’argument du titulaire de l’enregistrement international Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

contesté selon lequel « … le mémoire d’opposition… se contente de relever que les produits et services des deux marques appartiennent à la même classe internationale selon la Classification de Nice, la classe 41 », dès lors que l’association opposante a spécifiquement indiqué dans son exposé des moyens que les services de l’enregistrement international contesté « …se retrouvent à l’identique dans les services visés par la marque antérieure française… ».

Sont extérieurs à la procédure d’opposition, les arguments du déposant selon lesquels « Isca-Livres offre des services de publication et d’édition pour la Suisse romande, alors qu’ESSCA est une école de commerce post-bac française. Ces deux services ne sont pas similaires » et que « Le cercle de leurs consommateurs n’est pas similaire non plus : des étudiants post-bac pour la marque opposante, contre des auteurs cherchant à faire publier leurs textes, pour la marque opposée. Finalement, il n’y a aucune similitude entre les lieux de production des services : 10 campus universitaires à travers la France pour la marque opposante, contre la Suisse romande pour la marque opposée. » ; en effet, la comparaison des services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.

Ainsi, les services précités de l’enregistrement international contesté apparaissent identiques aux services de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

L’enregistrement international contesté porte sur le signe verbal « ISCA-LIVRES » ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe complexe « ESSCA » ci-dessous reproduit :

Cette marque a été enregistrée en couleurs.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que l’enregistrement international contesté est composé de deux éléments verbaux unis par un trait d’union ; la marque antérieure est composée d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière.

Visuellement, les séquences ISCA de l’enregistrement international contesté et ESSCA, seul élément verbal de la marque antérieure, sont de longueur proche, à savoir respectivement quatre et cinq lettres, dont trois en terminaison sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang et forment la séquence commune SCA-, ce qui leur confère des ressemblances visuelles.

Mais surtout, phonétiquement, ces dénominations se prononcent pareillement en deux temps et comportent des sonorités des plus proches en attaque composées d’une voyelle suivie du son [S] ainsi que des sonorités finales identiques, respectivement [i-ska] pour l’enregistrement international contesté et [é-ska] pour la marque antérieure. Ainsi, ces deux dénominations sont phonétiquement très proches.

Intellectuellement, ces dénominations n’ont pas de signification particulière en langue française et seront perçues toutes deux comme des acronymes.

Ces signes diffèrent par la substitution de la lettre I à la lettre E ainsi que par la suppression de la lettre S doublée dans le signe contesté et par la présence d’un trait d’union et du terme LIVRES au sein de l’enregistrement international contesté. La marque antérieure comporte quant à elle un élément figuratif.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

En effet, les dénominations ISCA de l’enregistrement international contesté et ESSCA, seul élément verbal de la marque antérieure, apparaissent distinctives au regard des services en cause dès lors qu’il n’est pas établi qu’elles présentent un lien direct et concret avec les services des marques en présence, ni n’en désignent une caractéristique précise.

De plus, la séquence ISCA revêt un caractère dominant au sein de l’enregistrement international contesté en raison de son placement en position d’attaque et du caractère faiblement distinctif du terme LIVRES qui la suit au regard des services en cause, dans la mesure où il est susceptible de faire référence, comme le soutient l’opposant, au moyen par lequel ces services peuvent être rendus.

En outre, les éléments figuratifs représentant un blason et les couleurs blanche et rouge au sein de la marque antérieure ne sont pas de nature à faire perdre au terme ESSCA son caractère dominant, dès lors qu’ils apparaissent comme de simples éléments d’ornementation, n’altérant pas le caractère immédiatement perceptible du terme ESSCA par lequel la marque sera spontanément désignée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Par ailleurs, est inopérant l’argument du titulaire de l’enregistrement international contesté selon lequel « … d’autres marques, phonétiquement plus proches de l’opposante que ne l’est l’opposée, sont enregistrées en France. Par exemple, la marque ISSKA, ou encore, SK ESKA ».

En effet, le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule marque objet de l’opposition.

Enfin, ne saurait non plus être retenu l’argument du titulaire de l’enregistrement international contesté selon lequel le signe « … Isca-Livres est utilisée tant sur la demande d’enregistrement que sur le site Internet » et est exploité dans un cartouche vert avec des éléments figuratifs.

En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux.

L’enregistrement international contesté ISCA-Livres est donc similaire à la marque complexe antérieure ESSCA.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.

En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est accentué par l’identité des services en présence.

Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.

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CONCLUSION En conséquence, l’enregistrement international verbal contesté ISCA-Livres ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de l’association opposante.

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.

Article deux : La protection en France de l’enregistrement international n° 1790350 est refusée.

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