OPP 24-2872 17/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DORIA (société par actions simplifiée) a déposé, le 4 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 5059570 portant sur le signe figuratif I SANTI. Le 14 août 2024, la société GRUPPO ITALIANO VINI S.p.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale, désignant la France, SANTI enregistrée le 21 juin 1976 sous le n° 423578, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de réception de cette notification. Lors des échanges, la société déposante a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits revendiqués à l’appui de l’opposition. A l’issue des échanges entre les parties, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION a) Sur l’usage de la marque antérieure Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 4 juin 2024. La société opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans, avait fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire français au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 4 juin 2019 au 4 juin 2024 inclus, pour les produits pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition et dans l’exposé des moyens, à savoir les «Vins». A cet égard, la société opposante a fourni de nombreux documents, dont les pièces suivantes :

- L’Annexe 1 comporte une brochure commerciale de 2022 en langue française mentionnant SANTI pour désigner du vin ;

- L’Annexe 2 comporte plusieurs factures de ventes de vins en France sous la désignation SANTI portant sur les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2024 ;

- L’Annexe 3 comporte des extraits des sites internet en langue française (notamment issus du site d’archives WAYBACKMACHINE) de distributeurs de vins commercialisés sous la marque SANTI portant sur les années 2020, 2021, 2022 et 2024. Il apparaît, au vu de ces documents, qu’un usage sérieux de la marque antérieure a été établie pour les produits invoqués. En particulier, les factures adressées à un distributeur français pendant la période pertinente (deux factures datées de 2020, une facture de 2021 et une de 2022) pour un peu plus de 2000 bouteilles de vins, complétées par de nombreuses copies d’écran issues de sites de distributeurs français, datées de 2019 à 2024 et proposant à la vente les produits en cause, montrent un usage constant et régulier de la marque antérieure. En outre, en dehors de la période, deux factures datées du 24 avril 2019 et du 25 juin 2024 portent sur la vente de 1104 et 444 bouteilles. En ce qui concerne ces dernières factures, elles peuvent être prises en considération dans la mesure où elles confirment effectivement l’usage de la marque de l’opposante au cours de la période pertinente, compte tenu de leur proximité dans le temps avec la période pertinente. En effet, selon la jurisprudence européenne, les éléments de preuve en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Des éléments postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles du titulaire de la marque à cette époque (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Au vu de ces éléments, la société déposante ne saurait donc affirmer que « les pièces versées par l’opposant ne caractérisent qu’un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque…[et que] Les volumes sont insignifiants… ». Il ressort donc de l’ensemble de ces documents qu’un usage sérieux de la marque antérieure a été établi pour les produits invoqués. b) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les «Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée» de la demande d’enregistrement. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants «Vins», pour lesquels l’usage sérieux a été établi. La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les produits en cause sont donc identiques et similaires. Par ailleurs, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la société déposante reposant sur les allégations que les «produits de l’opposant sont destinés à des professionnels, cavistes ou restauration italienne de type populaire, destinés à un consommateur final profane, occasionnel » alors que ses produits «…sont destinés à des établissements haut de gamme, restaurants gastronomiques et vise un public averti, connaisseur, amateur de vins rares » ou encore que «les produits de l’opposant et du déposant ne sont pas situés sur le même terroir viticole ». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : SANTI La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux associé à un élément figuratif et des couleurs. La marque antérieure est pour sa part composée d’un élément verbal. Les signes en cause ont en commun le terme SANTI, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelle et phonétiques. Contrairement à ce qu’affirme la société déposante, leurs différences de « polices et de couleurs » sont trop légères pour affecter sensiblement leur perception par le public. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Les signes diffèrent par la présence de la lettre I ainsi que d’un élément figuratif représentant un arbre de couleur verte au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal SANTI est distinctif au regard des produits en cause. A cet égard, si comme le fait valoir la société déposante SANTI est un terme «de la langue italienne et signifie « saints » » et «de la langue corse, dont le terme signifie également « saints », langue couramment utilisé au sein du territoire où est produit le vin du déposant», il n’en demeure pas moins qu’il apparaît distinctif au sein des marques en présence, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits en cause, ni n’en désigne une caractéristique. En outre, le terme SANTI présente un caractère prépondérant au regard de la lettre I du fait de sa longueur bien supérieure à cette dernière (cinq lettres/ une seule lettre). De même, l’élément figuratif représentant un arbre ne saurait affecter le caractère essentiel du terme SANTI dès lors que ce dernier est présenté sur la première ligne et apparaît ainsi immédiatement perceptible au sein du signe contesté, et ce malgré la taille non négligeable de l’élément figuratif. A cet égard, lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T- 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37). Par ailleurs, est extérieur à la procédure l’argument de la société déposante reposant sur une comparaison d’étiquettes issues de l’exploitation des signes en cause, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Enfin, est sans incidence l’argumentaire de la société déposante reposant sur les allégations que la société opposante «n’allègue à aucun moment dans son opposition d’une quelconque notoriété » et sur «l’absence de connaissance de la marque antérieure sur le marché». En effet, si la notoriété peut constituer un facteur aggravant du risque de confusion, elle n’est pas nécessaire à l’existence d’un tel risque. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure invoquée. Le signe figuratif contesté I SANTI est donc similaire à la marque verbale antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif I SANTI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI