OPP 24-2912 Le 19/02/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE

La société de droit chinois JIANGSU PHOENIX ART MATERIALS TECHNOLOGY Co. Ltd est titulaire de l’enregistrement international n° 1794757 du 25 mars 2024 désignant la France et portant sur le signe figuratif PHOENIX.

Le 19 août 2024, la société DAW SE (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne PHÖNIX, déposée le 24 octobre 2011 sous le numéro 010400554 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été adressée à l’OMPI le 25 septembre 2024 pour qu’elle la transmette à l’Administration du pays d’origine et à la société titulaire de l’enregistrement international. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’OMPI transmet la notification au titulaire et à constituer un mandataire régulièrement habilité dans le même délai. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Peintures à l’aquarelle; noir de charbon [pigment]; gommes-guttes pour la peinture; fixatifs pour peintures à l’eau; suie [colorant]; aquarelles [peintures] à usage artistique; noir de fumée [pigment]; oxyde de cobalt [colorant]; émulsions d’argent [pigments]; peintures à l’huile utilisées en art; métaux en poudre à utiliser en peinture, décoration, imprimerie et art; pigments) ». La société opposante a fondé son opposition sur les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie; Produits pour la conservation et l’imprégnation contre l’humidité de la maçonnerie, des tuiles, du ciment et du béton, à l’exception des peintures et des huiles; Résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l’état brut (sous forme de poudres, de granulés, de liquides ou de pâtes); Solvants pour couleurs, vernis, laques et peintures; Adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; Colles pour papiers peints; Adhésifs pour la construction; Masses à enduire pour le traitement de fond des enduits (non compris dans d’autres classes). Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la détérioration du bois, glaçures (compris dans

la classe 02), préservatifs contre la rouille; Teintures pour apprêt; Matières tinctoriales, teintures, pâtes à teinter, mordants; Épaississants pour peinture; Fixatifs, siccatifs pour couleurs; Résines naturelles (comprises dans la classe 02); Diluants et liants pour peintures, laques et couleurs; Produits de protection du bois, mordants pour le bois et huiles pour la conservation du bois; Peintures, également structurables (comprises dans la classe 02); Peintures bactéricides et/ou fongicides; Produits anticorrosion; Produits pour la protection des métaux; Métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Matériaux de construction non métalliques; Glissières et glissières d’angle profilées (non métalliques) pour la construction, en particulier joints profilés; Colonnes d’alignement et de compension (non métalliques) pour la construction; Écarteurs (non métalliques) pour la construction; Appuis de fenêtres (non métalliques); Pierres naturelles et artificielles; Mortiers et quartz (matériaux de construction); Enduits (compris dans la classe 19); Enduits (matériaux de construction); Plaques pour les murs et les plafonds (non métalliques, pour la construction); Masses d’encastrement en tissu pour la construction; Mastics comme matériaux de construction ». La société opposante soutient que les produits en cause sont identiques ou similaires. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société titulaire de l’enregistrement international contesté n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif PHOENIX, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal PHÖNIX, ci-dessous reproduit : Phönix La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d’un élément verbal dans une typographie particulière et d’un élément figuratif, et la marque antérieure d’une seule dénomination. Visuellement, les signes sont constitués de dénominations très proches, à savoir PHOENIX dans le signe contesté et PHÖNIX dans la marque antérieure, qui présentent une longueur proche (respectivement sept et six lettres) et six lettres en commun formant les mêmes séquences d’attaque et finales PHO- et -NIX, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces dénominations PHOENIX et PHÖNIX sont très proches voire identiques. Intellectuellement, elles renvoient également à la même évocation de l’animal mythologique renaissant de ses cendres. Les dénominations PHOENIX et PHÖNIX diffèrent par la présence de la lettre E dans le signe contesté et par celle d’un trémat sur le O de la marque antérieure. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter la perception globale très proche de ces dénominations, dès lors qu’elles sont situées en milieu de signe et laissent subsister une physionomie très proche, une prononciation identique ou quasiment identique et une même évocation intellectuelle. Si les signes diffèrent aussi par la présence d’une typographie particulière et d’un élément figuratif dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations PHOENIX et PHÖNIX sont parfaitement distinctives au regard des produits concernés. De plus, la dénomination PHÖNIX est le seul élément constitutif de la marque antérieure et la dénomination PHOENIX l’élément dominant dans le signe contesté. En effet, la typographie particulière et l’élément figuratif dans le signe contesté ne sont pas de nature à faire perdre à la dénomination PHOENIX son caractère lisible et immédiatement perceptible. Dès lors, en raison de leurs ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes. La marque figurative PHOENIX est donc similaire à la marque antérieure PHÖNIX, ce qui n’est pas contesté par la société titulaire de l’enregistrement international contesté. Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné.

CONCLUSION En conséquence, l’enregistrement international contesté PHOENIX ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international n° 1794757 est refusée.