OPP24-3098 05/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ENERFLUX, agissant pour le compte de « ENERFLUX SAS », société en cours de formation, a déposé le 13 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 5062095 portant sur la marque figurative ENERFLUX. Le 3 septembre 2024, la société ENERFLUX (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ENERFLUX, déposée le 7 février 2023, enregistrée sous le n° 4935101, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée, par notification électronique, au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. S ur la proposition de limitation de libellé de la demande d’enregistrement Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante a indiqué que « dans l’hypothèse où l’INPI considérerait qu’un risque de confusion pourrait subsister entre les marques en présence, nous sollicitons que soit prise en compte la disposition de la société ENERFLUX à modifier certains libellés de sa demande de marque [ENERFLUX] afin de renforcer la distinction avec la marque antérieure ». A cet égard, la société déposante propose une modification de son libellé. Toutefois, les demandes de limitation doivent faire l’objet d’une déclaration de retrait formelle de la part du titulaire de la demande d’enregistrement. En conséquence, cette proposition ne peut être prise en considération dans le cadre de la présente procédure et le libellé des services à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est celui figurant dans la demande d’enregistrement. B. S ur les demandes de preuve d’usage L’article R 712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ». L’article L 712-5-1 du Code précité dispose que « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir : 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; 2° Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Conformément à ces dispositions, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant peut être invité à apporter la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si elle était enregistrée depuis cinq ans au moins à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée. En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité l’opposante à produire des pièces propres à établir que la marque antérieure fondant l’opposition a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, force est de constater que cette dernière a été enregistrée le 26 mai 2023 (BOPI 2023-21), à savoir moins de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée (à savoir le 13 juin 2024). En conséquence, la demande de preuves d’usage du déposant ne saurait être prise en considération dans le cadre de la présente procédure. C. A u fond Sur la comparaison des services L’opposition est formée à l’encontre des services suivants : « Usinage de pièces pour des tiers ; Assemblage de produits pour le compte de tiers ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; conduite d’études de projets techniques ; recherches technologiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « installation, entretien et réparation de machines ; conduite d’études de projets techniques ; audits en matière d’énergie. ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services d’« Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; conduite d’études de projets techniques ; recherches technologiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. En effet, et d’une part, les services de « conduite d’études de projets techniques » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent en des termes identiques au sein du libellé de la marque antérieure. Ces services sont donc identiques. D’autre part, et contrairement à ce que soutient la société déposante, les services d’« Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches technologiques » de la demande d’enregistrement contestée désignent, tout comme les services de « conduite d’études de projets techniques » de la marque antérieure, l’ensemble des conseils, projets et études techniques donnés à un ingénieur ou réalisés par lui et susceptibles d’avoir trait à des secteurs très divers. A cet égard, ne saurait être pris en considération les arguments de la société déposante ayant trait aux activités des entités en cause, cet argument étant sans incidence sur la présente procédure. En effet, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre ces derniers tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de l’activité réelle ou supposée des parties. En conséquence, ces services sont similaires. En revanche, les services d’« Usinage de pièces pour des tiers ; Assemblage de produits pour le compte de tiers » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’un ensemble de procédés de fabrication de pièces, ne partagent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’« installation, entretien et réparation de machines » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations d’entretien d’équipement dont l’objectif consiste à produire des biens. En effet, les premiers ne sont pas nécessairement rendus dans le cadre des seconds, et inversement, contrairement à ce que soutient la société opposante. En outre, ces services ne présentent pas non plus les mêmes nature, objet et destination dès lors qu’ils sont rendus par des entités différentes (entreprises de fabrication de pièces pour les premiers et entreprises d’entretien de machines pour les seconds) et ne visent pas non plus la même clientèle. Ces services ne sont donc pas similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de la présente opposition, apparaissent, en partie, identiques et similaires aux services de la marque contestée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ENERFLUX. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d’enregistrement contestée est composée d’un élément verbal sur la gauche duquel se trouve un élément graphique et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun le terme ENERFLUX, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, l’élément verbal ENERFLUX apparaît distinctif au regard des services en cause. En effet, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel la marque antérieure ENERFLUX « ne peut être perçue comme une marque distinctive mais comme un terme générique combinant des éléments communs au secteur de l’énergie ». En effet, d’une part, rien ne permet d’affirmer que la syllabe d’attaque sera perçue comme renvoyant immédiatement à l’ « énergie » ; d’autre part, si tel était le cas, la marque antérieure ENERFLUX, prise dans son ensemble, ne présente pas de lien direct et concret avec les services en cause, pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique précise. En tout état de cause, à moins d’une action en nullité dirigée à l’encontre de la marque antérieure qui aurait été susceptible de suspendre la procédure d’opposition, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer sur la validité d’une marque enregistrée, cette question relevant d’une autre procédure devant l’Institut. De même, la présence d’un élément figuratif au sein du signe contesté n’apparaît pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme ENERFLUX, seul élément verbal par lequel il sera lu et prononcé. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

7 A cet égard, il convient de rappeler que, lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37). Ainsi, en raison de ces ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. En outre, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Ainsi, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante portant sur l’utilisation d’un signe figuratif par la société opposante. Pour les mêmes raisons, sont sans incidence les arguments de la société déposante ayant trait à l’activité des entités en cause. Est également sans incidence sur la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel la dénomination ENERFLUX « bénéficie d’une continuité historique et d’un ancrage solide dans le secteur mécatronique ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, toute autre considération ne relevant pas de la présente procédure. Le signe figuratif ENERFLUX est donc similaire à la marque verbale antérieure ENERFLUX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. La société déposante invoque l’absence de notoriété de la marque antérieure ainsi que son impact limité sur le marché, notamment de par sa « jeunesse ». Or, si la notoriété d’une marque est un facteur aggravant, elle n’est nullement une condition nécessaire à l’existence d’un risque de confusion. De même, l’ancienneté d’une marque antérieure ne constitue pas une condition de la reconnaissance d’un risque de confusion (dès lors que cette dernière constitue une antériorité). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

9 En outre, la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. En l’espèce, si comme le relève la société déposante, les services en cause sont destinés à un public averti, notamment à des professionnels des secteurs concernés dont le degré d’attention est plus élevé, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce le risque de confusion ne peut être exclu, du fait de l’impression d’ensemble commune entre les signes due à la présence de la reprise à l’identique de la dénomination distinctive et dominante ENERFLUX. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. A cet égard, si un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser l’absence de similarité existant entre les services considérés comme non similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif ENERFLUX ne peut être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

10 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée au regard des services suivants, contre lesquels l’opposition est formée : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; conduite d’études de projets techniques ; recherches technologiques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI