OPP 24-3537 07/04/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION

**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur D B a déposé, le 19 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 5 071 240 portant sur le signe figuratif BOAT’ON YACHT CLUB. Le 7 octobre 2024, Monsieur B G S a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants : 1

- La marque figurative française BOATON déposée le 11 septembre 2017 et enregistrée sous le n° 4 387 406, sur le fondement du risque de confusion ;

- Le dénomination sociale BOATON ;

- Le nom de domaine « BOATON.FR » ;

- Le nom commercial BOATON CONSULTING. Le 29 novembre 2024, l’Institut a émis une notification d’irrecevabilité à laquelle l’opposant a répondu en indiquant renoncer à invoquer la dénomination sociale BOATON et le nom commercial BOATON CONSULTING, permettant de remédier aux irrégularités soulevées et ainsi lever l’irrecevabilité. En conséquence, la présente opposition reste uniquement fondée sur la base de la marque antérieure BOATON n° 4 387 406 et du nom de domaine BOATON.FR. L’opposition a ensuite été adressée électroniquement au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n° 24-3537. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification n’a pas été ouverte par le déposant. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le risque de confusion avec la marque BOATON n° 4 387 406 Sur la comparaison des produits et services 2

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans l’acte d’opposition, l’opposant indique former opposition à l’encontre de l’intégralité des produits et services de la demande contestée, à savoir : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; 3

recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « appareils et instruments nautiques ; Véhicules ; appareils de locomotion maritimes ; service de gestion informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location d’espaces publicitaires ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; consultation en matière financière ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; construction navale ; Télécommunications ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’installations de loisirs ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». La société opposante soutient, dans le formulaire d’opposition, que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Dans son exposé des moyens, la société opposante développe une argumentation relative aux activités des parties. En l’espèce, force est de constater que les « Véhicules ; appareils de locomotion maritimes ; appareils de locomotion terrestres ; services de gestion informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location d’espaces publicitaires ; services d’intermédiation commerciale ; Transport ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’installations de loisirs ; Services de restauration 4

(alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » de la demande d’enregistrement contestée, se retrouvent dans les mêmes termes ou dans des termes très proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée. Il s’agit donc de produits et services identiques. En revanche, les « appareils de locomotion aériens ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; emballage et entreposage de marchandises ; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; Éducation ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent 5

; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement ne se retrouvent pas à l’identique dans le libellé de la marque antérieure invoquée. Ainsi, aucune identité n’a été constatée entre ces produits et services. En outre, à défaut d’argumentation de l’opposant justifiant de la similarité des produits et services précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, la similarité n’est pas établie. A cet égard, l’argument de l’opposant selon lequel « la marque « Boat’On Yacht Club » est utilisée par une société dont l’activité principale (« L’exploitation d’une activité de location de bateaux de plaisance avec ou sans skipper ») est similaire à celle de BoatOn (« Réalisation de prestations de services et vente de produits aux acteurs du monde de la plaisance […] » ne saurait être retenue pour justifier une identité ou une similarité entre les produits et services en présence, dès lors que cet argument est fondé uniquement sur des circonstances de fait extérieures à la présente procédure. En effet, la comparaison des produits des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit porter sur les seuls libellés des marques en présence, tels que déposés, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées des marques en cause. Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent, pour partie, identiques à certains produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif BOAT’ON YACHT CLUB, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif BOATON, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 6

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et d’une présentation particulière et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière. Les signes en présence ont en commun l’ensemble BOAT’ON/BOATON, présenté en attaque du signe contesté et seul élément verbal de la marque antérieure ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ces signes diffèrent par la présence des termes YACHT CLUB et d’une présentation particulière au sein du signe contesté tenant à la présence d’éléments figuratif, d’un agencement des éléments verbaux sur deux lignes et de couleurs ainsi que par la présentation particulière de la marque antérieure tenant à la présence d’un élément figuratif et de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, l’élément commun BOAT’ON/BOATON, distinctif au regard des produits et services en cause, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison sa présentation en attaque et en raison du caractère faiblement distinctif de l’expression YACHT CLUB, présentée sur une ligne inférieure et en plus petit, comprise en français comme signifiant « club de yacht » ou « club nautique », qui se rapporte directement à la séquence BOAT’ ON pour la mettre en exergue et est en outre susceptible de désigner le lieu d’origine ou de prestation des produits et services en cause. En outre, la présentation particulière du signe contesté n’est pas de nature à faire perdre à la séquence BOAT’ ON son caractère dominant et immédiatement perceptible au sein du signe contesté. Enfin, la présence de couleurs et d’un élément figuratif représentant une ancre au sein de la lettre O ne sont pas de nature à faire perdre à la séquence BOATON son caractère dominant et immédiatement perceptible au sein de la marque antérieure Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BOAT’ON YACHT CLUB est donc similaire à la marque figurative antérieure BOATON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des 7

services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement pour lesquels aucune identité ou similarité n’a été mise en évidence et n’a pu être retenue par l’Institut et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement du nom de domaine BOATON.FR L’article L 711-3 dispose que « ne peut être valablement enregistrée… une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 4°) … un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Le nom de domaine étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’en vertu de son exploitation effective. En conséquence, lorsqu’une opposition est fondée sur un nom de domaine, il appartient à l’opposant de démontrer l’usage du nom de domaine invoqué dans la vie des affaires, dont la portée n’est pas seulement locale. En l’espèce, l’opposant a formé opposition à l’enregistrement du signe contesté sur la base du nom de domaine BOATON.FR réservé à son nom le 22 août 2016 et expirant le 22 août 2025. L’opposant a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition », les informations suivantes : Type de fondement : Nom de domaine Désignation du signe : boaton.fr 8

Activités qui servent de base à l’opposition : « La Société a pour objet, en France et en tous autres pays : Réalisation de prestations de services et vente de produits aux acteurs du monde de la plaisance. Mise en relation entre propriétaires de bateaux et divers prestataires de services qu’ils soient professionnels ou non professionnels (assurant notamment les services de maintenance, chantier naval, assurances, stockage, location, vente, construction, etc.) ; Courtage en assurance ; et, plus généralement, directement ou indirectement, toutes opérations, de quelque nature qu’elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou, complémentaires susceptibles d’en favoriser le développement ». A l’appui de son opposition, l’opposant transmet un exposé des moyens auquel sont joints une capture d’écran de son compte OVH démontrant qu’il est titulaire du nom de domaine « BOATON.FR » ainsi qu’un certain nombre d’articles publiés en ligne faisant référence à une application BOATON. Toutefois, si ces pièces démontrent bien l’existence d’un nom de domaine BOATON.FR dont la date de création est le 22 août 2016, elles ne sont toutefois pas suffisantes pour démontrer son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition. En effet, force est de constater qu’il n’est fait aucune mention dudit nom de domaine, ni dans l’exposé des moyens ni dans les articles extraits de sites internet qui y sont joints. L’opposant ne peut donc pas faire valoir le droit précité à l’appui de l’opposition. En conséquence, l’opposant n’ayant pas démontré l’exploitation du nom de domaine BOATON.FR et sa portée autre que locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition, la présente opposition doit être rejetée sur ce fondement. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif BOAT’ON YACHT CLUB ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. 9

PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion maritimes ; services de gestion informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location d’espaces publicitaires ; services d’intermédiation commerciale ; Transport ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’installations de loisirs ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. 10