PR4_DMA_OPP_3RECO OP24-4292 19/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société IKO-BOX (société par actions simplifiée) a déposé, le 25 septembre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 084 899 portant sur le signe verbal NAOBIZ. Le 18 décembre 2024, NANTES METROPOLE (Etablissement Public de coopération intercommunale), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française, déposée le 11 octobre 2022 et enregistrée sous le n°22 4 903 770. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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3 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits et services de la marque contestée, à savoir les produits et services suivants : «logiciels (programmes enregistrés) ; gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conception de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; programmation pour ordinateurs ; maintenance de logiciels ; location de logiciels ; installation de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données; conduite d’études de projets techniques». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : «Application logicielle permettant d’accéder et de souscrire à une offre de services de mobilité multimodale ; Application logicielle permettant d’acheter des titres de transport, de réserver et louer des moyens de transport et des places de stationnement, de mettre en relation des utilisateurs pour l’organisation de covoiturages ; Application logicielle permettant le calcul en ligne d’itinéraires et trajets, la fourniture de conseils et/ou d’informations en matière de transport et de mobilité ; Application logicielle permettant aux utilisateurs la consultation de l’historique des transactions effectuées, la gestion, le suivi et la recharge d’un compte de titres prépayés de transport et de mobilité ; Publicité, à savoir services de promotion de produits et services pour le compte de tiers et diffusion d’annonces publicitaires pour le compte de tiers via Internet ; Production de films publicitaires ; Réalisation de films publicitaires ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Distribution d’objets publicitaires ; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; Organisation d’expositions ou de foires à buts commerciaux ou de publicité ; Administration de programmes de fidélisation de consommateurs ; Services d’organisation, gestion, exploitation et supervision de programmes de fidélisation ; Administration de programmes de primes de fidélité proposant des points-cadeaux ; tous ces services étant proposés dans le cadre d’une offre de services de mobilité multimodale ; Promotion des sites culturels et touristiques ; Gestion commerciale d’une flotte de véhicules et de moyens de transport de personnes pour le compte de tiers ; Services de vente au détail ou en gros de cartes magnétiques ou non magnétiques de transport, de services de mobilité Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 multimodale et de stationnement ; Transmission d’informations en matière de mobilité et de transport de personnes accessibles par réseau Internet et réseaux de télécommunication ; Fourniture d’accès à des sites Web et applications informatiques mobiles permettant d’accéder et de souscrire à une offre de services de mobilité multimodale». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « logiciels (programmes enregistrés) ; gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; développement de logiciels ; conception de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; programmation pour ordinateurs ; maintenance de logiciels ; location de logiciels ; installation de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux « Application logicielle permettant d’accéder et de souscrire à une offre de services de mobilité multimodale ; Application logicielle permettant d’acheter des titres de transport, de réserver et louer des moyens de transport et des places de stationnement, de mettre en relation des utilisateurs pour l’organisation de covoiturages ; Application logicielle permettant le calcul en ligne d’itinéraires et trajets, la fourniture de conseils et/ou d’informations en matière de transport et de mobilité ; Application logicielle permettant aux utilisateurs la consultation de l’historique des transactions effectuées, la gestion, le suivi et la recharge d’un compte de titres prépayés de transport et de mobilité ; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; Organisation d’expositions ou de foires à buts commerciaux ou de publicité ; Administration de programmes de fidélisation de consommateurs ; Services d’organisation, gestion, exploitation et supervision de programmes de fidélisation ; Administration de programmes de primes de fidélité proposant des points-cadeaux ; tous ces services étant proposés dans le cadre d’une offre de services de mobilité multimodale ; Gestion commerciale d’une flotte de véhicules et de moyens de transport de personnes pour le compte de tiers ; Fourniture d’accès à des sites Web et applications informatiques mobiles permettant d’accéder et de souscrire à une offre de services de mobilité multimodale » invoqués de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante ne conteste pas.

Ces produits et services sont donc identiques et similaires. En revanche, contrairement à ce que soutient l’opposant, les services suivants : « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; conseils en technologie de l’information ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des prestations techniques rendues par des ingénieurs en vue de créer de nouveaux produits industriels ou commerciaux, l’ensemble des conseils, projets et études techniques donnés à un ingénieur ou réalisés par lui et susceptibles d’avoir trait à des secteurs très divers, ainsi que les prestation intellectuelles de conseils en matière de technologie de l’information ou de développement de matériel informatique ne présentent manifestement pas les même nature, objet ou destination que les « Application logicielle permettant d’accéder et de souscrire à une offre de services de mobilité multimodale ; Application logicielle permettant d’acheter des titres de transport, de réserver et louer des moyens de transport et des places de stationnement, de mettre en relation des utilisateurs pour l’organisation de covoiturages ; Application logicielle permettant le calcul en ligne d’itinéraires et trajets, la fourniture de conseils et/ou d’informations en matière de transport et de mobilité ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 Application logicielle permettant aux utilisateurs la consultation de l’historique des transactions effectuées, la gestion, le suivi et la recharge d’un compte de titres prépayés de transport et de mobilité » de la marque antérieure, qui désignent un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière. En effet, les premiers, qui peuvent porter sur tous types de produits, n’ont pas nécessairement ni exclusivement pour objet les seconds, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation des premiers. En outre, les services de « numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Application logicielle permettant d’accéder et de souscrire à une offre de services de mobilité multimodale ; Application logicielle permettant d’acheter des titres de transport, de réserver et louer des moyens de transport et des places de stationnement, de mettre en relation des utilisateurs pour l’organisation de covoiturages ; Application logicielle permettant le calcul en ligne d’itinéraires et trajets, la fourniture de conseils et/ou d’informations en matière de transport et de mobilité ; Application logicielle permettant aux utilisateurs la consultation de l’historique des transactions effectuées, la gestion, le suivi et la recharge d’un compte de titres prépayés de transport et de mobilité » de la marque antérieure. En ce sens, et contrairement à ce qu’affirme l’opposant, le libellé précité de la marque antérieure ne permet pas d’établir que ces produits auraient pour objet la numérisation des titres de transport et partageraient ainsi la même finalité que le service litigieux de la demande d’enregistrement contesté. Ces produits et services ne sont donc pas similaires. Les produits et services en cause sont donc, en partie, identiques et similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NAOBIZ, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal NAOLIB, reproduite ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que les signes en présence sont tous deux constitués d’une unique dénomination. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 Visuellement, les signes sont d’une longueur identique de six lettres, et ont en commun cinq lettres dont les lettres N, A, O et I placées dans le même ordre et selon le même rang. Phonétiquement, les signes ont un rythme identique en trois temps, une sonorité d’attaque identique [na-o] et des sonorités finales marquées par le son [i], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Si les signes diffèrent par la substitution de la lettre B à la lettre L, et de la lettre Z à la lettre B au sein du signe contesté, ces différences ne sont pas de nature à écarter une perception très proche des dénominations en cause, dès lors qu’elles restent marquées par une longueur identique et des sonorités très proches. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté NAOBIZ apparaît donc similaire à la dénomination verbale antérieure NAOLIB. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité entre certains des produits et services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits reconnus similaires. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, à savoir les « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; numérisation de documents ; conseils en technologie de l’information ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; conduite d’études de projets techniques », et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NAOBIZ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

7 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; développement de logiciels ; conception de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; programmation pour ordinateurs ; maintenance de logiciels ; location de logiciels ; installation de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI