Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, cabinet 03 d, 6 décembre 2016, n° 10/06803

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 3 cab 03 D

R.G N° : 10/06803

Jugement du 06 Décembre 2016

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître David MALCOIFFE de l’AARPI ASSOCIATION BIRD & BIRD AARPI – 1700

M^e Céline DELANNOY – 1597

Maître A B de la SELARL B-TALLENT – 730

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Décembre 2016 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Janvier 2015, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2016 devant :

[…], Président

C D, Juge,

Véronique X, Vice-Président,

Siégeant en formation Collégiale,

Assistés de Anne Z, Greffier

A l’audience M^me X a fait son rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. F,

prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est […]

représentée par Maître David MALCOIFFE de l’AARPI ASSOCIATION BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. G H I,

prise en la personne de son représentant légal

dont le […]

représentée par Maître Céline DELANNOY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Bérengère BRISSET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.A.S DISTRIBUTION Y FRANCE,

prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est […]

représentée par Maître A B de la SELARL B-TALLENT, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Pierre CUSSAC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

EXPOSE DU LITIGE

La société F développe, fabrique et commercialise divers produits de puériculture, notamment des articles de bagagerie. Elle est titulaire de plusieurs marques « F» en particulier :

— la marque semi-figurative française F déposée le 4 mai 2000 pour désigner les produits des classes 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27 et 28,

— la marque verbale française F déposée le 25 mars 2008 pour désigner les produits des classes 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 et 28.

En septembre 2009, la société F a constaté qu’un sac à langer fabriqué par la société G H I était commercialisé dans le réseau de distribution du groupe Y via un catalogue papier et le site internet avec un descriptif mentionnant « E F ».

Considérant qu’il avait été procédé à la reproduction, à l’imitation et à 1'usage de ses marques sans autorisation, la société F a adressé des mises en demeure aux sociétés Y et G H I. Puis par actes d’huissier en date des 22 et 26 mars 2010, elle les a assignées en contrefaçon de marques ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2014, la société F sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L 713-2, L 713-3, L 716-1 et L 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du Code civil, de :

— dire recevable l’action en contrefaçon de marque et y faire droit,

— dire et juger que les sociétés G H I et DISTRIBUTION Y FRANCE en utilisant la marque « F » ont commis des actes de contrefaçon de marques dont est titulaire la société F,

— dire et juger que les sociétés G H I et DISTRIBUTION Y FRANCE ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société F,

En conséquence :

— condamner solidairement les sociétés G H I et DISTRIBUTION Y FRANCE à payer à la société F une somme de 1 500 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marques,

— condamner solidairement les sociétés G H I et DISTRIBUTION Y FRANCE à payer à la société F une somme de 300 569 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

— rejeter l’ensemble des prétentions des sociétés G H I et DISTRIBUTION Y FRANCE,

— ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues professionnelles au choix de la société F aux frais des sociétés G H I et DISTRIBUTION Y FRANCE, sans que ces frais n’excèdent 7 000 € HT par insertion supportée,

— ordonner la publication complète du jugement à intervenir sur le site internet habituel de chacune des sociétés G H I et DISTRIBUTION Y FRANCE, et ceci avec un lien hypertexte apparent sur la première page dans une police de taille 20 points au moins, mentionnant « Les sociétés G H I et DISTRIBUTION Y FRANCE ont été condamnées pour contrefaçon des marques « F » de la société F », et ce : (i) pendant une durée de six mois, (ii) aux seuls frais des sociétés défenderesses (iii) sous astreinte de 3 000 € par jour de retard après signification de la décision à intervenir ;

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,

— condamner solidairement les sociétés G H I et DISTRIBUTION Y FRANCE à payer à la société F une somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner solidairement les sociétés G H I et DISTRIBUTION Y FRANCE aux entiers dépens.

La société F fait valoir les moyens suivants :

1/ sur la contrefaçon de marque

— la contrefaçon par reproduction est caractérisée par la seule utilisation d’un signe identique à une marque, pour désigner des produits ou services identiques à ceux visés dans son enregistrement ; elle ne requiert pas la preuve d’un risque de confusion, qui est présumé de manière irréfragable,

— l’usage d’une marque ou l’usage d’une marque reproduite consiste notamment dans le fait de reproduire et de faire référence à une marque sur des dépliants, des annonces publicitaires ou des documents commerciaux,

— selon la jurisprudence française et communautaire, le risque de confusion fait l’objet d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble dégagée par les signes en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants ; 1'appréciation globale implique une interdépendance des facteurs,

— en l’espèce, la mention « E F » constitue une reproduction et un usage de la marque verbale F, ainsi qu’une imitation et un usage de la marque semi-figurative F en particulier parce qu’elle reprend la marque en lettres majuscules d’imprimerie ; elle est exploitée pour désigner un produit identique à ceux visés dans l’enregistrement de ses marques ;

— le risque de confusion est renforcé compte tenu du caractère distinctif intrinsèque des marques F et de leur renommée,

— la société Y reconnaît avoir reproduit et imité lesdites marques et ne conteste pas la contrefaçon,

— la société G H I ne saurait s’exonérer de sa responsabilité puisque la publicité a été réalisée également à son bénéfice.

2/ sur la concurrence déloyale

— sur le risque de confusion : le sac à langer litigieux présente une ressemblance flagrante avec le modèle « Rock n’G » de la société F, par l’identité de couleurs et de matières, mais également par les caractéristiques (dimension, finitions, bijoux amovibles, usage de strass, usage de la lettre ‘B’ sur le devant aux mêmes dimensions, configuration des poches, accessoires identiques) ;

— les allégations des défenderesses quant à l’antériorité du modèle litigieux sont mensongères et corroborées par aucune pièce ; la pièce n°10 produite par la société G H I a été élaborée pour les besoins de la cause et doit être écartée des débats ;

— ce risque de confusion est distinct des actes de contrefaçon de marque, le litige ne portant pas sur les droits d’auteur ;

— sur les actes de parasitisme : la société F engage des coûts de styliste et de bureaux d’étude pour maintenir son niveau de qualité ; elle investit dans la promotion et la publicité pour conserver sa position sur le marché des produits de puériculture et acquérir de nouveaux clients ; or les sociétés Y et G H I n’ont eu aucun investissement et aucun effort de commercialisation pour assurer la vente du produit en cause ;

— sur l’offre à la vente d’un produit de médiocre qualité et l’application d’un prix très inférieur: les sociétés Y et G H I ont commercialisé le sac litigieux 39,90€ alors que le modèle « Rock n’G » est vendu 89,90 € ce qui a pour effet de désorganiser la société F quant à la qualité de ses produits et à leur circuit de commercialisation ; en outre cela a conduit à banaliser et dévaloriser le produit de la société F en portant atteinte à son image de marque.

3/ sur le préjudice

— sur le préjudice tiré des actes de contrefaçon : la loi de 2007, d’application immédiate, doit régir les faits de l’espèce,

— les défenderesses s’étant gardées de communiquer toutes les informations relatives au volume des ventes de sacs et aux marges réalisées, seule une indemnisation forfaitaire peut être allouée,

— le préjudice est évalué au regard de la masse contrefaisante, et non d’une baisse de chiffre d’affaires, celle-ci étant considérable compte tenu du nombre d’exemplaires de catalogues papier (1 313 383 selon Y) et du catalogue en ligne (consulté par au moins 48 455 personnes selon Y) ; à raison de 1€ par atteinte, le préjudice est de 1 361 838 €,

— les taux de redevance invoqués par Y ne sont pas pertinents, puisqu’ils s’appliquent soit dans des réseaux de franchise ne concernant pas la puériculture, soit dans des réseaux de franchise inconnus et ne jouissant pas de la renommée de la marque F ; en tout état de cause, l’article L716-14 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle fixe une indemnisation supérieure au montant des redevances ou droits normalement dus par le contrefacteur ; cette nouvelle disposition ne contrevient ni à la directive 2004/48 du 29 avril 2004 ni à l’ancienne rédaction de 1'article L716-14.

— le préjudice est aggravé par l’atteinte portée à l’image des marques et à leur pouvoir distinctif,

— le préjudice doit également inclure la perte de valeur des investissements publicitaires ; les investissements annuels ont augmenté de 88% entre 2009 (1 412 954 €) et 2010 (2 657 471 €) ;

— le produit contrefait touche un large public

— sur le préjudice subi du fait de la concurrence déloyale et parasitaire

(i) les pertes subies résultant des ventes manquées par la société F : elles sont évaluées selon une estimation des ventes et du chiffre d’affaires de Y (cf tableau),

(ii) les pertes des investissements réalisés pour la conception et la promotion du sac « Rock n’G » : cela correspond aux investissements nécessaires afin de créer un nouveau produit compte tenu de la dépréciation de la valeur du sac « Rock n’G » dans l’esprit du public; il est évalué à deux fois le coût historique investi pour la création et la promotion du sac « Rock n’G », car le lancement d’un nouveau produit coûte plus cher qu’en 2007 et qu’il faut un effort plus important pour F pour innover (cf tableau),

(iii) le préjudice subi du fait de l’atteinte à l’image et à la notoriété de la société F : il résulte de la dépréciation de l’image de la société du fait des caractéristiques du produit litigieux ; ce préjudice moral n’est pas incompatible avec celui alloué en réparation des actes de contrefaçon ;

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2014, la société DISTRIBUTION Y FRANCE (ci-après Y) sollicite du tribunal de

— donner acte à la société DISTRIBUTION Y FRANCE de ce qu’elle ne conteste pas la contrefaçon alléguée et qu’elle est prête à en offrir 1'indemnisation,

— constater que les demandes de la société F au titre de la contrefaçon sont hors de proportion, que le préjudice qu’elle a subi est symbolique et, en conséquence, l’évaluer à de plus justes proportions,

— débouter la société F de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

— débouter la société G H I de sa demande de garantie des condamnations à intervenir,

— condamner la société F à verser à la société DISTRIBUTION Y FRANCE une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 et dire qu’elle devra conserver la charge de ses dépens.

La société Y fait valoir les moyens suivants :

— suite à une erreur de ses services la mention « E F » s’est glissée dans le descriptif d’un sac à langer figurant dans un prospectus promotionnel, ce dernier étant également reproduit sur le site internet Y ; aucune publicité n’a accompagné la vente du produit en magasin ;

— aucun accord amiable d’indemnisation n’a pu être trouvé en raison des prétentions disproportionnées de la société F.

1/ sur la contrefaçon

— elle n’est pas contestée

— sur la demande en garantie de la société G H I : celle-ci ne précise pas le fondement juridique de cette demande ; il n’existe aucune clause contractuelle sur ce point; la société G H I ne peut pas rechercher la responsabilité de Y sur le fondement de l’article 1382 du code civil compte tenu du contrat qui les unit

— sur la réparation spécifique du préjudice de propriété intellectuelle : l’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle est une transposition d’une directive communautaire et doit être interprété selon sa version applicable à l’époque des faits; ainsi le texte prévoit une méthode alternative d’évaluation des dommages et intérêts, selon soit la méthode « des conséquences économiques négatives », soit la méthode du « forfait »,

— sur la demande d’indemnisation à hauteur de 1,5 million d’euros : Y ne dissimule pas son bénéfice, il n’est pas quantifiable car la mention « E F» participe d’une dépense publicitaire et non d’un bénéfice ;

— l’évaluation forfaitaire ne saurait inclure l’atteinte portée à l’image et au pouvoir distinctif des marques, qui relève de la méthode d’évaluation selon les conséquences économiques négatives,

— sur le calcul de (1€ x 1 360 463 personnes touchées par la publicité =) 1 360 463 €, la société F ne verse aucune preuve autre que celle qu’elle se délivre à elle-même (sur l’ancienneté, la valeur de ses marques, les investissements publicitaires etc) ; la clientèle des marques F est très spécifique ; la société F n’établit pas qu’il existerait un usage dans la vie des affaires d’asseoir des redevances de licence de marque sur un nombre de reproductions à usage publicitaire et non le chiffre d’affaires ; elle n’établit pas le taux de 1 € ;

— l’appréciation de la redevance qui aurait pu être versée dépend de l’usage fait de la marque; en l’espèce cet usage est étroit puisqu’il tient en une ligne, dans un prospectus de 83 pages, sans mise en avant particulière, sans induire de confusion quant à l’origine des produits ;

— les redevances de franchise dans le secteur de l’enfance sont assises sur le chiffre d’affaires HT et se situent aux alentours de 2 à 5% ;

— Y a vendu 106 sacs litigieux pour 39,90€, soit un chiffre d’affaires de 4229,40 € ; la mention « E F » ne laisse planer aucun doute sur le fait que le sac n’est pas d’origine F ;

2/ sur la concurrence déloyale

— sur le prétendu risque de confusion : les sociétés G H I et F s’attachent chacune à démontrer qu’elle aurait la première mis son sac sur le marché ; la preuve étant libre entre commerçants, la société F ne peut contester la force probatoire des documents émanant de G Street Ltd, alors qu’elle se prévaut également desdits documents ;

— l’association toile/vernis est banale dans l’univers de la maroquinerie ; tout comme la présence de deux poches à l’avant des sacs à langer ; les autres caractéristiques prétendument identiques ne le sont en réalité pas ;

— sur la qualité et le prix inférieurs : la société G H I rappelle à juste titre sa notoriété et la qualité de ses produits de sorte qu’une différence de qualité doit être écartée;

— la jurisprudence rappelle que la pratique d’un prix inférieur n’est pas un fait distinct de concurrence déloyale ;

— la preuve d’un circuit spécifique de distribution par la société F n’est pas rapportée

— sur le parasitisme : la concurrence déloyale ne peut être constituée par l’atteinte aux investissements créatifs et publicitaires dont un modèle a fait l’objet dès lors que la contrefaçon de ce modèle est sanctionnée au titre de l’atteinte à un droit privatif ;

— les éléments produits par la société F sont ses propres documents ;

— subsidiairement sur le préjudice : la société F n’établit pas que les ventes de son sac « Rock’n G» ont fléchi à l’époque de la publicité litigieuse, ni son taux de marge de 65% de sorte que le préjudice n’est pas démontré ; les circuits et la clientèle étant distincts, elle ne peut démontrer que les ventes Y ont été manquées par elle ; Y n’a acheté que 500 sacs litigieux et en aucun cas 2141 ;

— sur la perte des investissements : la société F s’est constituée des preuves à elle-même à l’aide de tableaux sur papier libre ; elle ne distingue pas les dépenses de promotion propres au cas Rock n’G ; elle n’expose pas en quoi ses dépenses ont été inutiles pour vendre son propre sac ;

— sur l’atteinte à l’image et la notoriété : elle se fonde sur un article relatif à l’indemnisation d’une contrefaçon et non de la concurrence déloyale ; l’évaluation de 100 000 euros ne repose sur aucun élément sérieux ;

3/sur les autres demandes :

— sur la publication du jugement : elle apparaît excessive au regard de la chance infime que la clientèle de la marque F ait pris connaissance de la publicité, du nombre de personnes ayant consulté l’annonce sur internet et du nombre de personnes pouvant en avoir gardé souvenir ;

— l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire

***

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie d’huissier le 18 juin 2013 la société G H I sollicite du tribunal, sur le fondement du livre VII du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du code civil, de :

A titre principal

— dire et juger qu’aucun fait de contrefaçon de marque ne peut être imputé à la société G H I,

— débouter la société F de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société G H I,

— prononcer purement et simplement la mise hors de cause de la société G H I,

A titre subsidiaire

— condamner la société DISTRIBUTION Y FRANCE à garantir la société G H I de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

Sur les frais irrépétibles

— à titre principal condamner la société F à payer à la société G H I la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— à titre subsidiaire condamner la société DISTRIBUTION Y FRANCE à payer à la société G H I la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— laisser à la charge de la société F les dépens de l’instance.

La société G H I fait valoir les moyens suivants :

1/ sur la contrefaçon de marque

— elle n’est pas à l’origine de l’utilisation des marques revendiquées, n’a pas été consultée pour le descriptif du sac litigieux, la société Y ayant librement procédé à la commercialisation et promotion de son sac,

— elle n’est pas l’annonceur des catalogues papier diffusés par Y, et le site internet utilisé est celui de la société Y,

— la publicité n’a pas été réalisée à son bénéfice,

— la société Y a reconnu la contrefaçon causée par une erreur de ses services.

2/ Sur la garantie due par Y

— l’article 1382 du code civil est applicable, dans la mesure où la demande n’est pas fondée sur leur relation contractuelle,

— la contrefaçon étant imputable à Y, cette société a commis une faute qui lui cause un préjudice constitué par sa mise en cause et sa condamnation.

3/ Sur la concurrence déloyale

— il n’existe pas de faits distincts des actes de contrefaçon, ni de faute dommageable,

— si les produits sont considérés comme identiques, il convient de s’interroger sur les raisons pour lesquelles la société F n’agit pas en contrefaçon du droit d’auteur,

— si la société F souhaite se voir reconnaître l’origine des caractéristiques revendiquées elle doit démontrer la paternité de ses droits, c’est à dire la preuve d’une création déterminée et la preuve de la première commercialisation,

— la société F ne bénéficie d’aucune antériorité de nature à lui permettre de fonder une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale,

— la vente à un prix inférieur n’est pas constitutive de concurrence déloyale,

— la désorganisation du circuit de distribution invoquée par la société F n’est pas établie.

4/ Sur le préjudice

— aucune solidarité ne doit être appliquée car la société G H I n’a commis aucune faute,

— les chiffres avancés pour le calcul du préjudice de la société F ne sont pas prouvés,

— la publication du jugement, qui sanctionne des actes de contrefaçon, est inopportune car la société G H I n’est pas à l’origine du préjudice allégué par la société F.

***

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2015. L’affaire a été plaidée le 11 octobre 2016. Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 22 novembre 2016 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 6 décembre 2016.

***

MOTIFS

1/ Sur la contrefaçon

1-1 Sur les actes de contrefaçon et leur imputabilité

Conformément à l’article L713-1 du code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés. Aux termes de l’article L 713-2 a) du même code, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement sont interdits, sauf autorisation du propriétaire.

En l’espèce la société F justifie être titulaire d’une part d’une marque semi-figurative déposée le 4 mai 2000, d’autre part d’une marque verbale déposée le 25 mars 2008.

Il n’est pas débattu que la société Y a diffusé un catalogue papier contenant des promotions entre le 16 et le 26 septembre 2009 dans lequel figurait un sac à langer fourni par la société G H I et décrit de la manière suivante: « Sac à langer multipoches, Matelas à langer inclus, Poche isotherme amovible, E F ». En outre ce prospectus a été mis en ligne sur le site internet de la société Y.

Le reprise du terme F en majuscules d’imprimerie de couleur noire, même précédé de l’expression « E », représente une reproduction à l’identique de la marque verbale F. En l’absence d’autorisation de la société demanderesse, et sachant que le produit désigné est identique à l’un de ceux visés dans l’enregistrement de la marque en classe 18 (sacs à langer), cette reproduction constitue une contrefaçon, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur l’imitation de la marque semi-figurative.

Ce point n’est pas contesté par la société Y qui explique qu’en dépit des précautions prises et de la formation de ses acheteurs en matière de contrefaçon, ses services ont commis une erreur en glissant la mention « E F » dans le descriptif du sac à langer.

Concernant la société G H I, fabricante du modèle litigieux commercialisé par Y, la société F considère qu’elle est également auteur de la contrefaçon dans la mesure où la publicité a été réalisée à son profit. La défenderesse conteste cette analyse soulignant n’avoir pas été consultée sur le descriptif accompagnant la commercialisation de son produit et n’être pas l’annonceur du catalogue.

Étant rappelé qu’en application de l’article L716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, le tribunal observe qu’il n’est pas établi que la société G H I soit intervenue d’une quelconque manière dans l’élaboration du descriptif de son produit figurant dans le catalogue diffusé par Y. Au demeurant, cette implication n’est pas alléguée par la société Y. Ainsi le bénéfice potentiellement tiré de cette contrefaçon par la société G H I ne suffit pas à considérer qu’elle en est l’auteur.

Par conséquent seule la société DISTRIBUTION Y FRANCE doit être reconnue comme auteur d’une contrefaçon de la marque verbale F. La société G H I doit être mise hors de cause de ce chef.

1-2 Sur l’indemnisation de la contrefaçon

A la date des faits en cause (septembre 2009), l’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle disposait « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ».

La société F estime que son préjudice ne peut être évalué de manière complète et satisfaisante selon l’alinéa 1 de l’article L706-14 du code de la propriété intellectuelle au motif que les défenderesses se sont volontairement abstenues de fournir des informations précises sur le nombre de sacs vendus et les marges réalisées. Elle soutient que pour déterminer le montant des redevances, il faut fixer la masse contrefaisante. Elle rappelle que la société Y a indiqué que le catalogue avait été édité à 1 313 383 exemplaires et le site internet consulté par 48 455 personnes. Dès lors elle quantifie la masse contrefaisante à 1 361 838. A raison de 1€ par atteinte portée à sa marque (eu égard à sa notoriété et à l’ampleur de la contrefaçon), la société F chiffre son préjudice à 1 361 838 euros. Ajoutant la réparation de l’atteinte portée à l’image et au pouvoir distinctif de ses marques ainsi que la perte de valeur de ses investissements publicitaires, elle réclame 1 500 000 euros.

La société DISTRIBUTION Y FRANCE objecte qu’H ne peut cumuler la méthode forfaitaire et celle des conséquences économiques négatives qui inclut l’atteinte portée à l’image et au pouvoir distinctif de la marque ainsi que la perte de valeur des investissements publicitaires. S’agissant de la méthode forfaitaire, la société Y conteste que l’assiette des redevances de licence de marque soit constituée des reproductions publicitaires et non du chiffre d’affaires. Elle s’interroge sur le montant de 1€ et rappelle que la clientèle de la marque F est très restreinte. Elle fait valoir des redevances dans le secteur de l’enfance assises sur le chiffre d’affaires HT et situées entre 2 et 5%.

Le tribunal constate tout d’abord que la société F sollicite une indemnité forfaitaire, ce qui ne permet pas d’inclure le préjudice tiré de la perte des effets des investissements publicitaires. Il considère ensuite que le calcul de la masse contrefaisante à partir du nombre de catalogues édités et de visites du site internet n’est pas pertinent dans la mesure où il ne correspond pas à ce qui aurait été la base des négociations d’une licence d’exploitation de la marque. Parallèlement l’évaluation de la masse contrefaisante à partir du nombre de sacs à langer réellement vendus n’est pas davantage satisfaisante puisque en l’espèce la contrefaçon n’a pas été commise sur le produit lui-même mais dans un catalogue promotionnel diffusé, en versions papier et internet, de sorte que l’atteinte portée à la marque a été plus large.

Dans ces conditions, le tribunal estime que si la contrefaçon a porté atteinte au pouvoir distinctif de la marque F, la mention litigieuse était discrète et figurait dans un catalogue de 83 pages portant sur des produits extrêmement variés destiné à un public plus large que celui intéressé par les seuls objets de puériculture. En outre la promotion a été temporellement limitée entre le 16 et le 26 septembre 2009. Par conséquent la société DISTRIBUTION Y FRANCE sera condamnée à indemniser forfaitairement la société F à hauteur de 20 000 euros au titre de la contrefaçon de sa marque.

2/ Sur la concurrence déloyale et parasitaire

2-1 Sur les actes de concurrence déloyale et leur imputabilité

Conformément à l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En vertu de l’article 1383 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son propre fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il est de jurisprudence constante que l’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans ces deux dispositions.

La société F soutient que les sociétés Y et G H I ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire aux motifs tout d’abord qu’elles ont imité son modèle de sac à langer « Rock’n G » générant un risque de confusion, ensuite qu’elles ont bénéficié de ses propres investissements promotionnels et détourné son circuit de commercialisation, enfin qu’elles ont vendu un produit de qualité et à un prix bien inférieurs au sien.

La société DISTRIBUTION Y FRANCE constate d’une part que la société G H I a en premier mis son sac sur le marché, d’autre part que l’association toile/cuir verni est banale dans l’univers de la maroquinerie, les autres similitudes n’étant pas suffisamment établies. Elle ajoute que la différence de qualité n’est pas prouvée et rappelle que la vente à un prix inférieur n’est pas un élément constitutif de la concurrence déloyale. Elle soutient qu’aucun acte distinct de la contrefaçon n’est démontré.

La société G H I objecte que si la société F estime que le modèle « Rock’n G » a été imité, il lui appartient d’agir en contrefaçon de droit d’auteur pour que soient tranchées la titularité des droits de création, l’originalité et la date de création des deux produits. Par ailleurs elle souligne que la vente à vil prix n’est pas constitutive de concurrence déloyale. Elle rappelle enfin qu’elle n’est pas à l’origine de la vente du sac avec la mention « E F ».

Le tribunal remarque en premier lieu que si le modèle de sac à langer « Rock’n G » de la société F reprend les codes de produits généraux de la maroquinerie telle que l’association toile/cuir verni ou la couleur noire, ont été ajoutés une pochette-accessoire à l’extérieur, des bijoux décoratifs. En outre le nom du modèle et la marque ont été inscrits en strass respectivement sur une poche et sur la partie supérieure à l’avant du sac. Or l’exemplaire fabriqué par l’entreprise G H I est également un sac à langer de couleur noire, comportant le même nombre de poches avant et arrière, associant toile et cuir verni pour les finitions (poignées, bandes verticales sur les poches, sangles). La lettre « B » en strass figure sur les deux poches avant, et une petite pochette est accrochée sur la partie extérieure. Contrairement à ce qu’allègue la société F, la différence de qualité ne relève pas de l’évidence, la médiocrité du nylon ou des éléments vernis choisis par la société G H I n’étant pas, selon le tribunal, visibles à l’œil nu. De même l’affaissement du sac causé par la fragilité des matières et l’absence de doublure n’est pas patent.

En second lieu, le tribunal constate que la société G H I affirme avoir commercialisé son modèle avant celui de la société F sur la base d’une facture d’achat à un fournisseur situé à HONG KONG mentionnant la référence BS 1849 « Diaper Bag Black/Gloss ». Or, comme le relève à juste titre la société F, la défenderesse joint pour illustrer cette référence de prétendus extraits de catalogue comportant soit un entête différent du fournisseur susvisé, soit pas d’entête, avec des visuels de présentation différents et non datés. Cette pièce apparaissant pour le tribunal comme sujette à caution, elle doit être écartée des débats. Par suite l’antériorité de la commercialisation du sac litigieux par la société G H I n’est pas démontrée.

Au regard de ces deux séries d’observations, le tribunal considère que les deux exemplaires sont similaires, ce qui engendre un risque de confusion pour le consommateur normalement avisé quelle que soit leur date de mise sur le marché et quel que soit leur prix, qui n’est au demeurant pas un élément constitutif de la concurrence déloyale.

Parallèlement il est établi que la société Y a reproduit la marque verbale F en insérant dans le descriptif de son produit la mention « E F ». Dès lors le tribunal soutient que la conjonction entre d’une part le risque de confusion, d’autre part la contrefaçon de la marque F a permis à la société Y de bénéficier de la notoriété de la marque F, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale.

S’agissant de la société G H I, elle a commercialisé un sac à langer dont la similitude flagrante, entretenue par l’apposition à deux reprises de la lettre 'B’ en strass sur les poches avant, lui a également permis de bénéficier de la notoriété de la marque F, à moindre frais publicitaires. Le tribunal considère que ce comportement est constitutif d’un acte de parasitisme.

Dès lors la responsabilité in solidum des sociétés DISTRIBUTION Y FRANCE et G H I doit être retenue sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.

2-2 Sur l’indemnisation du préjudice

La société F réclame la somme totale de 300 569 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, décomposée de la manière suivante :

—  55 533 euros au titre des pertes subies résultant des ventes manquées : la société F estime le nombre de sacs vendus par Y à 2141 en divisant la somme des catalogues papier et visites sur internet (1 361 838) par le nombre de produits vendus dans le prospectus (636), puis applique son taux de marge (65%) au chiffre d’affaires réalisé par Y (85 436,05 €),

—  145 036 euros au titre de la perte des investissements réalisés pour la conception et la promotion du sac « Rock’n G » : la demanderesse affirme que le préjudice correspond aux investissements nécessaires à la création d’un nouveau modèle, désormais deux fois supérieurs

—  100 000 euros au titre de l’atteinte à son image et à sa notoriété.

Les défenderesses critiquent tant les méthodes de calcul que les chiffres avancés qui ne seraient établis par aucune pièce.

Pour le tribunal, le postulat suivant lequel chaque consultation du catalogue a déclenché une vente ne permet pas d’établir avec pertinence le nombre de ventes du sac à langer litigieux, d’autant que le résultat apparaît en discordance avec la facture établie par la société G H I à l’égard de la société Y établissant une fourniture de 500 produits. A l’inverse, la société Y affirme pour sa part avoir vendu 106 sacs, sans le prouver. Par ailleurs il n’est aucunement démontré que les ventes du modèle « Rock’n G » ont chuté par suite des actes de concurrence déloyale de telle sorte que l’élaboration d’un nouveau modèle a été rendue indispensable. Il n’est pas davantage prouvé par les pièces versées au débat par la demanderesse que le coût des investissements promotionnels a doublé. En revanche le tribunal ne remet pas en cause l’atteinte portée à l’image de marque et à la notoriété de la société F. En conséquence il est alloué une indemnité de 70 000 euros.

En définitive les sociétés DISTRIBUTION Y FRANCE et G H I seront condamnées in solidum à indemniser la société F à hauteur de 70 000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

2-3 Sur la demande de garantie formée par la société G H I

Constatant que si la faute de la société Y a été plus grave (le risque de confusion ayant été aggravé par un acte illicite de contrefaçon), elle s’est commise dans un temps plus limité. Par suite le degré de responsabilité des défenderesses doit être réparti par moitié pour chacune d’elle.

La société G H I sollicite d’être relevée et garantie par la société DISTRIBUTION Y FRANCE de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Contrairement à ce que soutient la société Y, l’article 1382 du code civil demeure applicable s’agissant de fautes commises à l’égard d’une société tiers et non dans le cadre contractuel qui les a initialement uni. Par conséquent, la société DISTRIBUTION Y FRANCE sera condamnée à relever et garantir la société G H I à due proportion de son degré de responsabilité.

3/ Sur les demandes accessoires

3-1 Sur la demande de publication

Aux termes de l’article L716-15 alinéa 2 et 3 du code de la propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise, aux frais du contrefacteur.

La société F réclame la publication de la décision par voie de presse (journaux ou revues professionnelles) et sur les sites internet où les sociétés Y et G H I présentent leurs activités, sous astreinte.

Tandis que la société G H I objecte que cette mesure ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’un contrefacteur, la société Y observe qu’elle serait disproportionnée eu égard à l’ancienneté des faits et à l’improbable souvenir des consommateurs de la mention litigieuse.

Pour le tribunal, seule la société DISTRIBUTION Y FRANCE peut être condamnée à assumer le coût de la publication, étant la seule à avoir commis des actes de contrefaçon. Le tribunal autorise donc la publication

— sur le site internet habituel de la partie condamnée

— du dispositif de la décision, en police 12,

— précédé d’un lien hypertexte en police 14 figurant sur la page d’accueil du site et indiquant « par jugement du tribunal de grande instance de LYON en date du 6 décembre 2016, la société DISTRIBUTION Y FRANCE a été condamnée pour contrefaçon de marque au préjudice de la société F »,

— aux frais de la société DISTRIBUTION Y FRANCE.

Compte tenu de l’ancienneté des faits et de la publication sur le site internet, le tribunal rejette la demande de publication par voie de presse.

3-2 Sur les dépens, les frais irrépétibles, l’exécution provisoire

Il convient de condamner in solidum les sociétés DISTRIBUTION Y FRANCE et G H I, parties perdantes, à payer à la société F la somme de 5000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés DISTRIBUTION Y FRANCE et G H I, parties perdantes, seront de plus condamnées aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

La société DISTRIBUTION Y FRANCE sera condamnée à relever et garantir la société G H I à proportion de leur degré de responsabilité.

Les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées par voie de conséquence.

Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne la mesure de publication.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort

MET HORS DE CAUSE la société G H I dans les actes de contrefaçon de la marque F commis au préjudice de la société F,

DIT que la société DISTRIBUTION Y FRANCE a commis des actes de contrefaçon de la marque F au préjudice de la société F,

CONDAMNE la société DISTRIBUTION Y FRANCE à verser à la société F la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) au titre de la contrefaçon de sa marque,

DIT que la société DISTRIBUTION Y FRANCE et la société G H I ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société F,

CONDAMNE in solidum la société DISTRIBUTION Y FRANCE et la société G H I à verser à la société F la somme de 70 000 euros (soixante dix mille euros) au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

DIT que dans les rapports entre co-obligés concernant la concurrence déloyale et parasitaire, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :

— société DISTRIBUTION Y FRANCE : 50%

— société G H I : 50 %,

CONDAMNE la société DISTRIBUTION Y FRANCE à relever et garantir la société G H I au titre de la concurrence déloyale et parasitaire à due proportion de son degré de responsabilité,

AUTORISE la publication :

— sur le site internet habituel de la société DISTRIBUTION Y FRANCE

— du dispositif de la décision, en police 12,

— précédé d’un lien hypertexte en police 14 figurant sur la page d’accueil du site et indiquant « « par jugement du tribunal de grande instance de LYON en date du 6 décembre 2016, la société DISTRIBUTION Y FRANCE a été condamnée pour contrefaçon de marque au préjudice de la société F »,

— aux frais de la société DISTRIBUTION Y FRANCE,

REJETTE la demande de publication par voie de presse,

CONDAMNE in solidum les sociétés DISTRIBUTION Y FRANCE et G H I, parties perdantes, à payer à la société F la somme de 5000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum les sociétés DISTRIBUTION Y FRANCE et G H I, parties perdantes, aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société DISTRIBUTION Y FRANCE à relever et garantir la société G H I au titre des dépens et des frais irrépétibles à proportion de son degré de responsabilité,

ORDONNE l’exécution provisoire de la décision sauf en ce qui concerne la mesure de publication,

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties, y compris les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. SEITZ, et le Greffier, M^me Z.

LE GREFFIER LE PRESIDENT