TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2012

3^e chambre 4^e section N°RG: 11/17938

DEMANDEURS Monsieur Paul GUEZ ETATS UNIS

Société TAVERNITI HOLDINGS LLC SARL […] Commerce Ca 90049 CALIFORNIE ETATS UNIS représentées par M^e Monique GUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0200

DÉFENDEURS Société TAVERNITI FACTORY […] 31820 PIBRAC

Monsieur T dit Jimmy T (USA) représentés par M^e Martine KARSENTY RICARD de l JP K ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0156

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice Présidente François T, Vice Président Laure COMTE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DEBATS A l’audience du 07 Novembre 2012 tenue publiquement

JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE : Le 18 mai 2004, Paul Guez, industriel du textile résidant aux Etats Unis, a conclu avec le styliste français Antoine T dit Jimmy T, qui exerçait son activité de créateur au sein de la société familiale Taverniti factory, un contrat de partenariat intitulé « protocole d’accord ». Aux termes de ce contrat, les deux parties s’engageaient à créer ensemble une société qui déposerait une nouvelle marque « Taverniti jeans », et qui donnerait licence exclusive à Paul Guez pour faire fabriquer et commercialiser des jeans sous la marque nouvelle, pour une durée de dix ans, dans le monde entier.

Jimmy T s’engageait à créer quatre collections par an et à s’abstenir de créer d’autres lignes jeans sous quelque marque que ce soit pendant la durée du contrat et de la licence exclusive. Il s’engageait également à récupérer la totalité des marques comportant le nom T. Ce contrat était soumis au droit français et faisait attribution de compétence aux tribunaux parisiens. En exécution de ce contrat,
- les deux parties ont créé la société Taverniti holdings dont le siège est situé dans l’Etat de Californie, et qui a été immatriculée en avril 2005,
- Le 25 juin 2004, Paul Guez a déposé la marque américaine puis en a transféré la propriété à la société Taverniti holdings le 30 juin 2005. la société Taverniti holdings a déposé « T so jeans » à l’INPI et à l’OHMI les 17 août et 16 novembre 2005 ainsi qu’à l’OMPI le 19 août 2005 pour des pays autres que la France et l’Union européenne,
- le 10 septembre 2004, Paul Guez a créé une société de droit californien dénommée T so jeans afin de lui donner la licence de fabriquer et commercialiser les jeans sous la marque « Taverniti so jeans »,
- une première collection a été commercialisée pour le printemps 2005. Des difficultés sont apparues à partir de 2008. Constatant que Jimmy T ne créait plus de collection, qu’au surplus la société Taverniti factory et lui avaient déposé plusieurs marques comportant le nom T et que des copies serviles des jeans T so jeans apparaissaient sur le marché, la société Taverniti holdings a dressé deux lettres de mise en demeure qui sont restées infructueuses. Aussi, le 7 décembre 2011, la société Taverniti holdings et Paul Guez ont fait assigner Jimmy T et la société Tavemiti factory devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de la contrefaçon de marques, de la concurrence déloyale et du parasitisme. Ils réclament l’annulation de la marque communautaire Taverniti ainsi que la condamnation de Jimmy T et celle de la société Taverniti factory à payer chacun la somme de trois millions d’euros à titre de dommages intérêts. Ils sollicitent enfin une indemnité de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures du 26 juin 2012, la société Taverniti holdings et Paul Guez exposent que Jimmy T a violé ses engagements contractuels en concédant, à compter de juin 2008, une licence de la marque « Jimmy Taverniti » à la société Silhouette et en lui permettant, en outre, de reproduire les modèles de jeans commercialisés sous la marque « Taverniti so jeans ». Ils ajoutent que la société Taverniti factory participe à ces agissements en ayant déposé en 2009, la marque communautaire « Jimmy Taverniti » pour les besoins de cette licence accordée à la société Silhouette qui lui verse des redevances et dont elle est le distributeur en France. Ils ajoutent que la société Taverniti factory ne pouvait ignorer le contrat du 18 mai 2004 puisqu’elle avait donné son accord pour le dépôt de la marque « Taverniti so jeans », le 11 août 2005. Les demandeurs invoquent la violation de l’obligation de non concurrence ainsi que celle de jouissance paisible de la marque Taverniti so jeans, mises à la charge de Jimmy T dans le contrat de partenariat et qui l’empêchaient de concéder une licence d’exploitation de la marque « Jimmy Taverniti » et de dessiner une collection de jeans

au bénéfice de cette licence. Us font valoir que ces actes ont été conclus avec la complicité de la société Taverniti factory. Ils soutiennent que Paul Guez subit un préjudice personnel en raison de l’atteinte à se réputation et alors qu’il est lui-même tenu à une garantie à l’égard de sa licenciée, la société Taverniti so jeans. Ils font également valoir que la société Taverniti holdings subit un préjudice financier en raison de la diminution du montant de ses redevances. Les demandeurs invoquent également la contrefaçon par imitation de la marque française et communautaire « T so jeans » par la marque communautaire « Jimmy Taverniti » déposée le 5 juin 2009 par la société Taverniti factory, en classes 18 et 25, au regard de la proximité des signes et de l’identité ou la similarité des produits, qui engendrent un risque de confusion. La société Taverniti holdings et Paul Guez soutiennent, en outre, que la société Taverniti factory et Jimmy T ont voulu se placer dans leur sillage, en profitant de leurs investissements en commercialisant des copies serviles des jeans vendus sous la marque « Taverniti so jeans » et en créant la confusion entre les marques « Taverniti so jeans » et « Jimmy T ». Ils maintiennent donc leurs demandes et y ajoutent une demande d’interdiction et une demande de publication du jugement, le tout avec exécution provisoire. Pour répondre aux moyens des défendeurs, la société Taverniti holdings et Pau! G contestent la caducité de l’accord du 18 mai 2004, en relevant 1 ' absence de fondement et la mauvaise foi de Jimmy T.

Ils déclarent que :

- les statuts de la société Taverniti holdings n’ont pas rendu caduc le contrat du 18 mai 2004 qui avait un objet beaucoup plus large.

- le contrat de licence conféré à la société Taverniti so jeans par la société Taverniti holdings est nécessairement postérieur au contrat du 18 mai 2004 puisqu’il en reprend les termes essentiels et qu’il prend effet au 1^er juin 2004, ils ajoutent que rien n’interdit de conclure un contrat de licence avant le dépôt de la marque dès lors qu’il existe une condition suspensive jusqu’à l’enregistrement.

- les sociétés Taverniti so jeans a été immatriculée le 27 septembre 2004 et la société Taverniti holdings le 14 avril 2005 mais ces deux sociétés existaient déjà entre les associés.

- le contrat du 18 mai 2004 prévoyait que Paul Guez et Jimmy T étaient associés dans la société Taverniti holdings mais ne prévoyait pas qu’ils devaient l’être dans la société que Paul Guez s’est substitué pour exploiter la licence de la marque. S’agissant de la société Blue holding, elle existait avant la signature du contrat et celui-ci ne contient pas de disposition la concernant. Le fait qu’elle ait absorbé en 2005 la société Taverniti so jeans n’avait pas à être approuvé par Jimmy T qui n’était associé ni de l’une ni de l’autre.

- il n’existe pas de nantissement de la marque « Taverniti so jeans » contrairement aux affirmations des défendeurs. En toutes hypothèses, le nantissement entrait dans les pouvoirs de Paul Guez, es qualités de gérant de la société Taverniti Holdings,
- la marque « Taverniti so jeans » n’a pas fait l’objet d’une cession. Les demandeurs contestent la valeur probante des courriers adressés par l’avocat américain de Jimmy T qui ont pour objet de tenter de démontrer l’existence de

dissensions entre les parties en 2008, au moment de la signature de la licence litigieuse consentie à la société Silhouette. Paul Guez et la société Taverniti holdings font également valoir que les marques françaises « J.Taveraiti »et « T » enregistrées en 1979 et en 2003 par la société Taverniti factory ne peuvent être admises comme des antériorités valables de la marque « Taverniti so jeans » car elles n’ont jamais été exploitées pour des jeans et au surplus, Jimmy T s’était engagé à récupérer l’ensemble des marques comprenant T afin de mener une stratégie cohérente. Ils ajoutent que la société Taverniti factory a été impliquée dans le dépôt de la marque « Taverniti so jeans » puisqu’elle a donné son autorisation en connaissance du contrat du 18 mai 2004 et qu’elle s’engageait ainsi à ne pas entrer en concurrence avec la société Taverniti holdings. Les demandeurs s’opposent à la demande de nullité de la marque Taverniti so jeans en relevant tout d’abord que cette demande ne pourrait porter que sur la marque française ou communautaire. Ils soutiennent ensuite que cette demande ne peut émaner de la personne qui a cédé le droit de faire usage de son patronyme car il doit garantie à l’acquéreur. Ils s’opposent ensuite à la demande de restitution de la marque américaine « J.Tavernity » et de la marque japonaise « Jimmy T » à la société Taverniti factory car selon la lettre de Paul Guez du 30 juin 2006, la restitution était soumise à la condition que la société Taverniti factory s’acquitte de certains coûts en totalité ou par moitié, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.

Paul Guez et la société Taverniti holding font valoir que Jimmy T a été rémunéré dans le cadre du contrat de stylisme et qu’il n’a jamais réclamé une autre rémunération alors que les vêtements qu’il avait créés, étaient commercialisés avec son accord. Ils réaffirment que Jimmy T en prétendant n’avoir pas cédé ses droits d’auteur reconnaît avoir méconnu son obligation de non-concurrence. Enfin, les demandeurs s’opposent à une co-existence pacifique entre les marques « Taverniti so jeans » et « Jimmy T » alors qu’ils n’y ont jamais consenti et qu’ils ont subi des pertes tenant au développement de la collection concurrente alors que de leur côté, les défendeurs percevaient les redevances générées par la licence consentie à la société Silhouette. Les demandeurs concluent ainsi au rejet de l’ensemble des demandes présentées par Jimmy T et la société Taverniti factory Dans leurs conclusions du 10 mai 2012, les défendeurs exposent qu’en sa qualité de styliste, Jimmy T a déposé son nom « J. T » à titre de marque en 1979 et qu’il a créé avec son frère, la société Taverniti factory, laquelle a elle-même déposé notamment la marque américaine « J. T » le 4 mars 1986 et la marque « Taverniti » le 23 janvier 2003. Ils expliquent que la marque américaine « J.Taverniti » a été provisoirement transférée à la société Taverniti holdings afin qu’elle ne rencontre pas de difficulté pour déposer la marque « Taverniti so jeans » mais qu’elle devait être restituée à la société Taverniti factory, avec une marque japonaise « Jimmy T », selon deux lettres du 30 juin 2006.

Les défendeurs font valoir que Paul Guez a commis des manoeuvres frauduleuses qui rendent caduc le protocole du 18 juin 2004. Ils invoquent à ce titre :

- la création de la société américaine Taverniti so jeans le 10 septembre 2004 dont le contrat du 18 mai ne fait pas mention,
- la licence de la marque en janvier 2004 au profit de la société Blue holding, dont Jimmy T ne fait partie, alors que le protocole n’est pas encore conclu, que la marque n’existe pas encore, non plus que la société Taverniti holdings,
- le nantissement de la marque Taverniti so jeans sans l’accord de Jimmy T,
- le non paiement des royalties et l’absence de reddition des comptes,
- la non restitution de la marque américaine « J.Taverniti » et de la marque japonaise « Jimmy T ». Ils font valoir que ces différents manquements justifiaient qu’à compter du 30 juin 2008, Jimmy T suspende sa collaboration et retrouve l’usage de son nom. Ils considèrent donc que Paul Guez est mal-fondé à se plaindre de la violation de la clause d’exclusivité alors qu’au surplus, Jimmy T n’était pas rémunéré pour son activité de styliste et qu’il ne percevait pas de droits d’auteur. Ils ajoutent qu’aucun acte fautif n’est établi à rencontre de la société Taverniti factory. Ils concluent donc à la caducité du contrat du 18 juin 2004 en raison des manœuvres frauduleuses de Paul Guez et d’un détournement d’actif à des fins personnelles. Les défendeurs contestent également la contrefaçon par imitation de la marque « Taverniti so jeans » par la marque communautaire « Jimmy Taverniti » déposée en 2009. Ils font valoir que la société Taverniti factory qui est titulaire de l’enregistrement, n’est pas partie au contrat du 18 mai 2004 et qu’elle disposait notamment de droits antérieurs sur la marque française « T » déposée le 23 juin 2003. La société Taverniti factory conclut donc à la nullité des marques « Taverniti so jeans » de la société Taverniti holdings, en application de l’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle. La défenderesse réclame en outre l’interdiction de consentir des licences de la marque « Taverniti so jeans » et la restitution de la marque américaine et de la marque japonaise. Les défendeurs soutiennent, en outre, qu’aucun acte de concurrence déloyale ni de parasitisme n’est établi à rencontre de la société Taverniti factory et que les demandeurs ne justifient ni de la réalité ni de l’étendue de leurs investissements, alors que Jimmy T bénéficiait d’une certaine notoriété avant la conclusion de l’accord du 18 mai 2004. Subsidiairement, les défendeurs concluent au caractère infondé et excessif des demandes et ils s’opposent à la demande d’annulation de la marque communautaire « Jimmy Taverniti » ainsi qu’à la mesure d’interdiction. Reconventionnellement, Jimmy T faisant valoir qu’il n’a pas reçu de droits d’auteur au titre de ses créations, réclame la production des accords passés avec les déstockeurs et la condamnation personnelle de Paul Guez à lui payer la somme de 500 000 €. En tout état de cause, les défendeurs demandent au tribunal de :

- constater la coexistence pacifique des marques « Taverniti so jeans » et « T »,
- constater que le nantissement de la marque « Taverniti so jeans » constitue une faute,

— ordonner la production de toutes les cessions de parts de Paul Guez au sein des sociétés qu’il détient ainsi que la procédure l’opposant, via les sociétés Blue hoding et T so jeans, à la société FTC commercial corporation,
- condamner Paul Guez à payer à la société Taverniti factory et Jimmy T la somme de 3 millions d’euros au titre du préjudice subi du fait de la privation de la marque J.Tavernity, de l’affadissement et de la dénaturation du nom patronymique de la famille T,
- condamner les demandeurs à payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ sur le contrat du 18 mai 2004 ; Ce contrat chargé de définir les grandes lignes de la collaboration future des parties, prévoyait la création par Paul Guez et Jimmy T d’une société nouvelle qui aurait pour vocation d’être propriétaire d’une nouvelle marque « Taverniti jeans » (devenue d’un commun accord « T so jeans ») et de donner une licence exclusive de fabrication et de distribution de produits créés sous la marque « Taverniti jeans » à Paul Guez, pour le monde entier et pour dix ans.

a/ sur le respect du contrat par Paul G : La société Taverniti holdings a effectivement été créée entre Paul Guez et Jimmy T, avec un partage des parts : 60% à Paul Guez et 40 % à Jimmy T, correspondant à ce qui avait été prévu et elle a été immatriculée le 14 avril 2005. Paul Guez a déposé lui-même la marque américaine T so jeans le 24 juin 2004 et Ta transférée à la société Taverniti holdings le 30 juin 2005. Le fait que Paul Guez ait déposé la marque Taverniti so jeans pour ensuite la transmettre à la société Taverniti holding dès qu’elle a été immatriculée, constitue une modalité d’exécution du contrat qui même si elle n’a pas été spécialement envisagée, n’est pas susceptible d’avoir causé grief et a, au contraire, permis d’assurer les droits de la société sur la nouvelle marque dans les meilleurs délais. La société Taverniti so jeans a ensuite elle-même procédé au dépôt de la marque française et de la marque communautaire le 17 août et le 16 novembre 2005 ainsi que d’une marque internationale le 19 août 2005. L’ensemble de ces actes réalise une exacte exécution du contrat du 18 mai 2004. La société Taverniti holdings a donné licence d’exploiter la marque Taverniti so jeans à la société Taverniti so jeans le 1^er mai 2004, avec effet au 1^er juin 2004 jusqu’au 31 décembre 2015. Cette licence a été conclue avant même que la société Taverniti holdings ait été immatriculée et que la marque ait été déposée. Néanmoins il y a lieu d’admettre que ce contrat constituait un acte préparatoire qui a été exécuté par la société Taverniti holdings lorsqu’elle a été immatriculée et il n’a

pas été contestée par les parties à ce contrat de licence que celle-ci portait sur les marques « Taverniti so jeans ». Ainsi la chronologie de ces différentes opérations n’est pas de nature à établir une inexécution ou une mauvaise exécution du contrat du 18 mai 2004. Néanmoins, le contrat du 18 mai 2004 stipulait que la licence de la marque nouvelle serait concédée à Paul Guez et il ne prévoyait aucune clause de substitution au profit d’un tiers. Il peut être retenu que la personne à qui la licence est concédée est un élément important du contrat et que l’absence d’agrément du licencié par l’un des deux fondateurs de la société Taverniti holdings constituait une circonstance de nature à mettre fin à l’accord de partenariat entre les parties. Or la licence a été consentie par la société Taverniti holding à la société Taverniti so jeans puis la société Taverniti so jeans a été absorbée par la société Blue holding le 31 octobre 2005, selon un article paru sur un site Internet businesswire.com Les défendeurs ont versé aux débats un ensemble de lettres ou mails émanant de leur avocat américain. Ces pièces en anglais non traduites (pièces 11, 12, 14, 15 à 22) ne peuvent être prises en considération. En revanche, la lettre de Michael D du 23 juin 2008 a été traduite et elle fait mention de la manière dont la société Blue holding exécute le contrat de licence; néanmoins, elle ne contient pas de contestation sur le fait que la licence lui ait été concédée et les défendeurs n’ont versé aucune autre pièce dans laquelle apparaîtrait une contestation sur ce sujet. Ainsi bien que la faculté de substitution ne figure pas dans le contrat du 18 mai 2004, il y a lieu de constater que la concession de la licence à la société Taverniti so jeans absorbée en 2005 par la société Blue holding n’a pas été contestée pendant les 1^res années d’exécution du contrat de telle sorte qu’il y a lieu de retenir que Jimmy T y a consenti. Jimmy T fait valoir que la société Taverniti so jeans a été créée sans son accord et qu’il n’en faisait pas partie. Cependant, il est admis qu’il a accepté que Paul Guez se substitue cette société. Par ailleurs, le contrat du 18 mai 2004 ne prévoyait pas qu’il participe à l’exploitation de la licence soit directement soit par l’intermédiaire d’une société dont il aurait fait partie. Il devait uniquement être associé de la société qui serait propriétaire de la marque et qui à ce titre percevrait des redevances. Ainsi le fait que la licence ait été exploitée par une société dont Jimmy T ne faisait pas partie n’a pas modifié l’économie générale du contrat. Jimmy T reproche également aux défendeurs d’avoir nanti la marque Taverniti so jeans sans l’en avoir informé et sans avoir obtenu son accord. Néanmoins les pièces 25 et 26 ne sont pas traduites en français et ne peuvent être prises en considération. En toutes hypothèses, un nantissement est consenti par le propriétaire de la marque à savoir la société Taverniti holding et cette dernière n’est pas partie au contrat du 18 mai 2004 .Ainsi, le nantissement de la marque faute d’avoir été consenti par Paul Guez ne peut constituer une violation de ses obligations contractuelles.

De la même façon, le paiement des royalties et l’obligation de rendre compte pèsent sur la société licenciée de la marque, la société Blue holding, qui n’est pas partie au contrat du 18 mai 2004 de telle sorte que le non respect par cette dernière de ses obligations ne peut non plus constituer une violation du contrat du 18 mai 2004 par Paul Guez. Par ailleurs, Jimmy T n’est pas directement créancier de ces redevances qui doivent être versées à la société Taverniti holdings. Néanmoins, le contrat du 18 mai 2004 prévoyait à la fin de son article 3 que la société titulaire de la marque et n’ayant pas d’autre vocation que la gestion des droits de cette marque, reversera les profits nets, à la fin de chaque exercice à chacun des associés, et ce au prorata de leur participation. Néanmoins, le paiement des bénéfices suppose que la société Taverniti holdings ait elle-même perçu les redevances de la société Blue holdings, ce qui en l’espèce n’est pas établi. Ainsi il ne ressort pas de ces éléments que Jimmy T puisse invoquer la caducité de l’accord du 18 mai 2004 qui contenait une clause résolutoire dont il ne s’est jamais prévalu. En conséquence, Jimmy T reste tenu des obligations mises à sa charge par le contrat. b/ le respect du contrat par Jimmv T ; Les demandeurs versent aux débats :

- la fiche OHMI de la marque « Jimmy Taverniti » déposée le 5 juin 2009 par la société Taverniti factory et enregistrée sous le n° 0083500 68 pour des produits des classes 18, 25 et les services de la classe 42,
- la fiche de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada de la demande de marque « Jimmy Taverniti »déposée par la société Taverniti factory, le 26 avril 2010 sous le n° 1478348 pour des produits en cuir, vêtem ents, et les services de dessinateur de mode…

- la fiche de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada de la demande de marque « Taverniti » déposée par la société Taverniti factory, le 26 avril 2010 sous le n° 1478349 pour des produits en cuir, vêtements, et les services de dessinateur de mode …?
- le contrat de licence de la marque « Jimmy Taverniti »consentie par Jimmy T à la société américaine Silhouette à compter du 1^er juin 2008
- un extrait du site Internet www.ebav.com en anglais du 23 mai 2012 proposant à la fois des jeans « T so jeans » et des jeans « Jimmy T »,
- un extrait du site Internet www.twelveounce.com en Français faisant état de la création successive par Jimmy T des jeans « T so jeans » et « Jimmy T »,
- des jeans vendus sous la marque « Taverniti so jeans » et des jeans vendus sous la marque « Jimmy Taverniti ». Ces diverses pièces établissent- ce qui n’est pas contesté par Jimmy T que celui-ci à compter de juin 2008 a entendu vendre sous son nom des jeans créés par lui. Or le contrat du 18 mai 2004 mettait à sa charge l’obligation de ne créer aucune autre ligne de jeans sous quelque marque que ce soit directement ou indirectement dans le monde entier et pour toute la durée du contrat et de la future licence exclusive (article 3 du contrat).

Il apparaît ainsi que Jimmy T n’a pas respecté l’obligation de non concurrence qu’il avait souscrite dans le contrat du 18 mai 2004. Ce non respect constitue une faute qui engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Paul Guez.

2/ sur la validité des marques et les actes de contrefaçon :

a/ la validité des marques « Taverniti so jeans » ; La société Taverniti holdings est titulaire de plusieurs marques « Taverniti so jeans » et notamment d’une marque française, d’une marque communautaire et d’une marque internationale visant d’autres pays. Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour statuer sur la validité de la marque française et de la marque communautaire, dès lors qu’il s’agit d’une demande reconventionnelle. En revanche il n’apparaît pas que le tribunal français soit compétent pour statuer sur la validité d’une marque internationale qui ne vise ni la France ni l’Union européenne et qui en toutes hypothèses, ne peut servir de fondement à une action en contrefaçon en France. Pour voir prononcer la nullité de la marque française et communautaire T so jeans de la société Taverniti holdings déposées en 2005, la société Taverniti factory invoque ses droits antérieurs sur la marque internationale « T » n°474583 et sur la marque française « T »n°3 208 122. La marque internationale T déposée le 15 février 2003 par la société Taverniti factory ne vise pas la France et ne peut donc constituer un droit antérieur opposable. La marque française semi-figurative « T »entouré d’un cadre noir, a été déposée le 23 janvier 2003 notamment pour les vêtements et est la propriété de la société Taverniti factory. Cependant dans un acte transmis par télécopie le 12 août 2005 la société Taverniti factory faisant état de ses marques antérieures « Taverniti » internationale et française, a autorisé la société Taverniti holdings à déposer dans le monde entier sans aucune restriction la marque « Taverniti so jeans » dans toutes les classes souhaitées. Elle s’est engagée à ne faire aucun obstacle à l’enregistrement de ces marques et à ne former aucune opposition. Il ressort de ce document que la société Taverniti factory a accepté la co-existence des marques « Taverniti so jeans » de la société Taverniti holdings avec ses marques pré-existantes et qu’elle ne peut donc agir en nullité contre elles, en raison de ses droits antérieurs. Les demandes en nullité des marques « Taverniti so jeans » seront donc écartées. b/ la validité de la marque communautaire Jimmy Taverniti t Dès lors que la demande de nullité est formée à titre principal, le tribunal français n’est pas compétent pour statuer, la demande devant être présentée devant l’OHMI.

c/ la contrefaçon de la marque Taverniti so jeans par la marque communautaire Jimmv Taverniti ; La société Taverniti holdings est titulaire des marques Taverniti so jeans :

- déposée à l’Inpi le 17 août 2005 et enregistrée sous le n°05 3 376 552, pour les produits des classes 3,9,14,18,24 et 25,
- déposée à l’OHMI le 16 novembre 2005 et enregistrée sous le n° 004744249 pour de? produits des classes 3,18 et 25. La société Taverniti factory T a déposé la marque communautaire Jimmy Taverniti le 5 juin 2009, enregistrée sous le n°008350068 pour d es produits des classes 18,25 et des services de la classe 42.

La contrefaçon est constituée sur le fondement de l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que sur le fondement de l’article 9 .b du règlement UE du 26 février 2009 lorsqu’il existe entre les signes en présence un risque de confusion qui doit être apprécié globalement, en tenant compte de l’impression d’ensemble dégagée par les similitudes visuelles, phoniques et conceptuelles au travers leurs éléments distinctifs et dominants. En l’espèce l’élément dominant est le patronyme T qui dans la marque des demandeurs, est suivi des termes peu distinctifs « so jeans » qui renvoient aux produits désignés et qui dans la marque des défendeurs est précédé du prénom Jimmy qui ne suffit pas à différencier les deux marques en raison du pouvoir attractif du patronyme qui risque d’être seul retenu par le consommateur moyennement attentif qui n’a pas les deux marques sous les yeux. En toutes hypothèses, ce dernier croira en une déclinaison de la marque Taverniti et à tout le moins associera les deux signes. Ainsi l’identité phonique, visuelle et conceptuelle attachée au nom patronymique ainsi que l’identité des produits en classe 18 et 25 créent un risque de confusion dans l’esprit du consommateur et il y a lieu en conséquence de retenir que la marque « Jimmy Taverniti » de la société Taverniti factory contrefait les marques française et communautaire « T so jeans ». Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’admettre la co-existence des deux marques « Taverniti so jeans » et « Jimmy T » alors que le risque de confusion est avéré et que la société Taverniti holdings s’y oppose. 3/ sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme : II y a lieu de constater que la société Taverniti holdings comme l’a indiqué le contrat du 18 mai 2004 a été créé uniquement pour gérer une marque de telle sorte qu’elle perçoit des redevances et qu’elle doit les reverser aux associés. Ainsi elle n’exerce pas d’activité de fabrication et de commercialisation de jeans et elle n’a pas vocation à bénéficier en tant que personne morale des redevances qu’elle perçoit. Au surplus, elle ne justifie d’aucun investissement, sa seule activité se limitant à déposer les marques et à assurer leur protection. Il ne ressort donc pas de ces éléments qu’elle puisse subir un préjudice à raison d’éventuels actes de concurrence déloyale ou de parasitisme de la société Taverniti holdings et de Jimmy T.

4/ sur les demandes de Paul Guez et de la société Taverniti holdings ; a/ la demande en dommages intérêts formée par Paul Guez contre Jimmv T et la société Taverniti factorv : Paul Guez réclame in solidum à Jimmy T et à la société Taverniti factory la somme d’un million d’euros à titre de dommages intérêts en réparation de l’atteinte portée à son image et à sa qualité de garant du licencié à qui il ne peut plus assurer une licence paisible et profitable.

II a été reconnu que Jimmy T avait engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Paul Guez en ne respectant pas l’obligation de non concurrence incluse dans le contrat. Il y a lieu d’admettre que la société Taverniti factory qui a consenti au dépôt des marques « Taverniti so jeans » et qui ne pouvait ignorer le contrat du 18 mai 2004, a commis à l’égard de Paul Guez une faute délictuelle en participant au côté de Jimmy Taverniti à la mise en place d’une seconde licence portant sur les marques « Jimmy Taverniti » qu’elle a déposées. Par ailleurs, Paul Guez a versé aux débats des articles de presse notamment un article en français du site internet rexpansion.lexpress.fr qui établissent que Paul Guez est un industriel reconnu dans le domaine du jean en France et aux États Unis. Le fait pour Paul Guez de ne pas être en mesure de maîtriser la diffusion de jeans conçus par le défendeur porte atteinte à son image d’industriel sérieux et compétent tant auprès du licencié que des professionnels du jean. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner in solidum Jimmy T et la société Taverniti factory à payer à Paul GUEZ la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts pour atteinte à son image, en l’absence de tout autre élément complémentaire d’appréciation du préjudice. b/La demande en dommages intérêts formée par la société Taverniti holdings à rencontre de Jimmv T et de la société Taverniti factorv ; La société Taverniti holdings réclame paiement de la somme de cinq millions d’euros en raison des atteintes portées à ses droits sur la marque « Taverniti so jeans » et au préjudice financier qui en est résulté. Il a été reconnu que la marque communautaire « Jimmy Taverniti »déposée par la société Tayerniti factory et donnée en licence par Jimmy raverniti contrefaisait les marques française et communautaire « T so jeans » de la société demanderesse. Il y a donc lieu de condamner les défendeurs in solidum à payer à la société Taverniti holdings la somme de 20 000 € au titre de l’atteinte aux marques et de la perte de leur pouvoir attractif. La société Taverniti holdings n’ayant versé aux débats aucun élément permettant d’établir un éventuel préjudice financier, il n’y a pas lieu, à ce titre, d’allouer une somme complémentaire. Par ailleurs, la société Taverniti holdings a sollicité en page 24 de ses dernières écritures une mesure d’interdiction de fabriquer ou de commercialiser tout produit des classes 18 et 25 sous le nom « Jimmy T », sous astreinte.

La marque « Jimmy Taverniti » ayant été reconnue contrefaisante des marques française et communautaire « T so jeans », il sera fait droit à cette demande d’interdiction dans les conditions du dispositif du jugement, à l’égard de Jimmy T domicilié aux Etats unis, sur le territoire français et à l’égard de la société Taverniti factory ayant son siège social en France, sur le territoire de l’Union européenne.

En page 26 les demandeurs forment également une demande de publication qui n’a pas été reprise dans le dispositif bien qu’elle y renvoie pour ses modalités. En toutes hypothèses les dommages intérêts alloués assurent une réparation intégrale et adéquate de préjudices justifiés et il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. 5/ Sur les demandes de la société Taverniti factorv et de Jimmv T: a/la demande de restitution des marques américaine « J.Tavernitv » et japonaise "Jimmv T « : La société Taverniti factory expose que pour les besoins de l’enregistrement de la marque américaine »T so jeans« , elle avait cédé sa marque américaine antérieure »J.Taverniti« n° 1444225 à la société Taverniti hol dings mais que celle-ci s’était engagée à lui restituer, dès l’enregistrement effectué. La société Taverniti factory soutient également que la société Taverniti holdings s’était engagée à lui restituer la marque japonaise »Jimmy T« n°46578456. Elle invoque à l’appui de ses demandes, une lettre de la société Taverniti holdings du 30 juin 2006 relative a la marque japonaise ainsi qu’une autre lettre datée du même jour relative à la marque américaine. Il ressort effectivement de la 1^re lettre que la société Taverniti factory ayant accepté de prendre en charge les frais d’enregistrement de la marque »Taverniti so jeans« au Japon, la société Taverniti holdings s’engageait à lui restituer la marque japonaise »Jimmy T « dès l’enregistrement de la marque »Taverniti so jeans« . La société Taverniti holdings s’oppose à la restitution en faisant valoir que la société Taverniti factory ne s’est pas acquittée des frais d’enregistrement de la marque »Taverniti so jeans« au Japon. La société Taverniti factory ne versant aux débats aucune pièce établissant qu’elle a pris en charge les frais d’enregistrement de la marque »Taverniti so jeans« au Japon, sa demande de restitution doit être rejetée en l’état. Dans la lettre relative à la marque américaine, la société Taverniti holdings s’engage à restituer la marque »J.Tavernity« à condition que la société Taverniti factory ou ses représentants paient les procédures et coûts additionnels qui sont survenus pour la protection de la marque »J. Taverniti« aux Etats unis et partagent les frais juridiques et les coûts liés à l’enregistrement de »T so jeans" aux États Unis. En l’absence de tout élément relatif à la prise en charge de ces frais, la demande de restitution de la marque sera rejetée.

b/ les autres demandes relatives aux marques : Le contrat du 8 mai 2004 n’étant pas caduc et les défendeurs ne justifiant pas de droits antérieurs opposables, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’interdiction formée contre Paul Guez et la société Taverniti holdings d’utiliser directement ou indirectement les marques Taverniti so jeans. Par ailleurs il n’y a pas lieu non plus de leur interdire de déposer des marques ou d’en donner licence alors qu’aucun élément ne permet de retenir qu’ils en aient l’intention et que s’il le faisait, le tribunal devrait examiner la validité de ces actes nouveaux au regard du contrat du 8 mai 2004. c/Ies demandes de Jimmv T relatives à ses droits d’auteur: Jimmy T fait valoir qu’il n’a pas perçu de droits d’auteur pour ses créations et il soutient que la vente du stock de jeans sous la marque « Taverniti so jeans » constitue des actes de contrefaçon. Il demande la production des accords passés avec les déstockeurs sur les produits « Taverniti so jeans » ainsi que la condamnation de Paul Guez à lui payer la somme de 500 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses droits d’auteur. Il convient tout d’abord de relever que ces demandes figurent dans le dispositif des conclusions des défendeurs mais qu’elles ne sont étayées par aucune motivation dans la partie discussion. Il sera donc seulement constaté que l’accord du 18 mai 2004 liant Paul Guez à Jimmy T prévoyait que ce dernier s’engageait à dessiner et concevoir quatre collections par an mais qu’il ne comportait aucune autre précision juridique sur la cession des droits de Jimmy T sur ses créations. Il appartient donc à Jimmy T de préciser quels sont ses droits alors que le travail de création paraît avoir été réalisé aux États Unis et que le droit applicable est donc le droit américain. En page 7 de ses dernières écritures Jimmy T invoque une pièce 13 (partiellement traduite) dans laquelle Paul Guez aurait reconnu lui devoir des royalties. Cependant rien dans le texte de ce message du 3 juillet 2008 ne permet de retenir que les royalties visés seraient relatives aux droits d’auteur plutôt qu’aux redevances au titre de la licence de marque et en toutes hypothèses, il ne comporte aucune reconnaissance par Paul Guez d’une dette personnelle. Le défendeur verse également aux débats une pièce 27 intitulée ADDENDUM sans autre précision qui indique que Jimmy T est le directeur artistique de la société et est chargé du design et de la qualité de la collection, qu’il sera remboursé de ses frais et qu’en témoignage d’affection, Paul Guez partagera les royalties à hauteur de 50/50 avec Jimmy T. Cette dernière phrase est difficile à interpréter : elle pourrait signifier que les droits d’auteur dus par la société dont Jimmy T est le directeur artistique, seraient partagés en deux entre Paul Guez et ce dernier, ce qui ne ferait pas de Paul Guez un débiteur mais au contraire un créancier.

Ainsi en l’absence d’explications et de pièces pertinentes, Jimmy T ne justifie pas que Paul Guez ait commis une faute personnelle justifiant sa condamnation au paiement de dommages intérêts. La demande de production de pièces relatives à des destockages est imprécise et non motivée et il n’y a donc pas lieu, non plus, d’y faire droit. d/ les demandes de Jimmy T et de la société Taverniti factorv contre Paul Guez : Les défendeurs demandent la production forcée en cours de procédure, de toutes les cessions de parts de Paul Guez au sein des sociétés qu’il détient ainsi que de l’entière procédure l’opposant, via les sociétés Élue holding et T so jeans, à la société FCT Commercial corporation et notamment le protocole d’accord qui aurait été signé. Les défendeurs n’ont pas apporté la preuve d’un nantissement de la marque « Taverniti so jeans » au profit de la société FCT commercial corporation et leur demande de production de pièces apparaît inutile. La société Taverniti factory et Jimmy T réclament en outre à Paul Guez la somme de 3 millions d’euros au titre du préjudice lié à la privation de la marque « J.Taverniti », de l’affadissement corrélatif et de la dénaturation du nom patronymique de la famille T iti. Ainsi qu’il a été retenu ci dessus, la demande de restitution de la marque « J.Taverniti » n’est pas fondée. Par ailleurs, la société Taverniti factory et Jimmy T ne démontrent l’existence d’aucune faute personnelle de Paul Guez susceptible d’avoir dénaturé ou affadi le nom de famille T. La demande en dommages intérêts sera donc rejetée. Il sera alloué aux demandeurs la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, laquelle somme comprend les frais de traduction. L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Dit que Paul Guez n’a pas commis de faute dans la mise en œuvre du contrat du 18 mai 2004, Dit que ce contrat n’est pas caduc, Dit qu’AntoineTaverniti a manqué à son obligation de non concurrence inscrite dans ce contrat,

Dit que la société Taverniti factory a commis une faute délictuelle à l’égard de Paul Guez, en participant à la violation de cette obligation de non concurrence,

Condamne in solidum Antoine T et la société Taverniti factory à payer à Paul Guez la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts, Rejette la demande en nullité des marques française et communautaire « T so jeans » de la société Taverniti holdings, Dit que l’appréciation de la validité d’une marque internationale ne visant pas la France ne relève pas de la compétence de ce tribunal, Dit que la demande de nullité à titre principal de la marque communautaire « Jimmy Taverniti » doit être présentée devant l’OHMI, Dit que la marque communautaire « Jimmy Taverniti » n° 008350068 de la société Taverniti factory déposée en 2009 contrefait les marques communautaire n° 004744249 et française n°05 3 376 552 « T so jeans » de la société Taverniti holdings, Fait interdiction à Antoine T de poursuivre directement ou indirectement l’exploitation de la marque communautaire « Jimmy Taverniti » sur le territoire français pour les produits des classes 18 et 25 visés à l’enregistrement des marques « Taverniti so jeans », sous astreinte de 500 € par infraction constatée, passé la signification du jugement, Fait interdiction à la société Taverniti factory d’exploiter directement ou indirectement la marque communautaire « Jimmy Taverniti » sur le territoire de l’Union européenne pour les produits des classes 18 et 25 visés à l’enregistrement de la marque communautaire « Taverniti so jeans », sous astreinte de 500 € par infraction constatée, passé la signification du jugement, Se réserve la liquidation des astreintes, Dit qu’Antoine T et la société Taverniti factory n’ont pas commis d’acte de concurrence déloyale ou de parasitisme à rencontre de la société Taverniti holdings, Condamne in solidum Antoine T et la société Taverniti factory à payer à la société Taverniti holdings la somme de 20 000 € au titre de l’atteinte portée à ses marques, Rejette la demande de publication du jugement, Rejette la demande en restitution à la société Taverniti factory des marques américaine « J.Taverniti » n° 1444249 et japonaise « Jimmy T »n°46578456, Rejette les demandes d’Antoine T fondées sur ses droits d’auteur, Rejette les demandes fondées sur l’existence d’un nantissement de la marque « Taverniti so jeans » auprès de la société FTC Commercial corporation,

Rejette la demande en dommages intérêts de la société Taverniti factory et d’Antoine T contre Paul Guez, Condamne in solidum Antoine T et la société Taverniti factory à payer à Paul Guez et la société Taverniti holdings ensemble la somme de 10 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ladite somme comprenant les frais de traduction,

Ordonne l’exécution provisoire, Condamne in solidum Antoine T et la société Taverniti factory aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Monique Guez, selon les règles de l’article 699 du Code de procédure civile.